（2012）民提字第110号陕西东明农业科技有限公司申请再审案

中华人民共和国最高人民法院民事判决书

（2012）民提字第110号

申请再审人（一审被告、二审上诉人）：陕西东明农业科技有限公司。住所地：陕西省咸阳市礼泉县烟霞开发区。

法定代表人：张荣辉，总经理。

委托代理人：李文超，陕西博硕律师事务所律师。

委托代理人：刘文，陕西博硕律师事务所律师。

被申请人（一审原告、二审被上诉人）：陕西秦丰农机（集团）有限公司。住所地：陕西省富平县车站大街东段51号。

法定代表人：郑海潮，董事长。

委托代理人：樊胜利，陕西法安律师事务所律师。

申请再审人陕西东明农业科技有限公司（以下简称东明公司）因与被申请人陕西秦丰农机（集团）有限公司（以下简称秦丰公司）侵害实用新型专利权纠纷一案，不服陕西省高级人民法院（2009）陕民三终字第52号民事判决，向本院申请再审。本院于2012年5月21日作出（2011）民申字第821-1号民事裁定，裁定提审本案。本院依法组成合议庭，经过阅卷、调查和询问当事人，对本案进行了不开庭审理。申请再审人东明公司和被申请人秦丰公司均提交了书面意见。本案现已审理终结。

一审原告秦丰公司向陕西省西安市中级人民法院起诉称，其于2004年12月购买取得专利号为ZL200420041558.6的实用新型专利（以下简称本案专利）。2007年初在市场上发现一审被告东明公司生产的1YG-7.5型遥控微耕机侵犯本案专利权。秦丰公司向东明公司发出律师函，要求停止侵权，但东明公司未予停止，仍进行大量生产和销售，并在媒体上进行宣传。东明公司的产品已通过农业部推广鉴定，2007年已经具备生产3000台的能力，给秦丰公司造成巨大损害。请求法院判令一审被告东明公司：1、立即停止侵权；2、在农业科技报、陕西电视台、华商报等媒体消除影响；3、赔偿损失144万元；4、承担本案诉讼费用。

一审被告东明公司辩称：1、其已经在答辩期内向国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委员会）提交了专利权无效宣告请求书，请求宣告本案专利权无效，本案应中止审理。2、本案专利为公知技术，东明公司的产品未侵犯本案专利权。3、东明公司的产品已取得专利权，不涉及侵权问题。故请求驳回秦丰公司的诉讼请求。

一审法院查明，2004年2月6日乔宏岳向国家知识产权局提出微型履带灵巧型农用机实用新型专利申请。2005年2月16日国家知识产权局公告授予乔宏岳微型履带灵巧型农用机实用新型专利，专利号为ZL200420041558.6。2005年3月7日秦丰公司与乔宏岳订立《专利权转让合同》，约定本案专利为秦丰公司所有，由秦丰公司交纳年费。2005年4月22日国家知识产权局对本案专利权转让进行了登记。该实用新型专利权利要求书记载:

1、微型履带灵巧型农用机，它至少包括行走机构、发动机、变速箱组成，其特征是:在机架两侧有行走机构，行走机构是履带式机构，机架上固定有发动机、变速箱、离合器;变速箱和离合器与操作手柄连接;农用机最大高度选择在500-700MM。

2、根据权利要求l所述的微型履带灵巧型农用机，其特征是:所述的履带行走机构是由一前一后两组抬车、一个驱动轮和一个张紧轮通过履带传动连接构成。

3、根据权利要求1所述的微型履带灵巧型农用机，其特征是:所述的每组抬车由两个支重轮和一个抬车总承组成，抬车总承的两个底端通过轴承分别与两个支重轮相连，抬车总承的顶端通过轴承与机架相连。

4、根据权利要求l所述的微型履带灵巧型农用机，其特征是:所述机架上有农业操作机构。

5、根据权利要求4所述的微型履带灵巧型农用机，其特征是:所述的农业操作机构是旋耕机。

6、根据权利要求4所述的微型履带灵巧型农用机，其特征是:所述的农业操作机构是农药喷洒装置。

东明公司在提交答辩状期间向专利复审委员会提出专利权无效宣告请求。由于秦丰公司未能出具由国务院专利行政部门作出的检索报告，一审法院中止了本案审理。2008年9月27日专利复审委员会作出第12379号无效宣告请求审查决定，宣告本案专利权利要求1、4，5，6无效，在权利要求2、3的基础上维持有效。该决定作出后，在规定的期间内各方均未提起行政诉讼。2008年12月，一审法院恢复审理。庭审中，东明公司认可其制造、销售的产品与秦丰公司本案权利要求书所记载的技术特征完全相同，但主张其是依据现有技术制造，提交了已超过保护期的ZL92223888.X号实用新型专利说明书、ZL93242720.0实用新型专利说明书作为证据，并申请对其制造的微耕机的履带行走机构是否依据现有技术制造进行司法鉴定。一审法院依法委托陕西西安知识产权司法鉴定中心进行鉴定，但被告未在规定的期间预交鉴定费用，致使鉴定工作无法进行。另查明，2004年12月6日东明公司与乔宏岳签订技术转让合同，约定由乔宏岳向东明公司转让一种微型履带灵巧型农用机技术，技术转让费为72万元。

一审法院认为，专利复审委员会第12379号无效宣告请求审查决定宣告本案专利权利要求1、4、5、6无效，在权利要求2、3的基础上维持本案专利有效，故本案专利的保护范围是：一种最大高度选择在500-700MM，在机架两侧有行走机构，行走机构是履带式机构，机架上固定有发动机、变速箱、离合器，变速箱和离合器与操作手柄连接的微型履带灵巧型农用机，其履带式行走机构是由一前一后两组抬车、一个驱动轮和一个张紧轮通过履带传动连接构成;每组抬车由两个支重轮和一个抬车总承组成，抬车总承的两个底端通过轴承分别与两个支重轮相连，抬车总承的顶端通过轴承与机架相连。本案中，东明公司认可其制造、销售的产品与秦丰公司本案技术特征完全相同，但主张是依据现有技术制造，并提交了已过保护期的ZL92223888.X号实用新型专利说明书和ZL93242720.0号实用新型专利说明书作为证据。由于东明公司的产品是否系依据该两份文献制造，需要东明公司进一步举证，东明公司也申请进行司法鉴定，但在指定的期限内未预交鉴定费用。因此，对东明公司主张其产品是根据自由公知技术制造的辩称理由不予采信。东明公司未经专利权人许可为生产经营目的制造、销售本案专利产品的行为，已构成侵权。秦丰公司请求东明公司停止侵权、赔偿损失，应予支持。秦丰公司请求东明公司在农业科技报、陕西电视台、华商报等媒体消除影响，由于秦丰公司并未提供东明公司对其声誉造成负面影响的证据，对该项请求不予支持。至于损失赔偿数额，秦丰公司主张144万元是以2004年12月6日其与乔宏岳所签订技术转让合同约定的技术转让费72万元的2倍确定的，由于该技术转让合同的标的是技术秘密，而非专利许可，并且该技术秘密与涉案专利保护范围也不相同。因此，对该主张不予采信。由于秦丰公司的损失与东明公司因侵权获得的利益均难以确定，考虑到本案专利系实用新型专利，东明公司的生产规模、侵权性质和情节等因素，酌情确定被告的赔偿数额为15万元。2009年6月5日，陕西省西安市中级人民法院作出（2008）西民四初字第18号民事判决，判决如下:一、东明公司于本判决生效后立即停止侵害秦丰公司ZL200420041558.6号实用新型专利权的制造、销售行为;二、东明公司于本判决生效后十日内赔偿秦丰公司损失15万元;三、驳回秦丰公司其余诉讼请求。案件受理费18760元，由秦丰公司负担15984元，东明公司负担2776元。

东明公司不服上述判决，向陕西省高级人民法院提起上诉称，一审法院对本案专利保护范围认定错误，认定侵权事实成立的依据不足。专利复审委员会已经宣告本案专利权利要求1、4、5、6无效，在权利要求2、3的基础上维持有效，因此专利保护范围应该是履带式行走机构，而不是一审判决认定的微型履带式农用机。东明公司仅认可所生产的履带式行走机构部分与本案专利技术特征相同，并非一审判决认定的制造、销售的产品与本案专利技术特征完全相同。东明公司提交的证据足以证明所生产的产品是依据现有技术自发研制，并未侵犯本案专利权。

二审法院审理查明，专利复审委员会第12379号无效宣告请求审查决定已经生效。2009年6月22日，陕西金之诚包装材料有限公司向专利复审委员会提出宣告本案专利权无效的请求。2010年1月21日，专利复审委员会作出第14443号无效宣告请求审查决定，在已生效的第12379号无效宣告审查决定维持有效的、授权公告的权利要求2、3的基础上维持本案专利权有效。2010年2月5日，秦丰公司向国家知识产权局专利局交纳费用1200元。其余事实与一审查明事实一致。

二审法院认为，一审判决以仍然有效的本案专利权利要求2、3记载的技术特征与该权利要求所引用的权利要求记载的技术特征共同确定本案专利权保护范围是正确的，东明公司对该专利权保护范围的上诉理由无事实和法律依据，不予支持。现有技术抗辩的成立，要求所主张的现有技术非组合而成。东明公司提供的证据仅为一些简单组合的资料，未能阐明其为一套系统的现有技术，更不能证明东明公司依据该现有技术自发研制生产1YG-7.5型遥控微耕机的发明创新过程，现有技术抗辩不能成立。且东明公司在一审时认可其产品落入本案专利保护范围，二审中也无充分证据证明该产品与本案专利技术特征存在差异。因此，东明公司未经专利权人许可为生产经营目的制造、销售本案专利产品的行为构成侵权。原审判决认定事实清楚，适用法律正确。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项之规定，陕西省高级人民法院于2010年11月3日作出（2009）陕民三终字第52号民事判决：驳回上诉，维持原判。一审案件受理费按一审判决执行，二审案件受理费3355.50元，由东明公司承担。

东明公司不服二审判决，向本院申请再审称，2011年3月25日，专利复审委员会作出第16225号无效宣告请求审查决定（以下简称第16225号决定），宣告秦丰公司的本案专利权全部无效。根据专利法第四十七条第一款的规定，宣告无效的专利权视为自始即不存在。因此，原一、二审判决认定东明公司构成专利侵权的前提已不存在。同时，宣告本案专利权无效的第16225号决定作出时，本案原一、二审判决并未执行完毕，第16225号决定对原一、二审判决具有追溯力。东明公司依据民事诉讼法第一百七十九条第一款第（一）项的规定申请再审。

秦丰公司提交意见认为：1、在第16225号决定作出之前，陕西省西安市中级人民法院已执行终结，并于2011年3月16日作出（2011）西执民字第38号民事裁定，终结本案二审判决的执行。因此，第16225号决定对本案原一、二审判决不具有追溯力。2、第16225号决定是错误的，秦丰公司已经向北京市第一中级人民法院提起诉讼。原一、二审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求驳回东明公司的再审申请。

本院审理查明，原审判决查明的事实属实。另查明，针对东明公司提出的宣告本案专利无效的请求，专利复审委员会作出第16225号决定，宣告本案专利权全部无效。第16225号决定的决定日是2011年3月15日，发文日是3月25日，通过邮寄送达秦丰公司的时间为2011年4月3日。秦丰公司不服第16225号决定，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。2011年9月20日，北京市第一中级人民法院作出（2011）一中知行初字第2148号判决，维持了第16225号决定。由于未在法定期限内提出上诉，该判决已经发生法律效力。

2011年3月9日，应秦丰公司的强制执行申请，陕西省西安市中级人民法院冻结了东明公司在中国农业银行股份有限公司礼泉县支行账户内的存款155468.00元。2011年3月16日，陕西省西安市中级人民法院完成了执行行为，并作出（2011）西执民字第38号民事裁定，裁定终结本案一、二审判决的执行。由于办理财务手续的原因，3月17日秦丰公司才收到银行扣划的执行款。在本案再审审查阶段，双方当事人均认可以裁定作出日即3月16日为本案原审判决执行完毕时间。

本院认为，结合申请再审人的再审请求、被申请人的答辩以及本案案情，本案的焦点问题在于：宣告本案专利权无效的决定对于本案原审判决是否具有追溯力以及本案应如何处理。这一问题的关键在于本案专利权宣告无效的时间点以及本案原审判决已执行的时间点的确定。需要说明的是，本案被诉侵权行为发生在2008年修正的专利法施行之前，侵权判定和法律责任适用2000年修正的专利法；但是本案申请再审涉及的是专利权被宣告无效后对此前人民法院作出的判决的追溯力问题，由于本案专利权被宣告全部无效的无效宣告请求审查决定作出时间在2008年修正的专利法施行之后，此问题应适用2008年修正的专利法。

（一）关于判决已执行的时间点的确定

2008年修正的专利法第四十七条第二款规定：“宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。”所谓判决已执行是指判决所确定的执行内容已经执行完毕，判决确定的权利人的利益已经得到实现。判决已执行的时间点，一般应以判决所确定的执行内容执行完毕，且判决确定的权利人的利益得到实现的时间点为准。本案中，一审法院于2011年3月16日完成了全部执行行为，只是因为财务手续的原因才造成秦丰公司于次日收到执行款项，而本案双方当事人均认可以2011年3月16日作为本案原审判决执行完毕的时间，故可以2011年3月16日作为原审判决执行完毕的时间。

（二）关于宣告无效的时间点的确定

2008年修正的专利法第四十七条第二款的立法目的在于实现公平与秩序的协调和平衡。一方面，赋予专利无效宣告请求审查决定对专利权被宣告无效后尚未执行或者履行完毕的专利侵权判决、调解书、专利侵权纠纷处理决定、专利实施许可合同、专利权转让合同等以追溯力，保障被指控的专利侵权人、专利被许可人以及被转让人的正当利益，防止专利权人籍无效专利获得不当利益。另一方面，对于已经执行或者履行完毕的专利侵权判决、调解书、专利侵权纠纷处理决定、专利实施许可合同、专利权转让合同，专利无效宣告审查请求决定没有追溯力，维持已经形成并稳定化的社会秩序。由于宣告无效的专利权视为自始即不存在，以该专利权为基础的专利侵权判决、调解书、专利侵权纠纷处理决定、专利实施许可合同、专利权转让合同等所确定的利益本不应由专利权人获得。因此，专利法第四十七条第二款的规定以专利无效宣告请求审查决定有追溯力为原则，以无追溯力为例外。基于上述原因，在确定宣告无效的时间点时，应该考虑如下因素：一是该时间点应有对世性，应是社会公众均可公开得知并明确知晓的；二是该时间点应有确定性，应是一个确定的时点，原则上不宜随当事人的具体情况或者其他人为因素发生变动；三是该时间点应是较早的具有法律意义的时间点，尽量增加无效宣告请求审查决定发挥追溯力的机会。

本案中，第16225号决定涉及三个具有法律意义的时间点：决定日（2011年3月15日）；发文日（3月25日）；送达日（2011年4月3日）。决定日（2011年3月15日）是无效宣告请求决定的作出时间。决定日在无效宣告请求审查决定书上有明确记载，社会公众可以方便地获知。无效宣告请求决定一经作出即对专利复审委员会产生拘束力，不得随意撤销或者变更。发文日（3月25日）是专利复审委员会向当事人发送无效宣告请求审查决定的时间，是送达过程的开始时间。该时间在无效宣告请求审查决定书上亦有明确记载。送达日（2011年4月3日）是当事人收到无效宣告请求审查决定的时间，是可提起行政诉讼期间的起算点。送达日无法在无效宣告请求审查决定书上载明，只能根据送达当事人的具体情况予以查明。无效宣告请求审查决定作出后，无论是发文日还是送达日均可能由于人为因素发生变动，有时大大迟于决定作出日。如果以发文日或者送达日作为专利权被宣告无效的时间点，则决定作出日至发文日或者送达日这一时间间隔可能被当事人利用，通过恶意加快或者拖延执行或履行来影响无效宣告请求审查决定的追溯力，从而获得有利于自己的追溯力结果。可见，无论以无效宣告请求审查决定的发文日还是送达日作为宣告专利权无效的时间点，均可能造成不合理的结果。相反，以无效宣告请求审查决定的决定日（作出日）作为确定专利权被宣告无效的时间点，不仅具有对世性和确定性，还可以在一定程度上增加无效宣告请求审查决定发挥追溯力的机会，实现结果公正。因此，宣告专利权无效的时间点应以无效宣告请求审查决定的决定日（作出日）为准。

（三）本案应如何处理

本案中，宣告本案专利权无效的第16225号决定的决定日是2011年3月15日，该决定在行政诉讼程序中得到维持，并已确定发生法律效力。原一、二审判决执行完毕日是2011年3月16日。根据前述理由，本案专利权被宣告无效的时间应为2011年3月15日。在该日之前，人民法院作出的专利侵权判决并未执行完毕，故本案不属于2008年修正的专利法第四十七条第二款规定的不具有追溯力的情形。由于出现了本案专利权被宣告无效这一新的事实和证据，原一、二审判决认定侵权成立的权利基础已不复存在，应予撤销。秦丰公司基于原一、二审判决的执行而获得的利益，应予返还。东明公司的相应申请再审理由成立，本院予以支持。秦丰公司关于原一、二审判决在第16225号决定作出之前已执行终结，第16225号决定对原一、二审判决不具有追溯力的抗辩理由不能成立，本院不予支持。

综上，在本案专利权被宣告无效前，原一、二审判决并未执行完毕，第16225号决定对原一、二审判决具有追溯力。本案专利权已经被宣告全部无效，原一、二审判决已经丧失权利基础，应予撤销。秦丰公司的专利权已不复存在，其诉讼请求不能成立，应予驳回。依据《中华人民共和国专利法》（2008年修正）第四十七条第一款、第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百八十六条第一款、第一百五十三条第一款第（三）项之规定，判决如下：

一、撤销陕西省高级人民法院（2009）陕民三终字第52号民事判决和陕西省西安市中级人民法院（2008）西民四初字第18号民事判决；

二、驳回陕西秦丰农机（集团）有限公司的诉讼请求。

一审案件受理费18760元，二审案件受理费3355.50元，均由陕西秦丰农机（集团）有限公司负担。

本判决为终审判决。

审  判  长  金克胜

代理审判员  朱  理

代理审判员  杜微科

二○一二 年 十一 月二十日

书  记  员  张  博