中国专利代理（香港）有限公司法律部

 

在我国专利侵权案件中，如果侵权行为成立，“停止侵害”是最常见的责任承担方式之一。在美国也存在类似的专利侵权救济措施，即“永久禁令（permanent injunction）”。2006年美国最高法院在eBay Inc., et al. v. Mercexchange, L.L.C.[1]案中再次确认了适用永久禁令的条件，引起了广泛的关注和讨论。在此后的案例中，美国法院就专利侵权成立但不适用“永久禁令”的情形作了更全面的解释。而我国法院以往在判定专利侵权成立时，鲜有不适用“停止侵害”措施的判决，司法界和理论界对不适用“停止侵害”措施的理论探讨乃至实践做法均非常有限和少见。2009年12月，最高人民法院就武汉晶源诉日本富士化水、华阳电业专利侵权案（“武汉晶源案”）作出终审判决，明确了适用“停止侵害”救济措施应考量其对公共利益的影响，即当“停止侵害”救济措施对社会公众利益产生重大影响时不适用这一救济措施。晶源案对我国今后专利司法实践的影响，有如eBay案之于美国。下文参考美国的相关实践，就我国专利侵权救济措施中“停止侵害”的适用及其限制问题进行疏理和讨论。

 

一、美国“永久禁令”的实践

 

1. eBay案前永久禁令的适用情况

 

永久禁令是一项衡平法上的救济措施，并不专门适用于专利侵权诉讼。经过长时间的司法实践，在美国法院审理的各类案件中均可找到解释永久禁令适用条件的法官意见，并最终在美国司法界形成了比较成熟的判断标准。如在Weinberger v. Romero-Barcelo[2]及Amoco Production Co. v. Gambell[3]案中，法院认为，是否适用永久禁令应依据已有的衡平法原则和案件具体事实作出判断，而不是某一类侵权行为就当然适用永久禁令[4]。

具体到专利领域，根据美国专利法的规定，“专利权具有个人财产的属性”[5]，专利权人享有排除他人制造、使用、许诺销售或销售其发明等权利”[6]。但上述权利并不能理解为在专利侵权诉讼中“当然”发出禁令的理由。美国专利法明确写到，法院在专利侵权案件中“可以”“根据衡平法的原则”决定是否发出永久禁令[7]。

然而在eBay案之前，在专利侵权诉讼中虽然也出现过因公众利益等因素的考量而不发出禁令的先例[8]，但是在专利侵权成立的情况下，法院却更倾向于发出永久禁令。如在Metabolite Labs., Inc. v. Competitive Techs.案中，地区法院没有发现不发出禁令的确实理由，因而判决发出禁令。联邦巡回上诉法院认为，地区法院的判决是合理的，因为“一旦侵权成立即应发出禁令，除非有不予发出的充分理由”[9]。

 

2. eBay案：重申“四要素”原则

 

在eBay案的审理过程中，联邦巡回上诉法院认为，在专利侵权诉讼中，如果专利权有效性被确认，专利侵权成立，就应发出禁令；只有在极少数为保护公共利益的例外情况下，才可能拒绝发出禁令[10]。

针对这种做法，最高法院认为有必要重申衡平法关于永久禁令的基本原则，遂发出调卷令，并在审理后的判决中强调了传统的衡平法中的禁令“四要素”判断标准，即如发出禁令，则原告必须证明：（1）原告已遭受不可挽回的损害；（2）法律救济，如金钱损害赔偿，不足以弥补其损失；（3）权衡原被告双方的利害得失之后，衡平法救济是适当的；（4）永久禁令不会损害公共利益[11]。

自此，美国法院关于永久禁令的司法实践开始转向。在eBay案指引下，包括联邦巡回上诉法院在内的美国各级法院在处理专利侵权案件过程中均依据上述“四要素”进行判断。不过，即便如此，永久禁令仍然是专利侵权诉讼中最常见的结果。在2006年5月15日到2009年6月15日期间美国法院作出的75项引用eBay案的决定中，判决发出禁令大约占70%[12]。此外，禁令也不是简单的发与不发的问题，法院在判决中还会考虑禁令的适用范围、生效时间等。“永久禁令”这一救济措施得到了不断的细化和完善。

 

2. i4i诉Microsoft案：“四要素”原则的发展

 

不得不说，eBay案中的“四要素”还是比较概括的判断标准。在司法实践中，由于个案事实千差万别，法院仍需判断哪些因素可以在“四要素”判断中加以考量。在2009年12月审结的i4i Limited Partnership and Infrastructures for Information Inc. v. Microsoft Corporation[13]一案中，联邦巡回上诉法院对“四要素”原则的适用进行了更为详细、具体的阐释。下面就对该案的相关内容作一简单介绍。

该案原告i4i公司拥有一项涉及计算机XML语言编辑的美国专利。原告认为，被告微软公司在其MS Word应用软件中使用了原告的专利技术，构成专利侵权，并于2007年向德克萨斯州东区地区法院提起诉讼。在一审中，地区法院支持了i4i公司要求发出永久禁令的请求（motion），判决被告支付赔偿金。值得注意的是，地区法院限定该禁令仅对在禁令生效后购买Word软件或获得使用授权的用户发生效力；在禁令生效日前购买或获得使用授权的用户可以继续使用该软件以及继续获得技术支持[14]。

微软公司不服，于2009年向联邦巡回上诉法院提起上诉。联邦巡回上诉法院针对是否应发出禁令以及禁令的效力范围按照“四要素”原则进行了讨论，最后除禁令生效时间外，联邦巡回上诉法院认可并维持了地区法院的决定。

关于“不可挽回的损害”，联邦巡回上诉法院认为，因侵权行为给专利权人在市场分额、收入、品牌知名度等方面造成的损害均是可供考量的因素。在本案中，i4i公司与微软公司是直接竞争对手，微软的侵权行为导致i4i公司难以进入相关市场，失去了一定的市场份额，不得不被迫改变商业策略以求生存。由此足以证明原告遭受了“不可挽回的损害”[15]。

关于“不充分的法律救济”，联邦巡回上诉法院认为，金钱损失难以评估可以用来证明法律救济的不充分。在本案中，i4i公司一直在使用自己的专利，而且没有表露出许可他人使用其专利的意图。而微软公司的侵权Word软件产品在相关市场上占据了80%的市场份额，迫使i4i公司不得不改变商业策略。i4i公司在市场份额、品牌认可度和消费者声誉方面遭受的损失均难以估算，特别是侵权行为导致相关市场的变化给i4i公司带来的损失更是难以量化。因此，在本案中损害赔偿金不足以弥补原告的损失[16]。

关于“利害权衡”，联邦巡回上诉法院认为，原被告双方的生产规模、产品和收入来源均可以作为考量的因素。在本案中，i4i公司是一家小公司，涉案专利是其核心技术，其绝大多数产品均基于该专利。因此，i4i公司的市场份额、收入、商业策略等均与该专利息息相关。相反，XML编辑功能只是word软件产品中数以千计的功能之一，使用这一功能的用户只是word产品用户中的一小部分。由此可见，涉案专利对i4i公司更为重要。再考虑到侵权已经带来的后果，两相权衡，发出禁令更为适当。联邦巡回上诉法院还指出，被告开发侵权产品的成本，发出禁令对被告带来的影响，如重新设计产品产生的费用等，都不应加以考虑，因为不论商业成功还是研发成本均不能成为侵权的挡箭牌[17]。

关于“公众利益”，联邦巡回上诉法院认为，一项禁令的实施，包括其范围和效果，是否可以在保护专利权人权利和使公众免受禁令带来的不利影响这两方面达到平衡，是衡量“公众利益因素”（即是否损害公众利益）的试金石。联邦巡回上诉法院特别指出，此处的“公众”不仅指一个个消费者，还包括微软公司的销售渠道中的那些制造商以及获得使用许可授权的公司。本案中，对禁令生效日前后购买或获得使用侵权产品授权的用户进行了区分，限制了禁令的范围，有效地减轻了对公众和市场的不利影响，因此是适当的[18]。

最后，在确认了地区法院发出禁令的合法性和禁令范围的合理性后，联邦巡回上诉法院对禁令生效时间阐述了不同的意见。对在案证据进行分析后，联邦巡回上诉法院认为，唯一与禁令生效时间相关的证据是微软公司员工所作的证言，称被告“至少”需要5个月的时间来履行禁令。而原告并没有提供相反的证据。法院认为，地区法院判决禁令在发出之日起60天后生效是没有依据的，并因此改判为禁令在发出之日起5个月后生效[19]。

 

二、“停止侵害”在中国

 

我国专利法律法规没有对专利侵权诉讼中“停止侵害”的适用作出具体规定。一般认为，在专利侵权诉讼中判决“停止侵害”的法律依据来源于1986年生效的《民法通则》，其中第118条规定：“公民、法人的著作权（版权）、专利权、商标专用权、发现权、发明权和其他科技成果权受到剽窃、篡改、假冒等侵害的，有权要求停止侵害，消除影响，赔偿损失。”第134条明确“停止侵害”是承担民事责任的主要方式之一[20]。2009年12月通过，即将于2010年7月1日生效的《侵权责任法》第15条中同样规定了“停止侵害”是承担侵权责任的主要方式之一[21]。

在我国以往的司法实践中，一旦认为构成专利侵权，法院在绝大多数情况下都会责令侵权人停止侵权。在武汉晶源案之前，只在极个别的案件中，在判定专利侵权成立时法院没有支持专利权人要求停止侵权的诉讼请求。

 

1. 以往未支持“停止侵害”请求的判例

 

珠海晶艺诉北方国际和深圳机场案

2005年1月，广东省深圳市中级人民法院审结了一起实用新型专利侵权案件[22]（“第587号案”）。此案中，原告珠海市晶艺玻璃工程有限公司（“珠海晶艺”）拥有名称为“一种幕墙活动连接装置”的第ZL97240594.1号实用新型专利，涉及一种用于支持和固定幕墙，尤其是玻璃幕墙上端的活动连接装置。被告北方国际合作股份有限公司（“北方国际”）在为被告深圳市机场股份有限公司（“深圳机场”）进行深圳机场航站楼改扩建幕墙工程施工中，制造了侵权的幕墙活动连接装置并用于上述幕墙工。原告因此起诉到法院，请求判令二被告停止侵权，赔偿经济损失，并支付专利技术使用费等。

法院认为，被告北方国际擅自制造并使用专利产品，构成专利侵权，判令北方国际立即停止侵权，并赔偿原告损失。法院同时认为，被告深圳机场为经营性质的企业，候机楼为经营场所，因此其使用专利产品的性质为商业使用；深圳机场以经营为目的使用侵权产品，亦构成侵权。法律规定应当停止使用，但考虑深圳机场的特殊性，停止使用不符合实际，因此法院判令被告深圳机场向原告支付合理的使用费。

 

阿图尔诉上海绿明、沈阳凯兴和山西博物院案

2006年9月，上海市第二中级人民法院审结了一起发明专利侵权案件[23]（“第186号案”）。原告阿图尔－菲舍尔工厂有限两合公司（Fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co.KG，简称“阿图尔”）拥有名称为“紧固件”的第ZL91100552.8号发明专利，涉及一种特别适用于固定屋面板的金属紧固件。被告上海绿明建筑材料有限公司（“上海绿明”）将原告生产的产品销售给被告沈阳凯兴装饰工程有限公司（“沈阳凯兴”），并提供了品质保书、原产地证明等文件。沈阳凯兴仿造了侵权紧固件产品及相关证明文件，并将侵权产品和合法产品共同用于被告山西博物院的展馆石材幕墙板块安装工程。原告因此起诉至法院，请求判令各被告停止侵权，赔偿经济损失等。

法院判决认为，被告上海绿明销售合法产品的行为不构成侵权，也不能认定被告沈阳凯兴公司为实施侵权提供了便利。被告沈阳凯兴擅自制造侵权产品，将侵权产品用于幕墙工程，并最终将含有侵权产品的幕墙工程交付的行为，属于为生产经营目的销售、使用侵权产品的行为，侵犯了原告的专利权。鉴于沈阳凯兴在庭审中承认尚有部分库存的侵权产品，法院因此判令沈阳凯兴停止侵害，不得再行销售、使用库存侵权产品，并承担损害赔偿责任。法院同时认定，被告山西博物院使用含有上述侵权产品的建筑物，并非为生产经营目的使用侵权产品，因此不构成专利侵权。

 

阿图尔诉上海奇丰、孙成来、上海鸿立和虹桥开发区案

2006年12月，上海市第二中级人民法院审结了另一起阿图尔起诉的，同样涉及第ZL91100552.8号“紧固件”专利的侵权案件[24]（“第12号案”）。此案中，被告上海奇丰不锈钢标准件有限公司（“上海奇丰”）与被告孙成来未经原告许可，共同制造了侵权紧固件产品，并将侵权产品销售给被告上海鸿立装饰设计工程有限公司（“上海鸿立”）。上海鸿立为被告上海虹桥经济技术开发区联合发展有限公司（虹桥开发区）施工建造新虹桥大厦过程中将侵权产品用于墙面石板上，被告虹桥开发区使用安装有侵权产品的新虹桥大厦。专利权人起诉至法院，请求判令各被告停止侵权、赔偿经济损失等。

法院判决认为，被告上海奇丰和孙成来制造销售侵权产品，应承担停止侵权、赔偿损失的责任。上海鸿立公司在施工过程中使用侵权产品，并最终将含有侵权产品大厦交付的行为，属于为生产经营目的销售、使用侵权产品的行为，亦构成专利侵权。但是，由于侵权产品已全部用于新虹桥大厦的墙体内并交付，故要求上海鸿立公司停止侵权行为已无可能。被告虹桥开发区使用含有侵权产品的建筑物，并非为生产经营目的使用侵权产品，不构成专利侵权。

 

简要分析

分别在深圳和上海审理的上述三案具有一定的相似性：涉案专利产品均为建筑构件，因安装于建筑物内而难以拆除；均涉及多名被告，包括使用侵权产品的建筑工程施工方以及安装了侵权产品的建筑物的所有者/使用者；虽然原告均请求法院判令各被告停止制造、销售、使用侵权产品，然而法院在判决中均没有完全支持其诉讼请求。

针对施工方，在第587号案中，深圳中院判定制造并使用侵权产品的施工方应停止侵权行为。在第186号案中，上海二中院针对施工方的停止侵害判决仅限于库存的侵权产品。在第12号案中，上海二中院针对施工方的停止侵害判决仅限于被告在其公司网站上使用侵权产品图片进行许诺销售的行为；对于已经安装使用的侵权产品，上海二中院的态度则更为明确，即针对这部分产品的“停止侵权行为已无可能”，因此不适用停止侵害。

另一方面，针对建筑物所有者/使用者，虽然法院均没有判令停止侵害，但深圳法院和上海法院对此类行为的定性完全不同。深圳中院认为，鉴于建筑物所有者为经营性质的企业，涉案建筑为经营场所，故其使用含有侵权产品的建筑物的行为构成以经营为目的使用了侵权产品，应承担侵权责任。在责任承担方式上，深圳法院认为停止侵害“不符合实际”，故以支付合理的使用费的方式加以替代。上海法院则认为，建筑物所有者使用含有侵权产品的建筑物的行为并非为生产经营目而使用侵权产品，因此，根据专利法第11条的规定，不构成专利侵权，也不承担包括“停止侵害”在内的任何法律责任。

尽管上述案件还在一定程度上存在“同案不同判”的现象，但对于那些已经安装于建筑物中难以拆除的侵权产品，法院的态度实质上是一致的，即针对这部分侵权产品，不宜判令“停止侵害”。虽然法院没有就其判决充分说明理由，但结合案件事实，不难看出法院在判决时应当有过某种深层的考虑。深圳法院确认深圳机场使用含有侵权产品的建筑物的行为构成侵权，应承担侵权责任，但在责任承担方式上认为停止侵害“不符合实际”，此时显然考虑了适用“停止侵害”对公众利益带来的不利影响，虽然判决中未对此陈述理由。

 

2. “武汉晶源”案

 

案情简介

原告武汉晶源环境工程有限公司（“武汉晶源”）拥有一项名称为“曝气法海水烟气脱硫方法及一种曝气装置”发明专利。被告华阳电业有限公司（“华阳电业”）向被告日本富士化水工业株式会社（“富士化水”）购买了“海水烟气脱硫系统”，并将其用于福建漳州后石火电厂的烟气脱硫工程。武汉晶源认为该烟气脱硫系统侵犯了其专利权，数次要求华阳电业停止侵犯其上述专利，并就专利许可问题进行协商。此后，武汉晶源向福建高院提起诉讼，请求法院判决两被告停止侵权行为，赔偿损失等。同时原告提出，为便于执行，原告可以接受以被告支付使用费的方式替代被告停止侵权。

福建高院在2008年5月作出的判决中认为，两被告侵犯了原告的专利权。但是，“由于火力发电厂配备烟气脱硫设施，符合环境保护的基本国策和国家产业政策，有利于建设环境友好型社会，具有很好的社会效益，且电厂供电情况将直接影响地方的经济和民生”；如果“停止烟气脱硫设备的使用，将对当地经济和民生产生不良的效果”。“为平衡权利人利益及社会公众利益”，福建高院没有支持武汉晶源要求华阳电业停止侵权的诉讼请求，同时判令华阳公司应自使用了侵权方法及装置设备的发电机组投入商业运营之日起向晶源公司支付相应的专利使用费，直至涉案发明专利权期限终止[25]。一审判决后，各方均不服，遂上诉到最高人民法院。

2009年12月最高院作出终审判决，认可了一审法院的判决意见。最高院认为，“鉴于本案烟气脱硫系统已被安装在华阳公司的发电厂并已实际投入运行，若责令其停止行动，则会直接对当地的社会公众利益产生重大影响”，“在充分考虑权利人利益与社会公众利益的前提下，”一审判决支付使用费而非责令停止侵害并无不妥[26]。

 

简要分析

在武汉晶源案中，我国法院第一次在专利侵权案件判决中明确“公众利益”可以作为“停止侵害”适用与否的考量因素。在本案之前，虽然也曾经出现过被控侵权人以公共利益进行抗辩的案件，但因为被诉侵权行为没有落入专利保护范围，侵权不成立，法院未对责任的承担作出裁判[27]。

在美国的司法实践历史上也曾经出现过与武汉晶源案类似的案件，例如联邦第七巡回上诉法院于1934年审结的City of Milwaukee v. Activated Sludge, Inc.案。在该案中，原告拥有数项关于污水处理的方法及设备的专利，被告的污水处理厂侵犯了原告的专利权。在判决中，法院指出，虽然通常法院会通过禁令的形式保护专利权，但是如果发出禁令关闭污水处理厂，那么未经处理的污水将只能直接排入密歇根湖，水源会受到污染并威胁到周边社区50余万居民的生命和健康。又鉴于原告的损失可以用金钱来补偿，因此，法院没有支持原告发出禁令的请求[28]。

当然，就是否发出禁令的问题，这一案件的判例效力已被eBay案等后续案件所取代。正如之前介绍的，“公众利益”已只是“四要素”分析法中的一项。不过即便参考“四要素”分析法，武汉晶源案两审判决应当也是适当的。关于“不可挽回的损害”，原告并没有提供证据加以证明。在案件审结后，原告称，侵权行为导致了市场结构的变化，使其难以进入相关市场。如果这一事实能够加以证明，应该有利于禁令的发出[29]。关于“不充分的法律救济”，由于中国不是普通法国家，不存在是否适用衡平法的问题，在此可以简化为判断损害赔偿是否足以弥补原告的损失。武汉晶源是一家从事火电脱硫脱硝技术装备研发、制造和工程建设的环境工程公司，自己并不使用涉案专利，而是专门许可他人使用其专利[30]。在此次诉讼中，武汉晶源也曾多次要求与被告商讨专利许可问题，并在诉讼请求中提出愿意以支付专利使用费的方式替代停止侵害判罚。在这种情况下，法院恐怕难以认定金钱损害赔偿不足以弥补原告遭受的损失。关于“利害权衡”，案件中缺乏相关证据。但考虑到在二审判决之日，涉案专利是武汉晶源所拥有的唯一一项专利[31]，是其企业的核心技术[32]，其生产经营大多围绕这一技术展开。这一因素似有利于禁令的发出。最后，关于“公众利益”，两审法院均认定，判令停止侵权会对公众利益带来严重损害。也正是出于这一考虑，两审法院没有支持原告关于停止侵权的诉讼请求。可能是由于在中国司法实践中鲜有针对“停止侵害”适用的讨论，案件各方当事人并没有对此展开争辩或提供证据。即使考虑到可能补充提供的证据，本案原告武汉晶源恐怕仍难以证明“四要素”所要求的条件。依据“四要素”原则，在此案中法院应更倾向于不发出禁令。

 

3．最高法院的审判指引

 

值得注意的是，在武汉晶源案一审判决作出之前，最高人民法院副院长曹建明在2008年2月召开的第二次全国法院知识产权审判工作会议上的讲话中已经提到了正确适用民事责任制度的问题。讲话中指出，“停止侵害、赔偿损失是知识产权侵权民事责任的基本方式，但民事责任的承担有其灵活性，在实践中可以根据具体案件情况和实际需要，依法确定具体的民事责任承担以及其他责任形式，使确定的民事责任既与侵权行为相适应，又能够充分保护权利人的合法权益。”关于“停止侵害的适用”，讲话中指出，“凡一审判决时侵权行为仍在继续的，一般应当判决停止侵害”，“要根据案件具体情况，合理平衡当事人之间以及社会公共利益，如果停止侵权会造成当事人之间的利益的极大失衡，或者不符合社会公共利益，或者实际上难以执行，可以根据案件具体情况进行利益衡量，在采取充分切实的全面赔偿或者支付经济补偿等替代性措施的前提下，可不判决停止侵权行为”[33]。

 

另外，最高人民法院在2009年3月30日发布的《关于贯彻实施国家知识产权战略若干问题的意见》第8条中也原则性规定，要“处理好保护私权与维护公共利益的关系，既要强化私权保护意识和尊重私权保护规律，依法保护当事人的合法权益，通过保护私权实现激励创新的知识产权制度目标；又要合理界定知识产权的界限，服从法律为保护公共利益所设定的强制性规范，确保私权与公共利益的平衡，维护公共秩序”[34]。在此，最高法院所指应不仅仅限于停止侵害的适用问题，还涉及专利强制许可制度等如何平衡保护私权与维护公共利益之间关系的整体性问题。而武汉晶源案两审判决显然体现了上述讲话的精神，也符合“处理好保护私权与维护公共利益的关系”的原则规定。

 

三、结语

 

在武汉晶源案中，法院首次在专利侵权案件中因考虑“公共利益”因素作出不适用“停止侵害”的判决，具有里程碑式的意义。虽然中国不是判例法国家，但此案二审判决是由最高人民法院作出的，对未来各级法院的司法实践将具有指导性意义。再考虑到前述讲话和意见的指导作用，可以期待在中国未来的司法实践中会出现更多的涉及“停止侵害”的判例，以往侵权成立则“当然”适用停止侵害救济措施的审判模式可能会有所改变。

 

撰稿人：孟璞、吴玉和、熊延峰、李江、程淼、李荣欣、刘菲菲

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