关于商标法第三次修改的几点意见
梁 慧
目前，中国《商标法》第三次修改正在进行中。此次改法的目的是希望修改后的《商标法》既符合我国国情，又同国际惯例、国际先进水平相一致、相衔接，为使商标工作达到国际水平提供法律依据，促进商标事业发展，更好地为经济社会又好又快发展服务。[1]笔者结合商标实践中所遇到的问题对本次《商标法》的修改提出几点意见。
一、简化商标确权流程，缩短商标核准注册的周期，程序设置更便利当事人。
2001年《商标法》修改的主要目的是为了满足我国加入世界贸易组织的需要，不是对《商标法》的全面修改[2]，在商标确权程序的设置中，只是在法中加入了商标案件须接受司法审查的要求，并没有考虑增加司法审查后对商标注册周期以及其他商标案件带来的影响。事实上，在增加了司法审查程序之后，一件商标从申请到注册，有可能经历漫长的程序：在商标实质审查阶段被商标局驳回，再经过商标评审委员会的复审，此后还有司法的一审和二审。而即便商标申请经过了上述程序后获得初步审定公告，他人还可能对该商标注册提出异议。初步审定的商标被异议后还可能经历相同的四道程序。由此可见，现行商标确权程序过于烦琐和重复，不仅浪费了大量的行政资源和司法资源，影响商标注册效率，也损害了当事人的权利和利益。此外，在商标注册程序的设置上，现行法律规定更多地考虑的是行政管理的需要，而对如何便利当事人考虑不够，例如，由于缺乏明确的规定，目前商标局在实质审查阶段一般不接受书面的证据材料，当事人与审查员之间没有沟通的渠道；现行法律规定中，驳回复审时限设定得太短，也没有延长时限的规定等等。笔者认为，在程序上，《商标法》应从以下几个方面进行完善：
1.恢复审查意见书制度，在实质审查阶段提供当事人与审查员沟通和提交证据材料的机会。
1993年《商标法》实施细则中设置有审查意见书制度[3]，即：商标局在实质审查的过程中，认为申请人的商标或者商品/服务可以修正的，向申请人发出《审查意见书》，申请人在规定的期限内按照《审查意见书》中的意见进行修正，修正后商标申请符合法律规定的，予以初步审定并公告。但是上述程序在2001年《商标法》修改时被取消，商标局在驳回商标申请前不再发出《审查意见书》，给予申请人修正商标申请的机会。目前，商标局在实质审查中一般不接收证据材料，因此很多根据商标审查标准可以获准注册的商标，例如带有国名的“EVESWISS”（SWISS为瑞士国名）、“AMERICANSTAR”（AMERICAN为美国国名）等商标，虽然在瑞士和美国都已经注册，视为该国政府同意该带有国名商标注册[4]，却只能在之后的复审程序中提交相关的证据材料，获得注册。[5]这无疑延长了商标获得注册的周期。
《商标法新加坡条约》规定，主管局在驳回商标注册申请前，应当给与申请人陈述意见的机会[6]。我国虽然还没有加入新加坡条约，但是已经是该条约的签字国，此次《商标法》的修改也应当参照新加坡条约的相关规定。鉴于中国以前的审查意见书的实践以及新加坡条约的规定，建议恢复商标审查意见书制度，在驳回商标注册申请前，应当给与申请人陈述意见和提交证据材料的机会。虽然增加审查意见书程序可能使一部分商标注册申请的周期变长，但是由于在驳回前就已经给与申请人陈述意见的机会，驳回复审的案件将会大大减少，总体上会缩短商标注册的周期。
2. 简化异议程序，异议核准注册的商标直接予以注册，不设立相应的司法审查程序。
目前商标异议案件由商标局审理，异议复审案件由商标评审委员会再审理。商标局在实质审查过程中，已经对商标的可注册性进行了审查，异议程序是商标局对自己的决定的再次审理，在目前异议申请大量增加的情况下[7]，商标局的异议裁定采取简易程序，所作的裁定既不涉及当事人的异议理由，也不对当事人的证据材料做评述，而是直接给出商标局的结论。而在随后启动的异议复审程序中，商标评审委员会并不是针对商标局的异议裁定进行审理，而是针对当事人在复审申请和答辩中提出的事实、理由及请求进行审查[8]，在此期间，当事人可以提出新的理由和提交新的证据材料。因此，当事人对在异议程序中提出理由和提交证据材料不够重视，而把主要努力集中到在异议复审程序中提出新的理由和提交新的证据材料。现行的异议和异议复审程序功能重复，异议程序被忽视了，造成行政资源的浪费。
为此，建议通过修改《商标法》，将目前的异议程序和异议复审程序合并为一个程序，异议申请由商标评审委员会直接审理，对异议裁定不服的，可以直接请求司法审查，法院只对商标评审委员会的裁定的合法性进行审理，从而有效提高程序效率，避免审查资源的浪费。
在这样的程序设置下，可以进一步规定商标评审委员会裁定核准被异议商标注册的，被异议商标就直接获得注册，不再接受司法审查；异议裁定商标不予核准注册的，申请人则可以请求司法审查。如果异议人对被异议商标的核准注册不服的，可以在被异议商标获得注册以后，向商标评审委员会提出争议申请，要求撤销该商标的注册。这样的程序设置一方面能够让申请人的商标早日获得注册，尽快获得商标专用权的保护，防止滥用商标异议程序，另一方面，对注册不当的商标，即使取消了异议的司法审查，当事人仍然可以通过争议程序得到救济。日本采用的就是上述商标注册程序，对核准商标注册的异议裁定不设置司法审查程序，仅可以对商标行政机关作出的不予核准商标注册的裁定进行司法审查，这样的设置，既避免了商标程序的重复设置，当事人也可以就相应的行政裁定寻求司法审查，符合TRIPS协议的规定。
3.完善商标注册程序的时限规定。
1993年《商标法》对时限的规定比较统一，当事人对商标局的驳回注册申请不服、异议裁定不服、对工商行政管理部门的处理决定不服的，都可以在15天内提起后续程序。考虑到15天的期限可能太短，1995年《商标评审规则》规定，当事人因不可抗拒的事由或者其他正当理由，无法按照规定的期限办理商标评审事宜，可以在期满前申请延期[9]。这样的规定比较灵活，使当事人在无法满足法定时限要求的情况下，可以采取必要的措施，避免因错过期限，丧失实体权利。在2001年《商标法》中，向商标评审委员会提起驳回复审等申请的时限规定没有改变，仍然是15天，但是2002年《商标评审规则》却删除了延期申请的相关规定，2005年《商标评审规则》也没有恢复延期申请的规定。因此，目前提出商标驳回复审的时限只有15天，而当事人，尤其是外国申请人在这么短的时间内根本无法对复审的前景作出清楚的判断，无法弄清是否能够收集到复审所需要的足够的证据材料。为了不丧失实体权利，他们只能匆忙提出复审。
《商标法新加坡条约》要求其成员给与在法定期限内不能采取行动的申请人救济的机会，保证申请人不会因为时限问题完全丧失实体权利。[10]日本商标法对时限不作明确的规定，而是用“一定期限内”的表述方式，而具体的时限要求是在相应的行政法规中规定的。一旦时限的规定不能满足实务的需要，只需要修改相应的行政法规，而不必改直接修改商标法。
现行《商标法》中规定的时限多数为30天，例如，提起行政诉讼的时限、商标局补正通知书的时限以及异议答辩的时限都是30天，但是，驳回复审、异议复审、撤销复审的时限只有15天。大多数从事涉外代理的代理机构都曾经接到过国外客户的抱怨，认为15天的时间太短，申请人根本没有时间对案子充分研究，只能先进行下一步程序，往往到后来才发现证据不足，或者理由不充分。因此，笔者建议此次改法能够将时限问题以及延期问题考虑在内，在程序设置上真正便利当事人。
二、商品与服务类似的概念应当入法
商品与服务类似是指商品和服务之间存在特定联系，容易使相关公众混淆，例如电梯商品与旧电梯改造服务，电脑商品与电脑的维修服务、汉堡商品与快餐服务，化妆品商品与美容服务等。不同申请人相同或者近似的商标如果在上述商品/服务上同时获得注册的话，相关公众有可能认为上述商品的生产者与服务的提供者相同，从而产生混淆，因此，不同申请人在类似商品与服务上的相同或近似商标应当不予同时核准注册。
1993年《商标法》增加了服务商标的规定，服务商标与商品商标具有同等法律地位。1993年7月1日我国正式受理服务商标的注册申请。但是，在1993年《商标法》和2001年《商标法》中，都只有类似商品的概念，没有类似服务的概念，但根据法中同时规定的“本法有关商品商标的规定，适用于服务商标”，衍生出类似服务的概念和规定。商标局据此分别对商品类似和服务类似作出判定，有些属于不同国际分类的商品或者服务也会判定为类似商品或者服务，例如第25类的防水服与第9类防水衣判定为类似商品，第43类的动物寄养与第44类的动物饲养判定为类似服务，但是，《商标法》中却没有商品与服务之间类似的规定。因此，商标局在实质审查过程中也不会主动将商品与服务判定为类似。根据现行的审查标准，不同申请人的相同/近似的商标可能在电脑商品和电脑维修服务上分别获得注册，而在商业活动中，电脑生产厂商都会设立专门的电脑维修部门，为自己生产的电脑提供相应的售后及维修服务。如果他人先于电脑生产厂商在电脑维修服务上注册了与电脑生产厂商注册和使用在其电脑商品上的商标相同的商标，那么电脑生产商就会面临不能使用同样的商标提供电脑维修服务的局面。更值得注意的是，商标局在实质审查中分别认定类似商品和类似服务的做法使一些人有机可乘，可以名正言顺地将他人有一定知名度的商品商标在类似服务上抢注。例如，澳大利亚知名的运动服装品牌“BILLABONG”商标就被一个自然人在第35类的“推销（替他人）”服务上申请注册并初步审定公告。虽然澳大利亚商标权利人对该服务商标注册提出异议，但是由于“BILLABONG”商标在抢注日之前在中国的声誉未能达到驰名商标所要求的程度，在现行的法律框架下，“BILLABONG”服装商标不能扩大保护到“推销（替他人）”服务上。如果第35类的“BILLABONG”商标获得注册，不仅澳大利亚公司的“BILLABONG”商标的声誉被淡化，而且该公司使用“BILLABONG”商标的商品在中国委托代理人销售时，有侵犯他人注册服务商标的风险。
其实，商品与服务类似的定义和判定原则早已存在于中国的商标法律实践中。1999年国家工商行政管理局颁布的《关于保护服务商标若干问题的意见》规定，服务行为与提供该服务所使用的商品之间存在特定联系的，该服务与为提供该服务所使用的商品视为类似，如果没有得到注册服务商标所有人许可，将带有他人服务商标标识的物品（如餐饮业的餐具等）销售的，则视为侵犯该服务商标的行为。[11]2005年《商标审查及审理标准》第七部分也涉及商品与服务类似的概念，规定在判定商品与服务是否类似时，应当综合考虑商品与服务之间的密切程度，在用途、用户、通常效用、销售渠道、销售习惯等方面的一致性。[12]根据最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》中的定义，商品与服务类似是指商品和服务之间存在特定联系，容易使相关公众混淆。[13]
商标评审委员会在审查实践中早已多次使用商品与服务类似的概念审理商标案件。例如，在第560974号“LG”商标撤销复审案件中，商评委认为该商标注册人所从事的旧电梯改造服务与电梯商品本身密不可分，商标注册人提供电梯改造服务并在其改造后的电梯上使用了被撤销的“LG”商标，应当视为对该商品商标的使用，因此该商标的注册应当予以维持。[14]
然而，上述做法，在商标案件的审理中引入商标与服务类似的概念，目前只适用个案。笔者认为商品与服务类似的概念应当贯穿在商标申请、确权以及保护的整个过程中。目前商标局在商标确权程序中将商品和服务割裂开来，在审查类似商品时不考虑商品和服务之间的特定联系，不主动驳回类似商品与服务上的相同和近似商标，而允许相同/类似商标在类似的商品和服务上同时获得注册，都享有商标专用权的保护，显然，这样做会将大量的商品与服务之间类似的案件转移到评审程序和司法程序，增加评审和司法审查的负担。
三、将县以上行政区划以及公众知晓的外国地名禁止作为商标使用改为禁止作为商标注册
1983年《商标法》中并没有关于地名商标的规定，1993年《商标法》第八条第二款规定县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标使用，但是，地名具有其他含义的除外；已经注册的使用地名的商标继续有效。禁止地名作为商标使用主要基于以下两点考虑：一是以地名作为商标，缺乏显著性，不利于消费者通过商标识别不同类别的商品，容易造成混乱；二是如果同一地区多家企业生产同类别商品，一家企业率先以地名作为商标注册，容易形成实际上的垄断，使其他企业处于不利地位。[17] 2001年《商标法》仍然沿袭1993年《商标法》中有关地名商标的规定，县以上行政区划以及公众知晓的外国地名禁止作为商标使用，但是，地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外。[18]
《商标法》第十条是商标的禁用条款，即第十条所列的商标，除但书条款外，不仅不能获得注册，也不得作为商标使用。这种规定所带来的直接后果是，县以上行政区划以及公众知晓的外国地名不可能通过使用获得显著性，因其不具有获得显著性的前提，因法律上已经禁止其作为商标使用。[19]如果有人试图将上述地名作为商标使用，则地方工商行政管理部门予以制止，限期改正，并可以予以通报或者处以罚款。[20]
企业有使用地名作为商标的传统。我国很多企业习惯上将县以上行政区划作为商标使用，外国企业也习惯将公众知晓的地名作为商标注册和使用。在1993年《商标法》施行之前，就有大量的地名或带有地名的商标获得注册，例如日本的YAKOHAMA（横滨）轮胎等[21]。即使在1993年《商标法》施行之后，仍然有企业选择地名作为商标，例如1996年成立的南京银行、1997年成立的宁波银行，其使用的服务商标就包含县以上行政区划的地名，并且南京和宁波没有明显的除地名以外的其他含义。随着中国与外国经济往来的增加，不少外国的产品希望进入中国，例如北海道农业协同组合联合会希望能够将带有“北海道”商标的牛奶制品、水产品等产品出口到中国，但是由于“北海道”是中国公众知晓的地名被列入禁用条款，该联合会面临其多年使用的商标在中国不能使用的尴尬局面。
虽然在2005年12月颁布的《商标审查及审理标准》中对含有地名商标的可注册性进行了较宽的解释，使一些带有地名的商标有可能获得注册，但是根据《商标法》的规定，在上述商标获得注册前，理论上，该商标的所有人是不应当在中国市场上使用该商标的。也就是说，南京银行和宁波银行在其服务商标获得注册前使用该商标与《商标法》的规定不符。
为此，笔者建议将县以上行政区划以及公众知晓的外国地名禁止作为商标使用改为禁止作为商标注册，即县以上行政区划以及公众知晓的外国地名不得作为商标注册，地名具有其他含义的除外。如果该地名商标通过使用，获得显著性，是可以获得注册的。
四、增加有关商标国际注册马德里协定的相应条款
中国于1989年和1995年分别加入《商标国际注册马德里协定》及《商标国际注册马德里协定有关议定书》，成为马德里商标国际注册体系成员国。之后，通过马德里国际注册体系在中国寻求商标保护的外国申请逐年增加，2008年马德里协定指定中国的商标申请达到46890件。[22]自中国成为马德里联盟成员以来，中国企业利用马德里体系申请商标国际注册的数量也逐年增加，近年来，中国的马德里商标国际注册申请量排名一直在前十名之内。商标国际注册马德里注册体系为外国的商标所有人在中国寻求商标注册以及中国的商标所有人在其他国家有效保护自己商标权提供了方便、快捷、省钱的途径。然而，如此重要的商标国际注册在《商标法》中没有提及，仅在《商标法实施条例》第十二条和国家工商行政管理总局发布的《马德里商标国际注册实施办法》中作了规定。
目前，美国、日本、英国、澳大利亚等国的商标法中都有关于商标国际注册的规定，例如英国商标法的第二部分和美国商标法的第九部分整个章节都是有关马德里国际注册的。鉴于商标国际注册在商标注册申请以及商标事业发展中的重要作用，参照中国第三次修改《专利法》加入专利合作条约的内容的做法，此次修改《商标法》应该增加有关商标国际注册的内容，或者直接将《商标法实施条例》中的现有规定移入《商标法》中。
作者：中国专利代理（香港）有限公司商标部副经理
[1] 商标局：“2008中国商标战略年度发展报告”第51页。
[2] 谢冬伟：“中国商标法第三次修改展望”，《中国专利与商标》2007第4期（总第91期）第81页。
[3] 1993年《中华人民共和国商标法实施细则》第十六条。
[4] 商标局/商标评审委员会：《商标审查及审理标准》第10页。
[5] 商标评审委员会：《EVERSWISS及图商标驳回复审决定书》（商评字（2006）第3677号）、《AMERICANSTAR及图商标驳回复审决定书》（商评字（2004）第4815号）。
[6] 《商标法新加坡条约》第21条。
[7] 根据“2008中国商标战略年度发展报告”公布的统计数据，2008年异议申请为25240件。
[8] 《商标评审规则》（2005）第二十八条。
[9] 《商标评审规则》（1995）第十八条。
[10] 《商标法新加坡条约》第14条。
[11] 国家工商行政管理局商标局 1999年3月30日《关于保护服务商标若干问题的意见》第四条和第五（三）条。
[12] 商标局/商标评审委员会：《商标审查及审理标准》第138页。
[13] 最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条第三款
[14] 商标评审委员会商评字（2004）第1255号决定书。
[15] 见胡锦涛在党的十七大上的报告第五部分第（二）节。
(a) 該商標與某在先商標相類似；
(b) 該商標的註冊申請是為某些貨品或 服務(“前者”)提出， 該在先商標則是為某些貨品或服務(“後者”)而受保護，而前者與後者相同或相類似；及
(c) 就該等貨品或服務而使用該商標相當可能會令公眾產生混淆。
[17] “刘敏学关于《中华人民共和国商标法修正案（草案）》的说明”，《中华人民共和国商标法律法规汇编》第9页，中国法制出版社 1995年4月。
[18] 2001《商标法》第十条第二款。
[19] 北京市第一中级人民法院知识产权庭编著：《商标确权行政审判疑难问题研究》第22页，知识产权出版社。
[20] 《中华人民共和国商标法》第四十八条（二）。
[21] 横滨橡胶株式会社1979年3月8日在中国申请并注册了第145180号“YOKOHAMA”商标。
[22] 国家工商行政管理总局商标局、商标评审委员会：“2008中国商标战略年度发展报告”第89-90页，http://www.saic.gov.cn/fwfz/zscqzl/200905/P020090531335024536234.pdf。
