美国最新案例:可预见性不构成等同原则的限制
美国联邦巡回上诉法院（CAFC）最近在Ring & Pinion Service Inc. v. ARB Corporation Ltd., Fed. Cir. Feb. 19 (2014) 一案中做出二审判决。该案的争议焦点在于：如果等同特征在专利申请日是可预见的（foreseeable），是否仍可就该特征适用等同原则。就此，联邦巡回上诉法院做出一致判决，认为可预见性不构成对等同原则的限制。
在这一案件中，涉案专利包含特征“成型为……的圆柱状装置（cylinder means formed in…）”,涉嫌侵权产品与专利技术方案的差别仅在于其使用技术特征“圆柱体（cylinder）”替代了权利要求中的上述特征。原被告双方均同意：“圆柱体”构成等同特征，并且在涉案专利申请日,该等同特征是本领域一般技术人员可以预见的。
就争议焦点问题，法院指出可预见性历来不构成对等同原则的限制。相反，如果区别技术特征属于权项特征的“已知替换（known interchangeability）”，那么等同侵权则更可能成立。因此，在本案中如果将申请日时本领域技术人员可预见的技术特征排除在等同侵权之外，则会与一直以来的司法实践相冲突。
值得注意的是，对比捐献原则来看，对于同一个等同技术特征，是否将其写入说明书中，可能会导致侵权判定的不同结果。即，对于一个在申请日可以预见的等同特征，如果专利权人未将该等同特征写入说明书，则允许主张等同侵权；而写入说明书的，由于捐献原则，则不能主张等同侵权。事实上，抛开捐献原则来看，第二种情形中申请人实际为公众作出了更大的贡献，却反而得到的是更小的保护范围。在这种实践下，更要求申请人及其代理人尽量避免捐献原则的影响，而将说明书中记载的需要保护的实施例尽量涵盖在权利要求书中。
捐献原则：如果某一技术方案被写入说明书但未纳入权利要求保护范围，则专利权人不能再主张保护该技术方案。
判决原文链接：Ring & Pinion Service Inc. v. ARB Corporation Ltd., Fed. Cir. Feb. 19 (2014) http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/13-1238.Opinion.2-14-2014.1.PDF
