英国专利判例：凸显欧美在工业实用性要求上的差异

 

案件：Human Genome Sciences v. Eli Lilly  案号：[2011] UKSC 51

 

本案一波三折，涉及的是Human Genome Sciences公司的一项关于Neutrokine-α蛋白的基因序列编码技术的发明专利。欧洲专利局最初裁定该专利有效；一审英国地区法院判决认定专利无效；英国上诉法院维持了一审判决，确认该专利无效；英国最高法院2011年11月2日最终裁定推翻了英国上诉法院的判决，认为该专利具备可专利性。

 

本案的焦点集中在对欧洲专利公约中的工业实用性要求的理解。欧洲专利公约第 52条(1)款的要求是：可专利的发明必须是可适于工业应用的（susceptible of industrial application）；第57条进一步明确：可以在任一工业，包括农业中制造或使用的发明应当被认为是可适于工业应用的发明（An invention shall be considered as susceptible of industrial application if it can be made or used in any kind of industry, including agriculture.）。英国将欧洲专利公约的大部分条款，包括上述条款，引入了本国法。

 

英国一审法院和上诉法院认定涉案专利无效，主要理由是，Neutrokine-α蛋白的用途和效果完全是一种推断（mass of mere speculation），不足以证明其具有工业实用性。

 

英国最高法院认为，尽管涉案专利没有披露如何将该蛋白用于解决具体问题，也没有指明该蛋白可以用来诊断或治疗哪些疾病，但是，由于该蛋白是肿瘤坏死因子(TNF)配体超家族的一员，而整个家族的所有成员一直与重要的生物活动相关，因此工业实用性的要求得以满足。“所有已知TNF配体超家族成员均在肿瘤细胞中得以表达（expressed），并可共同加快肿瘤细胞的扩张，因此预期Neutrokine-α蛋白也会有相似的作用。”

 

在法官意见陈述中，Neuberger法官拒绝在本案中参照美国的判例—1966年的Brenner v Manson案和2005年的Fisher案。他表示，“在确定第57条对欧洲专利公约体系下生物材料专利的实质要求时依据美国的判例，存在着许多风险。” 

 

美国的工业实用性理论要求证明申请时发明就具备具体的、可靠的、实质性的工业实用性。在本案的判决中，英国最高法院认为，尽管在申请时，涉案专利申请文件中对Neutrokine-α蛋白的应用未作披露，该发明仍然具有可专利性，不要求证明申请时发明就具备工业实用性。

 

本案双方当事人均为美国公司。

 

（萧海，www.cpahkltd.com）