最高法院：对《审查指南》中关于无效过程中修改要求的解释不应过于严格

 

 

2011年10月8日，最高法院对先声药物公司等诉专利复审委员会专利无效行政纠纷案作出判决，驳回专利复审委员会的再审申请。

 

本案涉及专利权人于2003年9月19日向国家知识产权局申请的名称为“氨氯地平、厄贝沙坦复方制剂”的发明专利权，于2006年8月23日被授权公告。

 

本专利原始权利要求书为：“……2、根据权利要求1所述的复方制剂，其特征在于其中活性成分氨氯地平和厄贝沙坦优选的重量比组成为1:10－50。”

 

专利授权公告的权利要求书为:“1、一种复方制剂，其特征在于该制剂是以重量比组成为1:10－30的氨氯地平或氨氯地平生理上可接受的盐和厄贝沙坦为活性成份组成的药物组合物。……”

 

针对本专利权, 李平于2009年6月19日向专利复审委员会提出无效宣告请求。

 

在2009年9月29日专利复审委员会进行的口头审理中，专利权人当庭提交了权利要求书的修改文本，其中将本专利权利要求1中的比例“1:10－30”修改为“1:30”。专利复审委员会当庭告知该修改文本不符合《审查指南》的规定，不予接受。

 

2009年12月14日，专利复审委员会作出第14275号无效宣告请求审查决定（简称第14275号决定），审查决定依据的文本为本专利的授权公告文本。该决定认为，说明书记载的技术方案落在1∶10－30的范围内，但却不能具有本专利技术方案所要起到的技术效果；本领域技术人员不能从说明书的内容中得到或概括得出权利要求1的技术方案；本专利不符合《专利法》第二十六条第四款的规定；宣告本专利权全部无效。

 

专利权人不服，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。

 

2010年6月18日，北京市第一中级人民法院一审判决维持了专利复审委员会第14275号决定。

 

北京市高级人民法院于2010年12月20日作出二审判决（（2010）高行终字第1022号），认为专利权人在无效宣告程序中将本专利权利要求1中的“1:10－30”修改为“1:30”，没有扩大本专利的保护范围，也没有超出原权利要求书记载的范围，更没有增加未包含在本专利授权的权利要求中的技术特征。专利复审委员会和一审法院关于原说明书中没有记载所有符合“1:30”比例关系的氨氯地平和厄贝沙坦的组合都能达到相同的技术效果的认定，属于修改后的权利要求能否得到说明书支持的问题，即是否符合《专利法》第二十六条第四款的问题，而非专利权人关于本专利权利要求的修改是否扩大原专利的保护范围的问题；专利复审委员会应当根据专利权人在口头审理中所提出的本专利修改文本对李平所提宣告本专利权无效的相应理由予以审查。判决撤销一审判决及第14275号决定，并判决专利复审委员会就本专利重新作出无效宣告请求审查决定。

 

专利复审委员会不服二审判决，向最高人民法院申请再审称：1、二审判决错误适用《专利法实施细则》）第六十八条及《审查指南》关于修改原则的规定。《审查指南》规定无效宣告程序中对权利要求书的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，比较对象应是原申请文本，而非原授权文本。本专利申请时的原始文本记载的比值范围为“1:10－50”，授权文本中的“1:10－30”本身就是超范围的。二审法院直接将授权文本作为比较对象是错误的。2、二审法院错误适用《审查指南》关于修改方式的规定。本专利授权文本中“1:10－30”是一个技术方案，并非“并列的两种以上技术方案”，在无效阶段将其修改为“1:30”不符合无效程序中修改方式的规定。综上，请求撤销二审判决，维持专利复审委员会第14275号无效宣告请求审查决定。

 

最高法院于2011年10月8日作出判决（(2011)知行字第17号），对相关法律问题进行了澄清。

 

最高法院认为：本案争议焦点在于专利权人在无效程序中修改的权利要求是否应被接受，即该修改是否符合《专利法实施细则》及《审查指南》的相关规定。《专利法实施细则》第六十八条第一款规定，在无效宣告请求的审查过程中，发明或者实用新型的专利权人可以修改其权利要求书，但是不得扩大原专利的保护范围；《审查指南》在《专利法实施细则》规定基础上进行了进一步的细化，从修改原则和修改方式两个层面进行了限制。

 

对此，最高法院作出如下分析：

 

 

《审查指南》规定无效宣告程序中对权利要求书的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

 

本专利申请时的原始文本记载的比值范围为1:10－50，授权文本为1:10－30，无效程序中再次修改为1:30，所涉及的问题均是1:30的比值是否在原说明书中有记载，这样的修改是否超出了原说明书和权利要求书记载的范围。根据查明的事实可知，1:30的比值在说明书中已经公开。对于比值关系的权利要求而言，说明书中具体实施例只能记载具体的数值，而无法公开一个抽象的比值关系。如果认定其披露的最佳组方仅为1mg:30mg这一具体剂量而非比值，则该最佳组方根本不包含在上述可应用的范围内，显然不符合常理。对于本领域普通技术人员来说，1mg/kg和30mg/kg表明的是两种成分的比值而非一个固定的剂量，故本案中应认为1:30的比值关系在说明书已有记载，该修改没有超出原说明书和权利要求书的范围。另外，对于是否符合该比值关系的所有技术方案均能够实现本专利发明目的，是属于权利要求是否能得到说明书的支持，即专利法第二十六条第四款的问题，不宜以该理由认定修改是否超出范围。

 

 

《审查指南》规定无效过程中权利要求的修改方式限于三种：权利要求的删除、合并和技术方案的删除。专利复审委员会认为，即使认定本案中对权利要求的修改符合上述修改原则，但其仍然因不符合《审查指南》对修改方式的要求而不能被接受。本案中，尽管原权利要求中1:10-30的技术方案不属于典型的并列技术方案，但鉴于1:30这一具体比值在原说明书中有明确记载，且是其推荐的最佳剂量比，本领域普通技术人员在阅读原说明书后会得出本专利包含1:30的技术方案这一结论，且本专利权利要求仅有该一个变量，此种修改使本专利保护范围更加明确，不会造成其他诸如有若干变量的情况下修改可能造成的保护范围模糊不清等不利后果，允许其进行修改更加公平。《专利法实施细则》及《审查指南》对无效过程中权利要求的修改进行限制，其原因一方面在于维护专利保护范围的稳定性，保证专利权利要求的公示作用；另一方面在于防止专利权人通过事后修改的方式把申请日时尚未发现、至少从说明书中无法体现的技术方案纳入到本专利的权利要求中，从而为在后发明抢占一个在先的申请日。本案中显然不存在上述情况。如果按照专利复审委员会的观点，仅以不符合修改方式的要求而不允许此种修改，使得在本案中对修改的限制纯粹成为对专利权人权利要求撰写不当的惩罚，缺乏合理性。况且，《审查指南》规定在满足修改原则的前提下，修改方式一般情况下限于前述三种，并未绝对排除其他修改方式。故本院认为，本案中，二审判决认定修改符合《审查指南》的规定并无不当，专利复审委员会对《审查指南》中关于无效过程中修改的要求解释过于严格，其申诉理由不予支持。

 

最高法院判决驳回国家知识产权局专利复审委员会的再审申请。

 

（萧海，www.cpahkltd.com）