中华全国专利代理人协会2010年高端学术研讨会
2010年11月25-26日，由中华全国专利代理人协会承办的，主题为“专利法第三十三条理论和实践”的2010年高端学术研讨会在北京召开。国家知识产权局的审查员、部分省市中级人民法院的法官与全国主要专业代理机构的代理人以及企业代表共200多人参会。 国家知识产权局副局长贺化出席会议并致辞。
近年来，在专利代理和审查实践中，对《专利法》第33条的理解，业界出现了一些争论。《专利法》第33条是指“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。”。对此条款，业界争论的焦点是如何理解对发明和实用新型专利申请文件的修改“不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”，对外观设计专利申请文件的修改“不得超出原图片或者照片表示的范围”。根据2006年新修订的《审查指南》，目前专利审查员在审查中一般将允许修改的范围仅限于从说明书中“直接地毫无疑义地确定”的内容，甚或是“唯一确定”的内容，因而导致以不符合《专利法》第33条为由驳回的申请数量的增加，专利代理业和企业界对此有较多的讨论。为此，中华全国专利代理人协会在业内广泛征集涉及这一问题的论文，并组织了此次专家研讨会。
在本次研讨会上，与会者就获奖论文中的主要观点进行了热烈的讨论。以下是论文中和与会者讨论中的主要观点和意见。
立法目的
根据专利法第三十三条的前半部分的规定，允许申请人对申请文件进行修改，其立法基础是“公开换保护”，这决定了立法目的是通过允许修改申请文件，提高公开专利技术文件的质量，保障申请人的发明创造获得保护的权利。
根据专利法第三十三条的后半部分的规定，限制申请人对申请文件进行修改，其立法基础是“先申请原则”，这决定了立法宗旨是防止申请人通过修改加入新的内容而获取不正当利益，损害社会公众的就申请日后改进的专利申请获得授权的利益；保障社会公众利用专利文件公开的信息的安全性，维护社会公众对法律可预测性的信赖。
“记载的范围”是否应理解为“公开的范围”
● 专利法第33条判断修改是否超范围所涉及的“说明书记载的范围”应当理解成“说明书公开的范围”，也就是说，“说明书记载的范围”不应仅仅理解为说明书字面含义的范围。
● 在判断修改是否超范围时，应摒弃“客观真实标准”（直接地、毫无疑义地确定），而采用“高度盖然性标准”（直接地、毫无疑义地导出）。另外，采取“唯一性、必然性”来解释“直接地、毫无疑义地确定”过于严格，不利于维护申请人和/或专利权人的利益。
● 建议在“直接地、毫无疑义地确定的内容”的判断中，借鉴侵权判断中的“等同原则”。即，当修改后的内容虽然可以从原始申请中直接地、毫无疑义地确定，但却不能反过来由该修改后的内容直接地、毫无疑义地确定原始申请的记载的时候（非双向可逆），例如从说明书中披露的各组分同为
是否允许“二次概括”
首次概括是指专利申请在提交申请之时（即申请日）其申请文件中已经形成的概括，在申请日之后申请文件中出现的新的概括都属于重新概括，包括二次概括和二次以上的多次概括。
为了形成权利要求的技术方案，通常采用的概括可分为两种情况：一是将具体的技术特征进行归纳方式的概括，得到概括后的技术特征，称为“狭义概括”，其所涉及的对象是技术特征；二是将发明创造的技术内容（尤其是实施例）进行总结方式的概括，得到概括后的技术方案，称为“广义概括”，其所涉及的对象是技术方案。狭义概括通常是不允许的，因为狭义概括采用的是归纳方式，狭义概括的方向和程度均具有不确定性。允许狭义概括的例外情况是“并列选择法概括”（即将几个等效的技术特征并列以选择其中之一的表述方式）。但对于广义概括，如果申请主题不变，只要本领域技术人员能够确定原申请文件存在修改后技术方案中各个技术特征的组合关系，就可以允许；如果申请主题发生了变化，则还需要确定原申请文件是否明确记载了修改后的主题。
● 如果说明书实施例包括多个技术特征，那么认为说明书只记载了必须具备所有这些技术特征的技术方案是不合理的，而应该认定为记载了技术特征中的多种组合。因此，对技术特征进行重新组合的技术方案不能简单地直接认定为是一种重新概括。
但是，说明书中记载的多个技术特征有时是不能分割的，不能将作为一个整体的多个技术特征分割开来，仅拿出其中的一些技术特征加入权利要求。
● 应该允许在修改的权利要求书中出现对原说明书中部分实施方式采用原申请文件中未明确写明的中位概括；应该允许在修改权利要求书时仅将具体实施方式中的关键技术特征补入独立权利要求。
● 在原有上位概念下的中间位二次概括不会损害依赖于公布的原始申请文件的第三方的利益，所以是可以考虑允许申请人在审查过程中使用的，从而能更合理的保护申请人的适当权利。
（萧海、晓月，《中国专利与商标》杂志，2011年第1期）
