由北京市第一中级人民法院主办的专利侵权抗辩理论与实务研讨会于2009年11月30日在中国知识产权培训中心举行。北京市第一中级人民法院是国内最早审理专利案件的法院，也是审理专利案件数量最多的法院，曾多次举办知识产权审判理论与实务方面的研讨会。一中院的法官为本次研讨会带来了他们的研究课题，在课题报告中对专利侵权抗辩事由的成立、各种抗辩的适用及其法律依据以及在实践中存在的问题，在总结20年来司法审判实践的基础上作了深入的研究和探讨。应邀参会的相关法律专家和实务工作者就研究课题中提出的问题进行了热烈的讨论。主要内容包括：

 

1． “非生产经营目的”

根据专利法第11条的规定，“以生产经营目的”是专利侵权的构成要件。为此，在专利侵权诉讼中，被告通常以“非生产经营目的”进行抗辩。课题组认为，直接使用“非生产经营目的”的概念无法解决实践中的矛盾，例如，“非生产经营目的”的抗辩很难适用于可能免责的生产经营单位，同时，仅用“生产经营”也无法涵盖营利主体和非营利主体的非营利的侵权行为。为此，他们建议将抗辩中使用的“非生产经营目的”解释为“私人方式且无营利目的”。

 

主要意见

 

· “私人方式且无营利目的”的表述来源于欧洲专利公约，欧洲专利公约原文中用的是“privately”一词，是否将其译为“私人方式”，值得探讨。

 

· 应当以行为本身而不是主体来确定是否构成“非生产经营目的”，即：单位并不当然地排除在“非生产经营目的”的主体之外。

 

· “生产经营”应作广义的解释，不宜以“营利目的”限定“生产经营”，政府部门的行为、公益团体的行为尽管不以营利为目的，也不能完全排除在“生产经营”范围之外。

 

2. 科学实验免责和医药行政审批免责（Bolar例外）

本课题涉及专利法第69条第一款第（四）、（五）项的规定。课题组认为，科学实验免责和医药行政审批免责不应以“非生产经营目的”为前提。对于法中限定的“专为科研及实验”不应理解得过于狭窄，以免阻碍正常的科研开发。由于美国法规定的医药行政审批目的抗辩的对象是包括兽用药的，而我国相关法也没有对此作出限制，司法实践中对有关兽用药的医药行政审批目的的抗辩也应该予以支持。

 

主要意见

· 为了平衡社会各方利益，应该参照美国的做法，在对医药行政审批免责的同时，适当延长相关药品专利的保护期限，减少因药物审批延缓专利权的实施对权利人带来的不利影响。

 

· 在药品专利还有10-15年才到期的情况下，就提出仿制药品行政审批申请（一般2-3年就能获得批准），对于这种情形的药品行政审批，不应该作为例外而免责。

 

3. 现有技术抗辩

现有技术/设计抗辩是多年司法实践中最具争议的制度。2008年专利法第62条首次对此作出明文规定。课题组就其中最具争议的现有技术抗辩的对比对象、适用顺序、适用范围、成立标准等进行了研究。课题组认为，现有技术抗辩的适用范围应该包括等同侵权和相同侵权的情形，可以援引进行现有技术抗辩的包括自由公知技术和在他人垄断权范围内的现有技术。在现有技术的认定中，目前存在较窄的相同或新颖性标准和较宽的创造性标准或等同标准，均符合抗辩的正当性基础，对此的取舍存在两难：采用较严标准可操作性强，执法标准容易统一，但现有技术抗辩能够成立的情形较少，制度设置的作用打了折扣；采用较宽的标准会增加审理的难度，标准也不容易统一，需要在效率和公正之间找到平衡点。

 

主要意见

· 因专利经过授权程序，现有技术的认定不宜过宽，应采用新颖性标准。在认定时，可以把被控侵权技术/设计当作要申请专利的技术，以现有技术作为对比文件，看其是否具备新颖性，如部分技术特征不相同时，还要看这种不同是否是惯常手段的直接置换。审查顺序上，应先进行实质性判断，与现有技术比对，只有在现有技术抗辩不成立时，才去比较是否与专利技术方案相同或等同。在与现有技术的对比时，只能使用一份对比文件，对比的只限于其中披露的一个技术方案。对比的方式采用前后两份文件完全相同或者实质上相同，即类似专利审查中判断新颖性的方式。

 

· 对于抵触申请的存在是否可以作为抗辩事由，与会者有两种不同的意见。一种意见认为：不应该引入抵触申请抗辩[1]，理由是专利法只规定了“现有技术或者现有设计”抗辩，其适用限定为“属于现有技术或者现有设计”的技术或设计，而抵触申请不“属于现有技术或者现有设计”，这就明确地排除了抵触申请抗辩的法律适用。专利法之所以排除抵触申请抗辩的法律适用，主要考虑在于：判断是否为抵触申请，难免要涉及到前后两申请是否属于“同样的发明或者实用新型”，而这样的判断属于专利审查的业务范畴，根据我国职权分离原则，属于专利行政部门的职权，法院无权作出判断。

 

另一种观点认为，应该引入抵触申请抗辩，将抵触申请的存在作为抗辩事由。这样做，不是真的去审查一份文件是否与原告的专利构成抵触申请，只需要被控侵权人证明其实施的技术正好与抵触申请中的技术相同或等同，就可以得出“不侵权”的结论，无需判断是否在实体上属于“抵触申请”，不违背职权分离原则。

 

· 对于一审没有提出现有技术抗辩，二审才提出，法院是否应该审理的问题，有相反的两种意见。一种意见是，根据证据规则，被告必须在一审时提出被控侵权技术构成现有技术的证据；一审没有提出，二审不能再提。建议被告在一审时将其所有的主张一次提出。另一种意见认为，针对抗辩事由的证据不能卡得太死。二审作为对事实的审理，应该接纳新的证据，否则对被控侵权人来说，可能失去了最后的救济机会。

 

4. 先用权抗辩

先用权制度即现行专利法第69条第（二）项规定的“在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的”不视为侵犯专利权。对于争议较大的先用权的范围，课题组认为，先用权不仅包括制造和使用行为，与专利权利范围相对应的销售、许诺销售以及进口行为也应被认为属于先用权的内容。

 

主要意见

· 对于“必要准备”的认定，可以作一个假定式的判断：如果在先技术在专利申请日之前申请专利即能满足授权条件，就可以认为已经做好了必要的准备。

· 关于“原有范围”的认定。一种意见认为，只要限制在一个主体，属于正常地实施在先技术，就不应该用产量和生产能力来限制，有能力扩大生产，应当鼓励。另一种意见是，专利法采用先申请制，保护在先申请，鼓励公开技术，而先用权是一种特例，法律适用不宜过宽。

· 关于先用权抗辩适用于制造商，是否可以适用于销售商，主流意见认为可以适用于销售商，但存在程序上的问题，即如果制造商不参与诉讼，法院无法审，因而需要作出程序上的安排，使制造商参与诉讼，履行他的举证义务。

 

5. 合法来源抗辩

合法来源抗辩的法律依据是专利法第70条，即：为生产经营目的的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的侵犯专利权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。

 

主要意见

· 对法中规定的“使用、销售”应作狭义的理解，例如，销售侵权产品的数量不能太大，侵权部件产品在销售的整体产品中所占比例不能太大。

 

· 为防止权利人利用合法来源抗辩的规定，仅起诉销售商，而不起诉制造商，立法或司法中应该作出规限，让制造商参与到诉讼中来。

 

· 应当将“不知道是”这四个字从专利法第70条的内容中删除。因为行为人无法自证“不知道”，只要能证明合法来源，就应该推定行为人不知道。

 

课题组还就权利用尽抗辩、权利懈怠抗辩、权利滥用抗辩制度设置进行了研究。

 

对于权利用尽，与会者的认识基本一致，即专利产品一经售出，专利权人获得合理的对价之后，权利就用尽了。如果专利权人售出产品时规定了售后的限制条件，就是滥用权利。权利用尽是一种例外，专利权人应限定为中国专利权利人。

 

在关于权利懈怠抗辩、权利滥用抗辩制度的讨论中，与会者认为，由于在现行法中缺乏明确的法律依据，目前无法形成结论性的意见，但并不妨碍法院在司法实践中积极探索，为今后的立法提供条件。

 

（萧海）

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