墨西哥联邦工业产权保护法下的分案申请实务的变化
作者：港专公司内外事业部唐萌
分案申请是专利申请中的一个重要环节，它是指从一个现有专利申请中分离出一个新的专利申请，用于保护一个发明的不同方面或变体，是加强专利保护的有效手段。越来越多的申请人开始重视分案申请策略。
2020年11月5日，《墨西哥联邦工业产权保护法 (FLPIP)》 （以下简称保护法）正式实施，代替了1991年公布实施的《工业产权法（IPL）》（以下简称工业法），为专利申请、审查、保护等提供了更加明确和细致的规定。本文将介绍新的保护法中有关分案申请的法律法规，以及其在实践中带来的影响，希望为中国企业在墨西哥保护其创新技术提供参考。
原工业法对分案申请没有明确的规定，当时提交分案主要依据《巴黎公约》第4-G(2)条——申请人有权提出分案申请，分案保留母案的申请日，如果有优先权，分案可以要求优先权。由于《巴黎公约》对分案申请的规定十分宽松，在实践中，墨西哥专利局（IMPI）接受所有提出的分案申请，并且几乎没有对分案提出形式审查意见。而在2020年11月5日之后，新保护法对分案申请的保护主题、提出时机和条件等都做出了明确规定，具体为：
第100条：如果是申请人主动或应审查要求提出的分案申请，该分案申请必须满足以下要求：
II.与首次申请以及其他分案申请中要求保护的主题不同，不得添加新的内容或者扩大最初要求保护主题的范围。
分案要求保护的主题，也不得再次加入首次申请或已分出分案的申请中。
III.在本法第111条1规定的期限内提出分案申请，或者，如果是主动提出的，则按照本法第 102 条的规定提出分案申请。
分案申请不得包含其他分案申请，除非专利局认可或者申请人是根据本法第113条2的规定提出。
如果分案申请不符合本条规定的要求，但是符合本法第105条3规定，则该分案申请不得享受首次申请的申请日，视为在收到之日提交。
第102条：申请人可以按照本法第100条的规定，主动对仍在审理中的首次申请进行分案，分案的申请日与首次申请相同，并且在适当的情况下，要求优先权的日期。
就上述目的而言，首次申请仍在审理中应被理解为以下情形：在发出视为未提出、驳回、视为放弃或撤回该申请的决议之前，或者在国际申请依据PCT条约被视为撤回之前。
申请人在获悉首次申请获得授权时，仍可以在本法第110条4规定的两个月期限内主动提交分案申请。
新的保护法带来的首先影响是对于分案保护的主题，根据保护法第100条第II节，墨西哥专利局要求申请人不得重复提交首次申请（或任何前面已提交的分案申请）中的保护主题，以避免重复审查。
因此，在墨西哥提交分案申请时，我们建议不要提交原始 PCT 权利要求，而是提交修改后的权利要求，保证分案与首次申请或任何前序分案申请中的技术方案没有重叠。如果未能遵守该规定，专利局将不认可分案申请。
另一个重要变化是分案提出的时机及要求，保护法第100条第III节及第102条规定，为解决单一性问题而分出的申请，必须在答复单一性通知的同时或之前提出。主动分案则必须在首次申请缴纳授权费或驳回之前提出。分案的分案（即多级分案）只有在专利局认可或为解决单一性问题时才能提出，提出时机与上面单一性分案相同，主动的多级分案将不再被允许。
考虑到新保护法中明确了收到驳回通知将不能再提出分案申请，我们建议申请人如果有意提出分案，应在答复第1次或者第2次审查意见时同时提出分案。
在新保护法开始实施之初，墨西哥专利局依据上述法条，对多件母案已经授权的多级分案发出行政驳回意见，其中包括申请日在2020年11月5日之前的多级分案。这一做法引起了申请人的强烈反对，申请人通过新保护法中的过渡性条款提出异议，获得了一定的成效。专利局在2022年的部分时间内认可了申请日在2020年11月5日之前的主动多级分案。
不过值得注意的是，在2022年8月联邦法院颁布了一项判例，如果申请人要对适用于原工业法(IPL) 有效期内的申请（即申请日在2020年11月5日之前的申请）提出分案，则该分案只能在原申请审查程序尚未结束时提出，使得审查员可以充分考虑申请人想保护的所有主题。
该判例针对原工业法中未明确的主动分案提出时机做出了澄清，解决了诉讼程序中不同联邦巡回法院对于分案判定的矛盾。判例还解释道，对于单一性的审查是在实审阶段完成的，因此主动分案也应于原申请的实质审查阶段提出。如果在实审阶段以外提出主动分案，可能会改变已经完成审查的发明的条件和特征，产生扩大保护范围的风险。
基于上述判例，墨西哥专利局在2023年5月调整了对主动多级分案的态度，不再接受所有主动的多级分案。因此，如上面我们提出的建议，申请人应尽早考虑墨西哥分案的策略，尤其应该在首次申请审查程序结束之前。同时，申请人也应该更早地考虑是否需要多个分案，并且为此制定策略，比如将不同的技术方案写入同一个申请中，以期待收到单一性通知，从而分出多件申请。
注释：
1. Article 111: 当申请不满足授权条件而收到审查意见时，申请人可以在2个月期限内递交修改。如果在规定期限内，申请人没有做出答复，该申请将视为放弃。如果申请人没有放弃或者撤回申请，专利局必须对申请做出最终决定，授权或驳回。
2. Article 113: 当申请遇到本法第111条所述情况，且因为不符合单一性而无法获得授权时，专利局应考虑权利要求中首要提到的发明为主要保护内容。专利局可以要求申请人在规定期限内将该申请的发明主题进行限定，将其他发明内容作为分案提交。这样的分案可以保留首次申请的申请日，并且在适当的情况下，要求优先权。
3. Article 105: 只要申请符合本法第94条第I、IV、VII、VIII和IX节要求，专利局应将收到申请之日作为申请日，同时确认优先权。如果申请提交时未满足上述法条要求，则专利申请日应为所有条件满足之日。
4. Article 110:
专利申请一经公布，专利局应对其进行实质审查，以确定是否满足本法规定的要求，是否是授权所必要的，是否包含本法第47、49条所包列情况。为此，专利局应审查说明书、权利要求书、附图、序列表，以及生物宝藏等材料（如有）。
如果专利申请满足授权条件，专利局应通知申请人。授予专利权是有条件的，申请人应在自然年度的2个月内缴纳相关费用。如果申请人未满足前述要求，专利申请将视为放弃。
参考资料：
1. 《Mexico: Update On Divisional Applications In Mexico》by by SergioL. Olivares , Daniel Sánchez and Mauricio Sámano
2. 《Mexican Legal Perspective on Divisional Patenting》 by By: Víctor González
3. 《MEXICO FEDERAL LAW FOR THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY》 CURRECT TEXT from November 5, 2020
4. 《Paris Convention for the Protection of Industrial Property》of March 20, 1883, Article 4
