2018年江苏法院知识产权司法保护十大案例

1. “新百伦”诉中禁令最高限额司法惩罚案

案号：苏州中院（2017）苏05司惩001号

江苏高院（2017）苏司惩复19号

江苏高院（2018）苏司惩复4号

原告：新百伦贸易（中国）有限公司

被告：深圳市新平衡运动体育用品有限公司、晋江市青阳新钮佰伦鞋厂、莆田市荔城区搏斯达克贸易有限公司、郑朝忠、吴江区松陵镇新平衡鞋店

【裁判要旨】

审查诉中禁令所需具备的条件时，应综合考虑申请人的主体是否适格、被诉侵权行为构成侵权的可能性、不立即采取措施是否将使申请人合法权益受到难以弥补的损害、双方利益的平衡以及合理的担保数额等。对于何谓“难以弥补的损害”，应从申请人的市场份额是否可能被大量抢占、申请人的商誉是否可能遭到贬损、损害是否具有现实紧迫性等方面予以综合认定。

拒不履行诉中行为保全裁定，严重妨碍民事诉讼的正常开展，可依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十一条第一款第（六）项对其进行处罚。

【基本案情】

美国新平衡体育运动公司（以下简称新平衡公司）于1970年1月1日在美国注册成立，享有第4207906号“NEW BALANCE”、第G944507号“”注册商标专用权。新平衡公司的New Balance运动鞋最重要的装潢设计是“鞋两侧使用英文字母N”，消费者亦称New Balance运动鞋为“N字鞋”。这一装潢已由多个生效民事判决、行政处罚决定认定为知名商品特有装潢。新平衡公司授权原告新百伦贸易（中国）有限公司（以下简称新百伦公司）在中国境内非独占地使用相关知识产权生产销售New Balance运动鞋，并对侵犯新平衡公司知识产权的行为单独或与其共同提起诉讼。

2014年，本案被告郑朝忠在美国成立名为“USA New Bai Lun Sporting Goods Group Inc”公司，其将该公司名称翻译为“美国新百伦体育用品集团有限公司”。该美国公司授权郑朝忠独资设立的深圳市新平衡运动体育用品有限公司（以下简称深圳新平衡公司）在中国大量生产被控侵权运动鞋，并通过深圳新平衡公司官网、微博、微信、淘宝以及遍布全国各地的数百家专卖店等渠道大量推广、销售涉案侵权运动鞋。新钮佰伦鞋厂是郑朝忠经营的个体工商户，其在阿里巴巴旺铺推广和销售涉案侵权运动鞋，对外宣称其为涉案侵权运动鞋的生产厂家，并将其阿里巴巴旺铺链接到深圳新平衡公司官网。搏斯达克公司是被控侵权运动鞋的制造商，其负责涉案侵权运动鞋的研发和生产。涉案侵权运动鞋不仅未经授权使用了与新平衡公司第G944507号“”注册商标极其近似的“”商标，并且擅自使用了New Balance运动鞋中最具识别性的鞋两侧使用“N”字母这一装潢。深圳新平衡公司在其官网登载有大量关于New Balance运动鞋的文章，并将文章中的“New Balance”文字链接到推广涉案侵权产品的深圳新平衡公司官网，极容易导致相关公众对商品来源造成混淆和误认。同时，深圳新平衡公司和新钮佰伦鞋厂及其分销商冒用New Balance运动鞋的荣誉，虚假宣传涉案侵权运动鞋“一直是运动品牌中技术创新的先驱者和运动领袖的楷模，现已成为众多企业家和政治领袖爱用的品牌，在美国及许多国家被誉为‘总统慢跑鞋，慢跑鞋之王’”。吴江新平衡鞋店系被控侵权产品的经销商，其在苏州市吴江区吾悦广场开设了专卖店销售被控侵权产品。本案被告的侵权规模极大。在本案起诉前，涉案侵权产品已两次被行政处罚，但各被告依然在大量生产、销售被控侵权产品。销售涉案侵权运动鞋的专卖店有500多家，遍布全国各地，其中，在微信和微博上宣传的专卖店就超百家，覆盖14个省，3个直辖市，40多个地级市。且被告仍在不断扩大销售规模。仅2015年一年时间就设立了300多家销售涉案侵权产品的专卖店，销售量在100多万双，常年库存备货10-20万双鞋。在百度贴吧、新浪微博等商品评论中，存在数十条将涉案侵权产品误认为是New Balance鞋而进行购买的评论。新百伦公司起诉至苏州中院，请求判令各被告立即停止侵权，并销毁库存的所有侵权商品、消除影响；深圳新平衡公司、搏斯达克公司、郑朝忠等共同赔偿经济损失及为制止侵权行为的合理支出等人民币1000万元。

本案新百伦公司在起诉时，申请了诉中行为保全（即诉中禁令），要求深圳新平衡公司、搏斯达克公司、新钮佰伦鞋厂、郑朝忠立即停止生产、销售包含有标识的鞋类产品，立即停止生产、销售鞋两侧使用“N”字母这一装潢的鞋类产品，吴江新平衡鞋店立即停止销售包含有上述标识的运动鞋，深圳新平衡公司立即停止在其官网上使用第4207906号“NEW BALANCE”商标，立即删除其官网、微信、微博等有关虚假宣传的内容。

法院组织了诉中行为保全听证程序，在听证程序中进行了证据交换，听取了双方意见。法院认为，新百伦公司作为涉案商标的被许可人，并经涉案商标权利人明确授权，有权就被控侵权行为提起本案诉讼，在诉讼中提出行为保全申请。 New Balance运动鞋两侧使用“N”字母标识这一装潢构成知名商品特有装潢的可能性极大，被告的行为存在侵害原告知名商品特有装潢权、注册商标专用权以及虚假宣传的可能性，不立即采取措施将对权利人造成不可弥补的损害。法院遂结合损害平衡性，以及新百伦公司提供的担保等情况，于2016年9月13日，裁定被告立即停止生产、销售包含有标识的鞋类产品，立即停止生产、销售鞋两侧使用“N”字母标识这一装潢的鞋类产品，立即删除其官网、微信、微博等有关虚假宣传的内容等。

法院于2016年10月18日至福建向深圳新平衡公司、新钮佰伦鞋厂、搏斯达克公司直接送达，向郑朝忠留置送达了民事裁定书。禁令裁定送达后，几被告拒绝履行生效裁定，一审法院于2017年3月3日通过直接送达和邮寄送达的方式向几被告送达了《告知书》，告知其应立即履行生效裁定及拒不履行的法律后果。泉州市中级人民法院接受一审法院的委托，向深圳新平衡公司直接送达《告知书》、开庭传票等法律文书时，深圳新平衡公司工作人员当众将法院送达的法律文书丢弃至警车旁。截至2017年4月11日庭审之日，深圳新平衡公司、搏斯达克公司、新钮佰伦鞋厂、郑朝忠仍未履行行为保全裁定的内容。

【法院认为】

在诉讼程序中，当事人应当在指定期限内履行已发生法律效力的裁定。对于拒不履行法院已经发生法律效力的裁定的，法院可以根据情节轻重予以罚款、拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任。本案中，深圳新平衡公司、新钮佰伦鞋厂、搏斯达克公司、郑朝忠在收到已经发生法律效力的裁定书后，不履行该裁定，在法院向其发送督促履行的《告知书》后，仍拒不履行，主观恶意明显，严重妨碍了民事诉讼的正常开展，应予处罚。深圳新平衡公司不仅拒不履行生效裁定，且在法院向其送达《告知书》等法律文书时，当众将文书丢弃，妨碍诉讼情节恶劣，应按照法定最高限额予以罚款。据此，法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十一条第一款第（六）项，第一百一十五条第一款、第一百一十六条第一款、第三款规定，于2017年4月21日作出(2017)苏05司惩001号民事决定书，决定对深圳新平衡公司处以100万元罚款，对搏斯达克公司处以50万元罚款，对新钮佰伦鞋厂处以10万元罚款，对郑朝忠处以10万元罚款，上述罚款限决定书送达之日起七日内交纳。

后因上述被罚款人未按期缴纳罚款，法院将该案件移送执行，执行标的为170万元。在执行过程中，法院依法冻结、扣划了郑朝忠银行存款，将深圳新平衡公司、新钮佰伦鞋厂、搏斯达克公司、郑朝忠纳入失信被执行人名单，并发布限制消费令。

【典型意义】

本案系我省首例涉及知名商品特有装潢出具禁令的案件，也是江苏地区、乃至全国首例从禁止生产、销售到禁止虚假宣传全链条覆盖的诉中禁令。后由于被申请人拒不履行诉中禁令，又对其行为进行了司法罚款。本案出具的禁令裁定及司法罚款决定，不仅彰显了我国平等保护中外当事人知识产权以及维护司法权威的决心，而且通过详细说理对知识产权诉讼中禁令裁定应当具备的条件，担保数额的设定等做出了一定的探索，为实务界提供了借鉴。

2.涉复杂技术事实认定及权利要求解释的侵害发明专利权纠纷案

案号：苏州中院（2012）苏中知民初字第0106号

江苏高院（2015）苏知民终字第00172号

原告：莱顿汽车部件（苏州）有限公司

被告：盖茨优霓塔传动系统（上海）有限公司、奇瑞汽车股份有限公司、苏州新世纪汽车贸易有限公司

【裁判要旨】

在涉及复杂技术事实认定的专利侵权案件中，双方当事人可以提供专家辅助人参与诉讼，就涉案技术的专门性问题向法庭作出说明。同时，法庭也可指定专家辅助人出庭，协助法庭查明技术事实。

说明书及其附图对于权利要求的解释作用体现在，帮助本领域普通技术人员准确理解权利要求的内容，但不能替代权利要求在界定专利权保护范围过程中的地位和作用。通常情况下，应当以技术特征文义范围限定专利权利要求保护的范围。只有当某一技术特征不具备实质性技术内容时，才需要对该技术特征文义限定的保护范围进行调整，以保证专利权保护范围更为合理。生效的专利权无效宣告请求审查决定书等审查档案中所记载的发明区别于现有技术的内容，应作为确定专利权保护范围的重要参考。

被控侵权技术方案只要具备了与权利要求所限定的所有技术特征，就落入了专利权的保护范围，至于被控侵权技术方案是通过什么研究方法获得，并不影响专利侵权的认定。这正是“以公开换保护”这一专利制度核心的基本要求，也体现了专利保护与商业秘密保护的区别所在。

在以“侵权人因侵权所获得的利益”确定赔偿额时应当注意：第一，发明的主题名称以及权利要求的内容，是准确界定侵权产品的依据；第二，与发明主题名称相对应的侵权产品的单价是赔偿额计算的基础，不能仅以体现发明点的部分技术特征所对应的零部件单价为基础，除非当发明主题名称过于宽泛，也即专利所要保护的技术方案相对于现有技术，改进部分仅在于局部，体现发明点的技术特征之间相互配合或者单独发挥作用即实现专利的发明目的时，才需考虑是否应对侵权产品的单价予以调整，也即考虑技术贡献度问题；第三，侵权人因侵害专利权行为所获得的利益，应当全部纳入到赔偿额的范围，除非侵权人举证证明其获得的利益中，还包含由商业秘密、商标等其他权利所产生的利益。

【基本案情】

莱顿苏州公司系一项名称为“具有非圆形驱动部件的同步传动装置及其运转和构造方法”（专利号为ZL02823458.8）的中国发明专利（简称涉案专利）的被许可人，且得到涉案专利的专利权人利滕斯汽车公司（Litens Automotive Group）授权，有权针对侵害涉案专利权的行为以其自己名义提起诉讼并获得赔偿，同时，利滕斯汽车公司就同一侵权事宜不再另行起诉。

2011年9月27日，莱顿苏州公司通过公证购买的方式，从苏州新世纪汽车贸易有限公司购买了一台由奇瑞公司制造的型号为SQR481的发动机整机，该发动机的正时传动系统由盖茨上海公司设计，并且，盖茨上海公司提供了该款发动机正时传动系统的主要零部件。2012年3月30日莱顿苏州公司以盖茨上海公司和奇瑞汽车公司未经许可，在生产、销售的SQR481、SQR484、SQR477及E4G16系列四款发动机产品中，以生产经营为目的，共同实施涉案专利技术构成专利侵权为由，诉至江苏省苏州市中级人民法院，请求判令：盖茨上海公司、奇瑞公司立即停止生产、销售与涉案专利相同的同步传动装置及含该装置的发动机总成产品；盖茨上海公司、奇瑞公司共同赔偿莱顿苏州公司经济损失37964906元及为制止侵权支付的合理费用475790元。一审法院经审理后认为，被诉侵权产品缺少涉案专利权利要求的技术特征，因而不落入涉案专利权的保护范围，据此驳回莱顿苏州公司的诉讼请求，莱顿苏州公司不服一审判决，向江苏高院提起上诉。二审中，莱顿苏州公司明确放弃针对SQR477及E4G16两款发动机的侵权指控，并且明确表示因莱顿苏州公司所获得的授权许可期限已经到期，故放弃要求盖茨上海公司、奇瑞公司停止侵权的诉讼请求。

涉案专利是一项关于汽车发动机正时系统的减振技术，包含58项权利要求，莱顿苏州公司以权利要求1、30、39、58作为其权利依据。权利要求1为：一种同步传动装置，其包括：一个连续循环回路式的长传动构件，其具有若干啮合段；若干转动体，其包括至少一个第一和一个第二转动体，所述第一转动体具有若干和所述长传动构件的啮合段相啮合的齿，所述第二转动体具有若干和所述长传动构件的啮合段相啮合的齿；一个和所述第二转动体相连接的旋转负荷组件；所述长传动构件环绕着所述第一、第二转动体相啮合，所述第一转动体设置成用来驱动所述长传动构件，而所述第二转动体设置为由所述长传动构件驱动，所述转动体之一具有一个非圆形轮廓，所述非圆形轮廓具有至少两个突出部与缩进部交替排列，所述旋转负荷组件在受到驱动转动时，产生一个周期性波动负荷转矩；其特征在于：所述非圆形轮廓的突出部和缩进部的角位与产生在所述第二转动体上的周期性波动负荷转矩的角位相关，并且所述非圆形轮廓的偏心距的大小使得所述非圆形轮廓在所述第二转动体上施加一个相反的波动校正转矩，减少或基本上抵消所述旋转负荷组件的波动负荷转矩。

权利要求30为权利要求1的从属权利要求，权利要求39为一种运转同步传动装置的方法权利要求，权利要求58为一种同步传动装置的独立权利要求，限于篇幅，权利要求30、39、58的具体内容不再详述，可参见涉案专利的权利要求书。

针对涉案专利，盖茨公司（系盖茨上海公司的母公司）和盖茨上海公司曾分别向国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委）提出无效宣告请求，专利复审委分别于2011年1月12日、2013年5月29日作出第15956、20785号无效宣告请求审查决定书，均维持涉案专利有效。

针对涉案专利的同族专利DE60213647（该德国专利与涉案专利享有共同优先权US60/333，118，2001.11.27，US60/369,558,2002.4.4，与涉案专利的权利要求基本相同），盖茨公司曾向德国联邦专利法院提起专利无效诉讼，该院于2016年2月2日作出判决，驳回盖茨公司起诉。

【法院认为】

一、关于被控侵权产品是否落入涉案专利权保护范围

（一）关于权利要求解释

本案中，双方关于权利要求解释的争议焦点在于：1.关于波动负荷转矩的解释；2.关于波动校正转矩的解释；3.关于J、K两个技术特征的解释，也即对于技术特征J“所述非圆形轮廓的突出部和缩进部的角位与产生在所述第二转动体上的周期性波动负荷转矩的角位相关”、技术特征K“并且所述非圆形轮廓的偏心距的大小使得所述非圆形轮廓在所述第二转动体上施加一个相反的波动校正转矩，减少或基本上抵消所述旋转负荷组件的波动负荷转矩”的限定范围应作何种理解。

根据涉案专利相对于现有技术的技术贡献以及本领域普通技术人员对于权利要求文字含义的理解，权利要求1的保护范围应界定至“采用非圆轮产生校正转矩，并利用该校正转矩抵消或减少波动负荷转矩”这一层面，不应将涉案专利权利要求的保护范围限缩至非圆形轮廓角位和偏心距的具体数值以及确定具体数值的方法。盖茨上海公司关于技术特征J、K系功能性特征，并应结合说明书和附图描述该功能的具体实施方式确定该技术特征的内容的主张缺乏事实和法律依据，不予支持。一审法院虽未将技术特征J、K明确认定为功能性特征，而是认定为工作原理类技术特征，并将涉案专利的发明点认定为“从减少或基本上抵消波动负荷转矩的方式来设定非圆形轮廓的偏心距和角位”，从而将涉案专利的保护范围限定为说明书所记载的非圆形轮廓的偏心距和角位的具体设定方式，系未准确把握和理解涉案专利的发明点和专利权利要求文义内容，由此对权利要求的相关技术特征作出了限缩性的解释，不恰当地缩小了权利要求的保护范围，

（二）关于侵权比对

莱顿苏州公司诉讼中明确以涉案专利权利要求1、30、39、58为其权利依据，符合法律规定，二审法院对被控侵权产品是否落入莱顿苏州公司所主张的权利要求进行逐一审查。

1.关于权利要求1

双方除对被控侵权产品是否具有与技术特征J、K相同或等同的技术特征有异议外，对被控侵权产品与权利要求1中的其他技术特征相同并无异议。被控侵权产品的非圆轮突出部和缩进部的角位与凸轮轴负荷转矩（对应于涉案专利的波动负荷转矩）的角位相关，这与涉案专利权利要求1中的技术特征J构成相同特征；被控侵权产品中非圆轮校正转矩（对应于涉案专利的波动校正转矩）基本上抵消了凸轮轴负荷转矩（对应于涉案专利的波动负荷转矩），这与涉案专利权利要求1中的技术特征K构成相同特征。因被控侵权产品具有权利要求1所记载的全部技术特征，故根据全面覆盖原则，被控侵权产品落入涉案专利权利要求1的保护范围。

2.关于权利要求30

该权利要求在引用权利要求1～4中的任意一项的基础上，对非圆形轮廓的几何形状、非圆形轮廓转动体的基准方向、非圆形轮廓角位范围作了进一步限定。先考察引用权利要求1的权利要求30，由于被控侵权产品已经落入权利要求1的保护范围，故仅需判断被控侵权产品是否具有权利要求30的区别技术特征，即“L、所述非圆形轮廓具有至少两个基准半径，M、每个基准半径都从设有所述非圆形轮廓的转动体的中心出发，并穿过所述非圆形轮廓的一个突出部的中心，N、所述非圆形轮廓的角位与设有所述非圆形轮廓的转动体的一基准方向相关，O、所述基准方向为一个向量的方向，该向量将所述长传动机构环绕带有所述非圆形轮廓的转动体所包绕的角区二等分，P、所述非圆形轮廓的角位是这样的，当所述旋转负荷组件的波动负荷转矩为其最大值时，基准半径的角位从基准方向算起、在设有所述非圆形轮廓的转动体的转动方向取90°～180°范围内”。根据涉案专利权利要求书、说明书以及《奇瑞引擎阀门扭矩测量与非圆曲轴皮带轮扭矩》和《奇瑞汽车发动机非圆曲轴传动轮振幅与相位（方向）测量》报告，被控侵权产品具有与引用权利要求1的权利要求30所有相同的技术特征，落入权利要求30的保护范围。至于被控侵权产品是否还落入引用权利要求2/3/4的权利要求30的保护范围，已无进一步比对的实际意义，不再予以评判。

3.关于权利要求39

首先，根据权利要求39的主题名称，该权利要求所要保护的技术方案是一种运转同步传动装置的方法，因此，与之相比较的被控侵权对象，也应是一种装置的运转方法。其次，虽然莱顿苏州公司并未提交相关证据直接证明盖茨上海公司、奇瑞公司等直接实施了权利要求39所要求保护的方法，但根据莱顿苏州公司提交的检测报告以及二审法院在权利要求1、权利要求30侵权比对中的相关认定，只要被控侵权产品运转起来，必然具有权利要求39的各项技术特征。而作为被控侵权产品制造者的盖茨上海公司、购买被控侵权产品并将其安装在自己生产的发动机上的奇瑞公司，必然会在研发、调试过程中运行被控侵权产品，而一旦运行被控侵权产品，则被控侵权产品的运行步骤方法必然会落入权利要求39的保护范围。

4.关于权利要求58

权利要求58由技术特征A2～P2组成，其中，技术特征A2～K2与专利权利要求1中的技术特征A～K相同，技术特征L2～P2与专利权利要求30中的技术特征L～P相同。因被控侵权产品分别落入涉案专利权利要求1和30的保护范围，因此被控侵权产品具有技术特征A～P，又由于技术特征A2～P2与A～P相同，故被控侵权产品落入专利权利要求58的保护范围。

（三）需要说明的其他问题

1.关于莱顿苏州公司提交的相关测试报告的真实性

莱顿苏州公司在本案诉讼中所提交的相关测试报告能够反映被控侵权产品的技术特征，可以作为查明技术事实的依据，理由如下：

首先，涉案技术事实专业性较强，一审法院曾先后两次委托相关鉴定机构进行鉴定，但均被以没有能力开展鉴定为由退回鉴定，在此情况下，莱顿苏州公司为完成证明被控侵权产品落入涉案专利权利要求保护范围的举证责任，自行对被控侵权产品进行相关实验和测量，具有正当性和必要性。

其次，本案中，莱顿苏州公司为证明被控侵权产品落入涉案专利权利要求保护范围所进行的相关实验测试以及计算，是在符合专利侵权技术比对规则的前提下，所作的必要简化，且相关简化并不影响侵权比对结果。

第三，采用不同方法所得到的被控侵权产品的凸轮轴负荷转矩和非圆轮校正转矩的测量结果存在一定差异，但一方面，不同测量方法本身就会不可避免地给测量结果带来一定的影响，测量结果因方法而存在差异恰恰在一定程度上反映了测量实验的真实性。另一方面，综合比较图4、图5、图6、图7，可见被控侵权产品的非圆轮校正转矩的相位与凸轮轴负荷转矩相反，幅值略小于凸轮轴负荷转矩，这使得非圆轮校正转矩能够抵消部分凸轮轴负荷转矩，使得作用在被控侵权产品上的总的波动力矩减少，这正与涉案专利的技术特征K相同）。因此，由于不同方法造成上述计算和测量结果的差异，不足以否定被控侵权产品的凸轮轴负荷转矩和非圆轮校正转矩已产生了力矩抵消效果的定性判断结论，盖茨上海公司所提到的不同方法的结果存在差异的问题虽然客观上存在，但并不会影响到本案侵权判定结果。

最后，虽然上述测量和实验系莱顿苏州公司单方进行，并没有对方或者公证机构监督测量和实验过程，但在其提交的测量报告中以文字、表格数据、曲线图、照片、视频等方式详细记录了测量方案、过程以及结果，上述测量和实验具有可重复性。对于上述具有可重复性的测量和实验，盖茨上海公司仅是提出口头质疑，并未提交能够支持其主张的实验数据，而且，法庭专家辅助人亦认可相关测试的实验设计、原理的科学性。综合以上因素，盖茨上海公司否认涉案测量和实验报告真实性的证据并不充分，不予采信。

2.关于盖茨上海公司提出的被控侵权产品技术方案系其另行研发的抗辩理由

首先，专利权是一项排他性权利，在专利保护期限内，未经专利权人许可，任何单位和个人都不得为生产经营目的实施该专利。同时，专利法对专利的排他性权利也作了一定限制，但都有明确的法律规定，例如权利用尽、先用权抗辩、现有技术抗辩等。本案中盖茨上海公司所提出的关于被控侵权产品所使用的技术方案系其在现有技术的基础上自行研发而得、不构成专利侵权的抗辩，不属于专利法所规定的不构成或不视为侵犯专利权的法定抗辩事由，且盖茨上海公司研发被控侵权产品技术方案的时间始于2007年，晚于涉案专利申请日2002年，亦无法适用先用权抗辩。

其次，专利权人就某项技术享有在一定期限内的排他性权利，是以其向社会公众公开其发明内容为对价的。而这种排他性权利的范围，即专利权的保护范围，是以记载在权利要求书中的各项权要求的内容为准。也即被控侵权技术方案只要具备了与权利要求所限定的所有技术特征，就落入了专利权的保护范围，至于被控侵权技术方案是通过什么研究方法获得，则并不影响专利侵权的认定，这正是“以公开换保护”这一专利制度核心的基本要求，也体现了专利保护与商业秘密保护的区别所在。本案中，尽管盖茨上海公司陈述的关于如何获得被控侵权技术方案的方法具有科学性依据，且从其提交的相关资料也证明了该方法具备可行性，但由于其通过正交实验方式所获得的最终技术方案客观上已落入在先公开并获得授权的涉案专利权利要求保护范围（通过前述侵权比对可知，被控侵权产品具备了与权利要求1、30、39和58相同的所有技术特征），在这种情况下，其以获得被控侵权技术方案的研究方法不同为由，主张被控侵权产品未落入涉案专利权利保护范围的主张不能成立，不予采纳。

二、关于侵权行为的认定及民事责任的承担

（一）盖茨上海公司、奇瑞公司各自侵权行为

根据盖茨上海公司自认以及奇瑞公司的陈述，盖茨上海公司向奇瑞公司提供了被控侵权技术方案以及产品的主要零部件（非圆轮、惰轮以及张紧轮），奇瑞公司在盖茨上海公司提供的技术方案的指导下，将非圆轮、惰轮、张紧轮、正时皮带等组装在一起，构成正时传动系统，该正时传动系统落入涉案专利权的保护范围，奇瑞公司的上述行为属于专利法所规制的制造侵害专利权产品的行为；上述侵害涉案专利权的正时传动系统为SQR481发动机的零部件，奇瑞公司将SQR481发动机安装于整车上并对外销售，上述行为属于专利法所规制的使用和销售侵害专利权产品的行为。盖茨上海公司虽未完整实施专利法所规制的制造、销售侵权产品的行为，但其向奇瑞公司提供了完整的被控侵权技术方案和主要零部件，而且，从盖茨上海公司及其母公司盖茨公司曾数次在中国和欧洲提起针对涉案专利及同族专利无效程序的事实来看，盖茨上海公司对其向奇瑞公司提供的被控侵权技术方案中包含有侵害涉案专利技术的事实是明知的，故盖茨上海公司为奇瑞公司上述制造、销售侵权产品的专利侵权行为提供了帮助，构成帮助侵权。

关于莱顿苏州公司所主张的SQR484发动机正时传动系统是否构成侵权的主张。虽然莱顿苏州公司并未提供能够直接证明SQR484型号发动机正时传动系统落入涉案专利权保护范围的相关检测数据，但考虑到盖茨上海公司、奇瑞公司并未否认SQR484发动机正时传动系统亦采用了来源于盖茨上海公司的非圆轮技术，且盖茨上海公司、奇瑞公司并未就SQR484发动机正时传动系统采用的非圆轮技术不同于SQR481发动机提供相应的证据，故奇瑞公司制造的SQR484发动机正时传动系统亦落入涉案专利权的保护范围。

（二）关于民事责任以及赔偿数额的确定

因莱顿苏州公司所获得的授权许可期限已经到期，莱顿苏州公司在二审庭审中明确放弃本案中要求盖茨上海公司、奇瑞公司停止侵权的诉讼请求，仅要求盖茨上海公司与奇瑞公司承担赔偿损失的民事责任，二审认为，莱顿苏州公司上述放弃部分诉讼请求的行为系对其自身合法权益的处分，不增加相对方当事人的负担，且不涉及第三人利益、国家利益和社会公共利益，应当予以准许。盖茨上海公司为奇瑞公司制造、销售侵权产品的侵权行为提供了侵权技术方案以及主要零部件，构成帮助侵权，故盖茨上海公司与奇瑞公司应当承担连带赔偿责任。

本案中，莱顿苏州公司主张以“侵权人因侵权所获得的利益”来计算赔偿数额，具体公式为“赔偿数额=侵权产品销售总量×产品单价×利润率”，二审法院根据查明事实逐一确定对上述公式中各项参数的具体数值，并考虑专利的技术贡献度，最终确定赔偿数额。

1.关于侵权产品数量

莱顿苏州公司在本案中通过两种计算方法分别得出了2010年4月～2012年10月期间侵权产品的销量为279104套（包括SQR481、SQR484两种型号的发动机正时传统系统）和332892套（仅针对SQR481发动机正时传动系统）。二审法院认为，（1）莱顿苏州公司的两种计算方法都包含一定的假设和估算因素；（2）虽然莱顿苏州公司主张的两个数据都存在假设和估算因素，而盖茨上海公司提交的非圆轮销售数据也不能直接反映出侵权产品的产销数量，但考虑到上述三个数据之间差异并非很大，如果通过审计精确地统计2010年4月～2012年10月期间侵权产品的数量，则需支出高昂的审计费用；（3）除了本案侵权技术方案之外，盖茨上海公司并未提供给奇瑞公司关于在发动机正时系统中运用非圆轮技术的其他备选技术方案；（4）盖茨上海公司将整个查询、统计非圆轮销量的过程用公证方式予以固定，虽然属于单方提交的证据，但数据真实可信，对侵权人根据法院的要求如实提供相关证据的行为应予充分肯定；（5）莱顿苏州公司也基本认可将盖茨上海公司销售给奇瑞公司非圆轮数量作为侵权产品的销售数量。基于以上因素，二审法院以盖茨上海公司提交的2010年4月～2012年10月期间其向奇瑞公司供销的非圆轮数量265159作为在该段时间内的侵权产品的制造、销售数量。

2.关于侵权产品的单价

莱顿苏州公司根据淘宝网“上海主流汽配”商铺销售的“盖茨皮带正时维修套装奇瑞A5 1.6L/1.8L/2.0L 奇瑞A3 1.6L/1.8L/2.0L正时皮带维修套装正时皮带77173*25.4+正时张紧轮GTS1025+惰轮GTS5004+惰轮GTS5005”确定侵权产品的销售单价为490元。二审法院认为：

在以“侵权人因侵权所获得的利益”确定赔偿额时应注意以下几点：第一，发明的主题名称以及权利要求的内容，是准确界定侵权产品的依据；第二，与发明主题名称相对应的侵权产品的单价是赔偿额计算的基础，不能仅以体现发明点的部分技术特征所对应的零部件单价为基础，除非当发明主题名称过于宽泛，也即专利所要保护的技术方案相对于现有技术，改进部分仅在于局部，体现发明点的技术特征之间相互配合或者单独发挥作用即实现专利的发明目的时，才需考虑是否应对侵权产品的单价予以调整，也即考虑技术贡献度问题；第三，侵权人因侵害专利权行为所获得的利益，应当全部纳入到赔偿额的范围，除非侵权人举证证明其获得的利益中，还包含由商业秘密、商标等其他权利所产生的利益。

本案中，首先，与涉案专利权利要求1、30、39、58的主题名称相对应，本案中侵权产品是发动机上所安装的正时传动系统，侵权产品中的零部件与权利要求中技术特征的对应关系为：侵权产品中的正时皮带对应于专利中的长传动构件；侵权产品中的惰轮、张紧轮对应于专利中的若干转动体；侵权产品中的非圆轮对应于专利中的具有非圆形轮廓的转动体；侵权产品中的凸轮轴对应于涉案专利中的旋转负荷组件。由此可见，在莱顿苏州公司所主张的“盖茨皮带正时维修套装”的价格中，仅是包含侵权产品的部分零部件，而非完整的侵权产品的价格（如非圆轮、凸轮轴的价格并不包含在“盖茨皮带正时维修套装”之内），莱顿苏州公司以侵权产品部分零部件的单价作为赔偿计算依据，系其对自身权益的处分，并不损害他人利益，予以支持。

其次，涉案专利的发明点在于通过非圆轮产生波动校正转矩，减小或抵消由旋转负荷组件产生的波动负荷转矩，从而减少或消除同步传动装置的振动和噪音。由此可见，落入涉案专利权保护范围发动机正时传动系统中的非圆轮并非独立工作就能够发挥减振降噪的功效，而是需要与正时传动系统中其他所有零部件共同工作，才能实现专利所要实现的技术效果，因此本案中不存在发明主题名称相对于体现发明点的技术特征过于宽泛的问题。而且本案中并无证据显示还有其他权利对实现侵权产品的价值具有重要贡献。再结合盖茨公司及盖茨上海公司曾针对涉案专利两次提起无效宣告请求的事实，特别是在未发生侵权诉讼的德国，盖茨公司亦提起了针对涉案专利的同族专利的无效诉讼，说明涉案专利是汽车正时传动系统中的一项非常重要的技术，具有非常高的市场价值。综合以上因素，二审法院认定涉案专利对于本案侵权产品的技术贡献度为100%。因此本案应当以侵权产品整体的价格作为计算赔偿额的依据，对于盖茨上海公司提出的仅能以非圆轮差价作为侵权获利计算依据的抗辩理由不予采纳。

第三，关于盖茨上海公司是否仅在其向奇瑞公司提供的非圆轮获利范围内承担赔偿责任的问题。奇瑞公司制造、销售侵权产品的行为构成专利侵权，其应承担相应的赔偿责任，赔偿范围为制造、销售侵权产品整体所获利益，盖茨上海公司应当就其向奇瑞公司提供了侵权产品的技术方案及关键零部件的行为承担连带赔偿责任。盖茨上海公司提出其应当承担的赔偿范围仅限于非圆轮差价部分的主张无法律依据，不予支持。

第四，在二审中莱顿苏州公司委托诉讼代理人当庭打开“盖茨皮带京东自营旗舰店”，显示“盖茨K0277173正时皮带套装4件套适用于奇瑞A3/A5 瑞虎5 2.0瑞麒 G6 2.0T，价格498元/套”，证明不同销售平台、销售主体所显示的侵权产品销售单价基本一致，故莱顿苏州公司所主张的侵权产品单价属于正常的市场销售价格。

综上，二审法院确定本案侵权产品的销售单价为490元/套。

3.关于侵权产品的利润率

本案中，莱顿苏州公司主张以第三方机构AlixPartners公司调研报告作为确定侵权产品的合理利润率。根据《AlixPartners2010年中国汽车展望调研报告》，2010年中国汽车零部件供应商的平均利润率约为10%。二审法院认为：

首先，莱顿苏州公司主张的侵权产品利润率数据来源于第三方中立机构出具的调研报告，该机构为一家国际知名的专业咨询公司，盖茨上海公司如质疑上述调研报告的真实性，可以方便地与该机构取得联系并核实该调研报告的真实性，而盖茨上海公司仅是口头简单质疑该调研报告真实性，并未提供相应反证，故对于盖茨上海公司的该抗辩意见不予采纳。

其次，根据该调研报告，莱顿苏州公司所主张的10%的利润率是2009年第四季度中国汽车零部件供应商营业利润率，而2009年度前三季度的营业利润率分别为1%、8%、9%，由此可以看出，中国汽车零部件供应商的营业利润率的在一年之内存在较大幅度的波动，故二审法院以莱顿苏州公司提交证据中所记载的中国汽车零部件供应商在2009年四个季度营业利润率的平均值作为侵权产品的利润率，即侵权产品的利润率=（1%+8%+9%+10%）÷4=7%。二审法院之所以仅以2009年四个季度的平均营业利润率作为确定侵权产品的利润率，而未将调研报告中出现的2007年、2008年的营业利润率数据（2007年为5%、2008年为1%）纳入到侵权产品利润率的计算中，是因为：（1）2009年最接近莱顿苏州公司主张的侵权赔偿期间（2010年4月至2012年10月），故2009年的数据最能够反映出侵权赔偿期间的中国汽车零部件供应商的营业利润率的实际情况；（2）从2007年、2008年以及2009年四个季度的营业利润率的变化趋势来看，中国汽车零部件供应商的营业利润率在2007年、2008年是下跌趋势，在2009年第1季度跌至谷底1%，但在2009年第2季度迅速回升达到8%，到2009年第4季度达到10%，仍保持上升趋势，如果把2007年、2008年的数据纳入到侵权产品利润率的计算中，则会使得计算结果因未考虑变化趋势而较大程度地偏离侵权赔偿期间内的实际营业利润率，有损专利权人应取得的合法利益。

综上，二审法院根据莱顿苏州公司所提交的AlixPartners公司调研报告，确定侵权产品的利润率为7%。

4.关于合理支出

本案中莱顿苏州公司所主张的合理支出主要包括两部分：一是一、二审的律师费合计150万元；二是公证取证费用，包括购买侵权产品的费用和公证费合计49080元。

关于莱顿苏州公司一、二审所支出律师费，二审法院认为，莱顿苏州公司为证明其为本案诉讼所支出的律师费，提供了委托代理合同及相应的银行汇款凭证、增值税发票的原件，委托代理合同上清楚地记载了委托代理事项即为本案诉讼提供法律服务，银行汇款凭证以及增值税发票上所记载的数额与委托代理合同上所记载的金额完全一致，汇款发生时间、笔数、开票时间也与委托代理合同上所记载的付款方式、条件基本一致，因此可以认定莱顿苏州公司为本案一、二审所支出的律师费用确为150万元。关于莱顿苏州公司为本案所支出的律师费用是否过高，二审法院认为，本案系专利侵权诉讼，对从事此类诉讼的代理人及诉讼团队的专业方向具有特殊的要求。并且，本案涉及的技术问题和法律适用问题非常复杂，属于专利侵权诉讼案件中的疑难复杂案件，代理难度和工作量较大。一、二审法院为查明本案事实，听取各方诉辩意见，共组织双方质证、谈话以及开庭审理等诉讼活动共计27次，形成各类笔录479页。此外，莱顿苏州公司和盖茨上海公司双方委托诉讼代理人在一、二审诉讼中各自提交了数千页的证据材料、书面质证意见和代理意见，一审诉讼中的有效案件材料装订成册达21册。因此，依据莱顿苏州公司提交的代理合同、转账凭证，并综合案件性质、难度、代理工作量等因素，二审法院认定莱顿苏州公司主张的150万元律师费属于合理支出，予以全额支持。

关于购买侵权产品以及公证取证费用，因有相应发票、公证书等佐证，且考虑到莱顿苏州公司为证明侵权产品落入涉案专利权保护范围的相关实验费用均未主张，故对其主张的49080元购买侵权产品以及公证取证费用亦予以支持。

根据上述侵权产品的数量、单价、利润率以及莱顿苏州公司为本案诉讼所支出合理费用，并根据盖茨上海公司和奇瑞公司侵权行为的性质，盖茨上海公司和奇瑞公司应连带赔偿莱顿苏州公司经济损失265159×490×7%=9094953.7元，为维权所支出的合理开支1549080元，共计10644033.7元。

另，在本案审理过程中，莱顿苏州公司于2018年6月7日以新世纪公司在二审诉讼中已注销为由，向二审法院提交撤回对新世纪公司起诉的申请。对此二审法院认为：首先，莱顿苏州公司对新世纪公司的诉讼请求为停止销售侵权产品，而新世纪公司在本案二审诉讼过程中已被注销，事实上已不可能继续销售侵权产品。其次，新世纪公司在本案中为侵权产品的销售者，其销售的侵权产品具有合法来源，其不存在需要与盖茨上海公司和奇瑞公司共同承担连带赔偿责任的可能性，因此莱顿苏州公司撤回对新世纪公司的起诉，并不会加重盖茨上海公司和奇瑞公司可能承担的民事责任。第三，本案是由于新世纪公司在二审过程中被注销，莱顿苏州公司为加快案件审理进程而依法撤回对新世纪公司的起诉，而各方当事人在二审庭审中均确认莱顿苏州公司撤回对新世纪公司起诉的行为不属于权利人故意制造管辖连接点后再撤回起诉的滥用诉权的情形，且对莱顿苏州公司撤回对新世纪公司起诉后由二审法院继续审理本案并无异议。因此，莱顿苏州公司申请撤回对新世纪公司的起诉不违反法律规定，且不损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益，应予准许。

综上，二审法院判决：盖茨上海公司、奇瑞公司于本判决生效之日起连带赔偿莱顿苏州公司经济损失9094953.7元，为制止侵权所支出的合理费用1549080元，共计10644033.7元。

【典型意义】

本案在专家辅助人对于技术事实查明的审理机制、权利要求的解释以及赔偿额的确定等方面作了一定的探索和创新，文书认定事实、裁判说理详细充分，对于今后同类型案件的审理有一定的借鉴作用，也具有研究价值：

1.探索了专家诉讼辅助人在复杂技术事实认定中的运用方式和机制。在双方申请各自技术专家出庭参与诉讼的基础上，合议庭创造性地聘请中立的第三方技术专家作为法庭的专家诉讼辅助人，除协助合议庭理解涉案技术事实之外，还代表合议庭就技术问题参与双方当事人及其聘请的技术专家的讨论、当庭发表技术意见。各方专家诉讼辅助人当庭发表的技术意见均引入判决书，作为认定案件技术事实的依据。同时，在裁判文书的技术事实部分引用图表，在裁判理由中加强对技术问题的说理论证，提升了技术类案件裁判的透明度和说服力。

2.在对权利要求的解释方面，提出了实质性技术内容的概念，为准确解释权利要求、合理确定专利权保护范围拓展了审理思路：（1）权利要求对专利权保护范围的界定作用，是通过每一个技术特征对专利要求保护的技术方案的限定作用体现的。通常情况下，应当以技术特征文义范围限定专利权利要求保护的范围，只有当某一技术特征不具备实质性技术内容时，才需要对该技术特征文义限定的保护范围进行调整，以保证专利权具有合理的保护范围。前述实质性技术内容是指，为实施专利技术方案所须具备的技术内容，如结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等；（2）判断某一技术特征是否具备实质性技术内容，应当以本领域普通技术人员的认知能力为标准。如果本领域普通技术人员仅从权利要求所公开的内容（至多再结合说明书中对权利要求中出现的一些技术名词的解释），即能知晓某一技术特征在整个技术方案中是如何实施的，那么该技术特征就应认定为具有实质性技术内容；（3）生效的专利权无效宣告请求审查决定书等审查档案中所记载的发明区别于现有技术的内容，应作为确定专利权保护范围的重要参考。

3.在确定赔偿额以及审查权利人主张律师费的合理性时，应当注意：（1）发明的主题名称以及权利要求的内容，是准确界定侵权产品的依据；（2）与发明主题名称相对应的侵权产品的单价是赔偿额计算的基础，不能仅以体现发明点的部分技术特征所对应的零部件单价为基础，除非当发明主题名称过于宽泛，也即专利所要保护的技术方案相对于现有技术，改进部分仅在于局部，体现发明点的技术特征之间相互配合或者单独发挥作用即实现专利的发明目的时，才需考虑是否应对侵权产品的单价予以调整，也即考虑技术贡献度问题；（3）侵权人因侵害专利权行为所获得的利益，应当全部纳入到赔偿额的范围，除非侵权人举证证明其获得的利益中，还包含由商业秘密、商标等其他权利所产生的利益；（4）原告所主张的维权合理支出中的律师费用，有其提交的代理合同、转账凭证为证，且与案件性质、难度、代理工作量等因素向匹配的，可予以全额支持。

3.涉职务发明认定的专利申请权权属纠纷案

案号：苏州中院（2016）苏05民初407号

江苏高院（2017）苏民终2066号

原告：威图电子机械技术（上海）有限公司

被告：辛柏机械技术（太仓）有限公司、郑清好

第三人：杜中凯

【裁判要旨】

《中华人民共和国专利法实施细则》规定，劳动关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作有关的发明创造属于职务发明。当事人以在原单位工作过程中所了解的特殊技术信息、技术缺陷、技术改进需求等内容为基础申请的发明创造，应认定为与其在原单位承担的本职工作有关，属于职务发明。专利证书上记载的发明人在有充足相反证据时可以推翻。

【基本案情】

威图公司设立于2001年12月20日，注册资本3563.6万美元，经营范围为生产、加工电子专用设备、数据通信和接入网通信等网络控制设备、智能化冷却系统及工业机柜系统以及销售公司自产产品等。

2014年1月24日，辛柏公司取得苏州市太仓工商行政管理局核发的名称预先核准通知书，同年3月6日正式设立，经营范围包括研发、制造、销售配电设备、冷却设备、电子元器件、工业机柜及配件、IT机柜及配件、机箱等。发起人股东包括万控集团有限公司、太仓市新岛包装材料有限公司、杨伟辉、赵雷及本案被告郑清好。2014年5月26日，辛柏公司向国家专利局申请一项名称为“机柜框架用型材”的发明专利，该专利申请发明人为杜中凯、郑清好，申请号为201410224711.7。该发明创造涉及一种机柜框架用型材，其说明书第一页背景技术中阐述了机柜是用来存放计算机和某些控制设备的物件，第二页发明内容部分则阐述了该发明采用以上结构，相比现有技术具有如下优点：型材的朝向机柜外部的第一外板和第二外板及朝向内部的部分内板的两端部开设安装孔，可通过螺接、铆接等方式将型材连接以组装成机柜框架，相比传统的焊接方式，组装简单方便，在运输、安装、生产、仓储等方面都极大地提升了效率，实现了资源的合理利用及配置，而且节省了资源，减少了对环境的污染；外板上开设多个安装孔即可方便将型材组装也方便安装固定门板、侧板等机柜外部相关配件，内板上按一定序列开设序列孔，机柜内部可自由灵活地扩展安装设备。

涉案发明专利申请的发明人之一杜中凯毕业于陕西理工大学工业设计专业，于2011年7月18日入职威图公司。威图公司在杜中凯的员工信息登记表中登记的职位为产品开发工程师，在双方订立的劳动合同中，载明杜中凯的工作部门为PM部门的Product Engineer（产品工程师）。2014年3月31日，杜中凯向威图公司提出离职申请，后进入辛柏公司就职，2015年9月1日，杜中凯经工商核准登记为辛柏公司股东之一。

涉案发明专利申请的另一发明人郑清好曾留学德国，从事化学专业研究，获工学博士学位证书。2004年9月30日入职威图公司，任执行董事，具体负责每月向股东汇报威图公司的经济状况，编制下一年度的年度计划。2013年10月29日，郑清好向威图公司提出离职，后作为发起人股东之一投资设立了辛柏公司。

一审诉讼中，威图公司提交了存储于公司服务器内的公司员工部分往来电子邮件。其中，在2011年12月13日由威图公司的赵雷（lei zhao）向郑清好（qinghao zheng）转发了由袁培军（yuan peijun）发送的主题为“地铁行业与杜中凯”的一份邮件，提到了当时杜中凯已实际进入针对地铁行业机柜产品的研究中，其内容包括：“为了地铁行业业务的持续拓展，spec in team需要PM杜中凯留下。原因：（1）spec in绝不是简单销售业务前端操作，而是一个业务组合，需要销售+技术+商务+售后服务这个平台支持，请公司认真考虑和对待；（2）威图机柜与地铁行业工艺要求不符，如果要在这个行业持续深挖拓展，目前根据各地地铁行业业主和集成商的要求和建议，威图需要在2012年开发出针对地铁行业的专业产品。经过与杜中凯合作与……等行业内客户交流，我觉得杜中凯在产品技术方面是一个十分难得的人才。在10月份起，杜中凯已经开始介入针对地铁行业机柜的研究中，这个工作需要连续不中断的着手进行。地铁行业业务竞争越来越激烈，专业要求越来越高，所以恳请部门和公司认真考虑上述意见！”。此后，在2012年3月29日袁培军发送给赵煜（yu zhao）的一份邮件中提到：“3月28日，在……与针对机电系统机柜规划统一性问题与宁波地铁机电部专工进行了项目沟通，后期技术指标以及图纸等事项，将由PM部门杜中凯负责技术部分的处理……”。次日，赵雷向“lihong ni”转发、向郑清好抄送了由袁培军发送的主题为“建议奖励的人员”的邮件，其中推荐对杜中凯进行部门奖励，并提到了杜中凯参与了有关项目的机电系统机柜技术确定、6号线综合监控机柜技术处理等工作。此外，在2011年8月8日至2014年2月19日期间杜中凯发送的多封电子邮件中，其都针对客户机柜产品的需求提出了具体的改进方案，或提交了针对客户机柜产品绘制的结构图及具体参数。

威图公司向法院起诉请求：1.确认201410224711.7发明专利的发明人为杜中凯；2.确认201410224711.7发明专利申请权归属于威图公司；3.判令辛柏公司、郑清好赔偿经济损失及因本案产生的合理费用3万元。

【法院认为】

一、郑清好并非涉案专利发明人

首先，本案系威图公司起诉要求确认涉案发明创造属于职务发明的案件，但是由于我国专利申请过程中对登记的发明人并不做实质性审查，因此可能存在登记的发明人并非实际发明人的情形。在此情况下，人民法院在判断涉案发明创造是否属于职务发明时，应当结合实际发明人身份，根据相关法律法规判断是否属于职务发明。

其次，如前所述，专利申请时登记的发明人并非一定是实际发明人。而本案中郑清好的学历背景是化学工程专业，在威图公司从事的是行政管理工作，与涉案专利涉及的机柜框架及型材设计等技术领域并无明显关联。在郑清好坚持认为其是实际发明人的情形下，法院分配举证责任，要求郑清好举证证明其对涉案发明创造作出创造性贡献。一审中，郑清好表示在涉案发明创造中做了组织、构思、细节设计的创造性工作，但并未提交任何证据证明具体做了哪些工作。二审庭审中，郑清好表示“整个机柜作出这样的构思，整个设计需求是我提出来的，有过开会，也有开会记录，但不一定记录的很详细”“构思好之后，就跟技术团队商量要作这个事情，是通过开会跟技术团队安排的，有开会但是不知道是否有记录”。在法庭向其释明需要具体举证后，郑清好又表示“暂时手上没有这样的证据证明我参与涉案专利技术的创新活动”。综上，郑清好在一、二审中均未提交任何证据证明其在涉案发明专利的技术方案形成过程中做了哪些具体的创造性工作，法院确认郑清好并非涉案发明专利的实际发明人，具有事实和法律依据。

二、涉案发明专利申请权应归属威图公司所有

《中华人民共和国专利法》第六条规定，执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条规定，专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指:（一）在本职工作中作出的发明创造；（二）履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；（三）退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。专利法第六条所称本单位，包括临时工作单位；专利法第六条所称本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。

本案中，各方当事人对于杜中凯系涉案发明专利的发明人均不持异议，且均认可涉案专利是杜中凯离开威图公司之后1年内所申请。同时，如前所述，郑清好并非涉案专利的实际发明人，故确定涉案发明专利申请权是否归威图公司所有的关键，是确定涉案发明创造是否与杜中凯在威图公司承担的本职工作或者分配的任务有关。对此法院认为，根据一、二审中威图公司提交的相关证据，可以证明涉案发明创造与杜中凯在威图公司的本职工作相关。

首先，威图公司提交的多份电子邮件内容显示，杜中凯在威图公司的工作包括技术方面的内容，并非仅是简单的售前售后服务。如2011年12月13日袁培军的电子邮件中提到“杜中凯在产品技术方面是一个十分难得的人才。”2012年3月29日袁培军发送给赵煜（yu zhao）的一份邮件中提到“针对机电系统机柜规划统一性问题与宁波地铁机电部专工进行了项目沟通，后期技术指标以及图纸等事项，将由PM部门杜中凯负责技术部分的处理”。在2012年1月10日傅寅琦发送给赵雷的邮件中提到“以下附件是我和杜中凯今天与南瑞的庞工、马工沟通讨论的关于威图机柜标准的相关事宜，具体的内容我和杜会一起落实，给南瑞制定地铁的机柜标准。”

其次，从威图公司提交的多份电子邮件可以看出，杜中凯是以威图公司名义进行的相关活动。杜中凯在与旭立峰公司联系过程中，均使用的是单位工作邮箱，而旭立峰公司在给杜中凯的成本分析及报价单中，显示的报价对象也是威图公司，并非杜中凯个人。在杜中凯将相关信息发邮件给其上级赵雷后，赵雷转发给公司质量部经理苏冬嫒，说明该项工作涉及威图公司多个部门参与，这与杜中凯自称其仅是找赵雷个人帮忙的主张明显不符。在2012年7月23日，杜中凯发送给旭立峰公司石总标题为“型材框架new version 请报价”的邮件中，其表示“预计不出差错，我老板会月末来您公司做下相关洽谈与确认”，进一步表明相关工作威图公司领导也知晓。

再次，涉案发明专利技术方案与杜中凯在威图公司所做工作存在关联性。从本案一、二审诸多证据中可知，杜中凯虽然是在销售部门工作，但其并非普通的销售人员，而是参与了技术支持、技术标准的制定、技术方案的修改等工作。杜中凯亦认可其在威图公司任职是产品售前的技术支持工作，与客户的沟通中会涉及产品技术问题。正因为杜中凯工作性质的特殊性，使其对地铁行业机柜标准、型材的特定需求、现有产品存在的缺陷不足等内容有了较为深入的接触和了解。发明创造往往都是克服现有技术中存在的缺陷所作的创新，杜中凯在威图公司从事的本职工作，使其掌握了大量该类产品在实际使用中存在的问题及需要改进的内容。在此基础上，杜中凯提出并申请涉案发明专利，该发明创造的技术方案与其在威图公司的工作内容必然存在密切关联。

威图公司二审中提交的其母公司德国利塔尔两合公司2014年2月20日申请，名称为“轮廓件（TS8）”的外观设计专利具有与涉案专利相类似的“序列孔”特征，且该外观设计专利的申请日在涉案专利申请日之前。由此可知，杜中凯在威图公司工作期间，威图公司母公司也在对涉案专利相关的技术进行设计、研发，并取得一定成果。杜中凯作为威图公司中参与技术工作的人员，存在了解相关技术内容的可能性。此外，2013年1月30日，杜中凯发送给旭立峰公司标题为“方案及报价”的邮件中，附件中的产品截面图与涉案专利说明书中的附图1相类似，已经可以看出包含有“第一外板、第一限位板、第一密封板、第一内板、第二内板、第三内板”等与涉案专利权利要求1中的部分技术特征相同的技术特征，可以进一步证明杜中凯在威图公司所做的机柜框架、型材等设计与涉案发明专利技术方案存在关联性。

最后，三上诉人提交的辛柏公司与广州冷弯机电设备有限公司签订的《TS12立柱冷弯成型冲孔流水线技术合同》《TS18立柱冷弯成型冲孔流水线技术合同》等证据，并不能证明完成涉案发明专利的物质技术条件由辛柏公司提供。辛柏公司与广州冷弯机电设备有限公司签订技术合同的日期是2014年5月23日，仅在涉案专利申请日之前3天。从常理分析，一个发明创造从构思到技术方案的完善再到专利申请文件的撰写、提交，一般不可能在3天内完成。因此在辛柏公司签订相关技术合同时，涉案发明专利的技术方案应该已经完成，涉案专利并非利用辛柏公司提供物质技术条件完成。

据此，涉案发明专利是杜中凯在与威图公司终止劳动合同1年内作出的，与其在威图公司承担的本职工作有关的发明创造，其专利申请权应归属威图公司所有。故法院判决涉案专利发明人为杜中凯，相关专利申请权归威图公司。

【典型意义】

近年来，随着知识产权价值的不断提高，越来越多的企业开始重视员工携带技术或商业秘密离职的问题。如何准确划分离职员工的本职工作范围是认定员工离职后一年内作出的发明创造是否属于职务发明的难点。本案中，双方对发明人杜中凯的本职工作范围争议较大。结合相关邮件证据，法院认定杜中凯在工作过程中对地铁行业机柜标准、型材的特定需求、现有产品存在的缺陷等内容有了较为深入的接触和了解，且这些内容系涉案发明专利的基础技术信息，故据此认定涉案发明与其本职工作有关，属于职务发明。该认定进一步拓展了相关企业维护自身权益的途径，为保护企业创新，规范离职员工行为明确了界限。

4.涉高额侵权赔偿精细化厘定的商标侵权及不正当竞争纠纷案

案号：苏州中院（2016）苏05民初41号

江苏高院（2017）苏民终1297号

原告：巴洛克木业（中山）有限公司

被告：浙江生活家巴洛克地板有限公司、太仓市城厢镇门迪尼地板商行、福建世象家居有限公司

【裁判要旨】

我国商标法规定，恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以适用惩罚性赔偿。行为人在与权利人合作终止后，大量实施包括未经许可继续使用商标、字号等在内的多重侵权行为。行为人不仅侵权规模大，而且侵权获利不走明账走私账，向正品店铺提供侵权产品真假掺卖，在权利人发函警告、行政部门作出行政处罚，甚至法院作出诉中禁令裁定后仍未停止侵权，故属于商标法规定的恶意侵权、情节严重，可以适用惩罚性赔偿。

确定侵权赔偿数额时，在权利人有证据证明其产品销量严重下降主要系因行为人实施侵权行为的情况下，权利人主张其实际损失包括因销售流失以及被迫降价而损失的利润、未来必将损失的销售利润以及商誉的损失等，人民法院应予支持。

【基本案情】

巴洛克木业（中山）有限公司（以下简称巴洛克木业公司）成立于2006年5月12日，为大型木地板经营企业，其旗下品牌“生活家”“生活家巴洛克”等产品销量居行业前列，与大自然、圣象等品牌同为中国木地板行业的龙头与支柱性企业。www.elegantliving.cn系巴洛克木业公司官方网站。自2012年起，巴洛克木业公司与意大利门迪尼工作室签订授权协议，约定亚历山德罗·门迪尼与弗拉西斯科·门迪尼将肖像权及名下之“门迪尼”（包含英文“MENDINI”）等相关权利授权许可巴洛克木业公司使用。

三林生活家公司系涉案第7771146号、第1600860号、第4777126号、第4276865号商标权利人，上述商标均处有效期内并核定使用于第19类，商品范围包括地板等。巴洛克木业公司经三林生活家公司授权使用上述商标，并负责处理其所有的包括涉案四个注册商标在中国大陆地区的维权事务。

巴洛克木业公司地板产品的外包装上组合使用“生活家地板”或者“

生活家·巴洛克地板”及英文“ELEGANT LIVING”标识，形成该公司地板产品的特有包装。

浙江生活家巴洛克地板有限公司（以下简称浙江巴洛克公司）成立于2001年6月19日，成立时公司名称为湖州正达木业有限公司，公司经营范围为地板，竹、木制品制造、加工、销售。巴洛克木业公司与浙江巴洛克公司自2006年开始OEM地板的加工合作关系。根据合同约定，浙江巴洛克公司未经授权不得在任何区域进行销售。2009年，基于国家文件要求需要把OEM工厂名称印在产品上，经巴洛克木业公司授权，湖州正达木业有限公司于2009年11月16日变更企业名称为浙江生活家巴洛克木业有限公司。于2015年11月11日变更为现有公司名称。而此时涉案商标已经申请注册。

双方合作至2014年，再未签订新的代工合同。直至2015年10月1日，巴洛克木业公司高管与浙江巴洛克公司的法定代表人进行面谈，要求浙江巴洛克公司变更企业名称，遭到拒绝。同年12月，巴洛克木业公司先后向浙江巴洛克公司发送解除OEM加工合同关系的函和《告知函》，在函中要求浙江巴洛克公司变更企业名称，停止商标侵权及不正当竞争行为。2016年4月8日，巴洛克木业公司向浙江巴洛克公司邮寄《催告函》，再次要求浙江巴洛克公司停止侵权。

合同终止期间，浙江巴洛克公司在其生产的地板、宣传册、对外的广告宣传、公司网站（www.elegantlivingwood.com）上单独或组合使用涉案的“ELEGANT LIVING”、“生活家巴洛克地板”、“生活家巴洛克木业制造”、、“门迪尼巴洛克”等标识。太仓门迪尼商行和福建世象公司系浙江巴洛克公司的经销商，销售涉案被控侵权地板。福建世象公司的法定代表人在微信里发布了大量标注有涉案商标的图片用于被控侵权产品的招商和宣传。浙江巴洛克公司的经销商在店铺门头上突出标注“生活家巴洛克地板”字样，产品价签、海报、店内装潢均标注了“生活家巴洛克地板”。

同时，浙江巴洛克公司生产的被控侵权地板上使用了与巴洛克木业公司相同或相近似的包装；在公司门头上标注“浙江生活家·巴洛克地板有限公司”“生活家巴洛克地板”等字样，并用小字加注“门迪尼巴洛克”；统一其经销商的门头标注“生活家巴洛克地板”；在对外招商、经营过程中将其生产的地板以“门迪尼巴洛克系列”标注并作为“生活家”、“生活家巴洛克”品牌的下属产品进行宣传，宣称其地板传承了意大利设计师门迪尼的设计理念；注册了与原告网站域名近似的公司网站，在公司网站中大量使用涉案标识推广被诉侵权产品，并使用了原告的发展历史以及获得的荣誉；向原告在全国各地的几十家经销商邮寄招商信及报价单，报价单中所列大部分产品品名以及产品规格均与原告的产品一致。

自2015年2月至同年10月，浙江巴洛克公司以低于原告的价格私下向原告的经销商发货，货款汇至浙江巴洛克公司法定代表人配偶的账户。自2015年6月至同年12月，浙江巴洛克公司在展会上以生活家地板门迪尼巴洛克系列的名义推广被控侵权产品，销售给原告的经销商。期间因为被控侵权产品出现质量问题被消费者投诉至媒体进行了曝光。

自2015年8月至2016年9月，浙江巴洛克公司在全国开设了48家经销门店（其中2015年开设11家，2016年开设37家），遍布全国15个省。浙江巴洛克公司有9家经销商门店与原告的门店位于同一商场。2016年有3家原告的经销商解除了与原告的经销关系，其中有两家已与原告合作了6年之久，转而与浙江巴洛克公司建立合作关系，并在原址原店经营，大量使用涉案标识销售被控侵权产品。

2016年1月至8月期间，浙江巴洛克公司在江苏、湖南、河南等九个地方的经销商因销售被控侵权产品被工商行政部门予以行政处罚。在江苏连云港、淮安、黑龙江均有消费者因误将浙江巴洛克公司的地板当做原告的地板进行购买，后发现并非生活家品牌，而向行政部门进行举报投诉的记录。

法院于2016年9月5日下达了禁令，裁定浙江巴洛克公司立即停止在第19类地板产品、产品外包装、宣传材料、域名为elegantlivingwood.com网站上使用“生活家”、“生活家巴洛克”、“ELEGANT LIVING”及图形等标识。在禁令送达之后，浙江巴洛克公司未履行禁令裁定。

巴洛克木业公司主张按照实际损失计算损害赔偿额，在本案中主张1000万元。关于地板产品的平均净利润率问题，中国林产工业协会出具证明，原告2010年至2015年生产经营的“生活家”牌地板产销量及品牌知名度在我国地板行业名列前五名。原告主张其与德尔公司在业务结构、公司规模等特性上高度相似，可以参照德尔公司的净利润率数据，在本案中以净利润率10%主张其实际损失。根据巴洛克木业公司2014年、2015年度经营情况，地板销售收入占到所有销售收入的90%左右。德尔公司地板业务均为内销，2014年、2015年地板业务净利润率分别为18.97%和16.25%，2015年比2014年销售收入增长17.18%。巴洛克木业公司地板业务分为内销和外销，2015年地板外销收入同比增长59.40%，地板内销收入同比下降10.71%。其次，巴洛克木业公司为了应对浙江巴洛克公司的价格战而采取了降价措施。巴洛克木业公司在发给经销商的通知中载明，为了应对浙江巴洛克公司大规模的低价销售给其经销商带来的冲击，于2015年11月5日和2016年3月15两次降低对其经销商和分公司的供货价格，第一次降幅为8-20元/平米，第二次降幅为5-10元/平米。

巴洛克木业公司认为浙江巴洛克公司等构成商标侵权及不正当竞争，且浙江巴洛克公司系恶意侵权，侵权规模极大，请求法院判令浙江巴洛克公司等停止商标侵权行为，停止擅自使用知名商品特有包装装潢，停止使用“elegantlivingwood.com”域名，停止虚假宣传，停止使用含有“生活家巴洛克”标识的企业名称等不正当竞争行为，赔偿侵权损失及维权合理合理开支共计1000万元。

【法院认为】

一、浙江巴洛克公司的使用行为构成商标侵权及不正当竞争

浙江巴洛克公司生产的地板与涉案注册商标核定使用的商品属同一种商品，其在地板产品、外包装、宣传册、海报、网站、门头装潢等处标注了与涉案、、注册商标相同或近似的标识，构成商标侵权。太仓门迪尼商行、福建世象公司销售侵犯涉案注册商标专用权的地板，构成商标侵权。福建世象公司在微信中大量发布与涉案商标相同或近似标识的图片用于招商和宣传，亦构成商标侵权。浙江巴洛克公司使用涉案外包装箱的行为构成擅自使用知名商品特有包装的不正当竞争行为；注册www.elegantlivingwood.com网站宣传被诉侵权产品，使用巴洛克木业公司的发展历史与公司荣誉，并与巴洛克木业公司的官网恶意混淆，误导消费者，构成不正当竞争；在对外招商、经营过程中将其生产的地板以“门迪尼巴洛克系列”标注并作为“生活家”、“生活家巴洛克”品牌的下属产品进行宣传，构成虚假宣传的不正当竞争行为；将“生活家巴洛克”商标作为企业字号误导公众，构成不正当竞争。

二、浙江巴洛克公司的行为不属于依约自行清理库存

本案中，浙江巴洛克公司主张其是依约自行清理库存。对此，法院认为，根据双方OEM合同的约定，浙江巴洛克公司根据巴洛克公司订单要求生产，在合同期内不得私自生产和在任何区域内私自销售。任何一方经协商一致均可变更或解除合同，但需提前一个月通知对方。解除合同后，巴洛克公司负责按合同约定购进其下单生产的地板，在90天内支付完货款。巴洛克公司未按约购进浙江巴洛克公司库存产品的，浙江巴洛克公司有权自行处理，浙江巴洛克公司由此产生的损失由巴洛克公司承担。因此，依照合同约定，浙江巴洛克公司有权自行清理库存的前提条件是：一是合同解除之后。双方在合作期间，交易正常进行，即便浙江巴洛克公司在上一个交易期结束时暂时有库存，也会在下一个交易期正常消解。二是合同解除时，浙江巴洛克公司存有库存。此时库存事实是否存在，应经双方清理、核对与确认，单方声称存在库存及库存数量多少的，对他方没有约束力。三是在双方确认库存存在的情况下，巴洛克公司未按约购进库存，宽限期为90天。首先，双方之间的合同于2015年12月23日解除，此时为确定是否存在库存产品的时间点。双方自2006年开始商业合作，2015年发生矛盾。2015年10月1日，双方协商无果。2015年12月22日，巴洛克公司向浙江巴洛克公司发送《解除函》，该函2015年12月23日由浙江巴洛克公司签收。因此，双方合作关系正式解除应为2015年12月23日。该时间也得到了浙江省湖州市中级人民法院生效判决确认。因此，判断有无存货以及是否属于生产自救，时间点应是2015年12月23日。浙江巴洛克公司二审中提供证据证明2015年2月其存在库存。但此时双方仍处于正常交易阶段，暂时的库存可以在以后的交易期中消解。而且依合同约定，浙江巴洛克公司无权以此时存有库存进行抗辩。诉讼中，浙江巴洛克公司还称合同解除的时间为2015年9月，因2015年10月双方仍处于磋商阶段，故9月不能认定为合同解除的时点。其次，浙江巴洛克公司并无证据证明，双方合同解除时，其存在库存商品及具体的库存数量。浙江巴洛克公司二审中提供证据证明其库存情况，因相关报表系单方制作而难以采信，而且与一审中关于库存产品约2000平方米的陈述相差甚远。同时，即便存有库存，库存数量也因双方未进行清理、核对等而无法查清。2015年12月1日，浙江巴洛克公司向巴洛克木业公司发函，要求其收购库存并支付货款。同年，12月22日，巴洛克木业公司向浙江巴洛克公司发送《解除函》，通知解除双方之间的加工合同关系。12月25日，巴洛克木业公司发送《告知函》，要求浙江巴洛克公司指派人员配合清理、核对库存，并要求不得擅自处置合同项下产品。2016年4月8日，巴洛克公司再次发送《催告函》，重申浙江巴洛克木业公司在收到前两次函件后，不仅从未就库存清理、核对事宜与巴洛克木业公司联系，反而私自出售合同产品，并要求浙江巴洛克公司立即与巴洛克木业公司联系，告知合同产品库存情况，积极配合巴洛克木业公司清理库存产品，同时再次重申要求浙江巴洛克公司立即停止一切销售行为。因此，可以看出，双方都向对方发函，要求对方处理涉及库存产品清理、核对与收购等事项。但上述事项的解决，仅仅发函并不能解决问题。在合同履行过程中及终止后，双方应当本着诚实信用原则，相互协商与协助。特别是浙江巴洛克公司，作为主张库存产品的保有方，如果确实存有库存，为了能够依照合同约定有理有据地保障自己的利益不受损害，在收到巴洛克木业公司的函件后，更应积极作为，及时与巴洛克木业公司对接，处理库存产品的清理、核对工作，而不是在库存产品尚未清理、核对，在是否存在库存产品以及库存产品数量等这些事实不明的情形下，即自行对外开设经销门店，进行产品的宣传与销售。这显然有悖诚实信用原则，由此产生的后果也应当由其自行承担。事实上，浙江巴洛克公司在双方合同履行过程中以及在合同解除后在国内大规模开设经销门店销售涉案产品，其在合同解除后销售产品是否是对已有库存产品的处置，也因此难以查清。最后，在上述两个条件无法满足的前提下，要求巴洛克公司按合同约定在90天内购进库存产品并支付货款，也缺乏依据。综合上述理由，浙江巴洛克公司主张其销售的是库存产品，属于生产自救的理由缺乏事实与法律依据，法院难以支持。

三、关于赔偿数额的确定

巴洛克木业公司在本案中主张优先按照其受到的实际损失确定。2015年其同期地板外销收入增长59.4%的情况下，地板内销收入却减少10.71%，而造成地板内销明显异常的唯一且直接原因系浙江巴洛克公司的侵权行为，如果没有浙江巴洛克公司的侵权行为，其至少应保持10%的增长而不是负增长。根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十五条规定，巴洛克木业公司按照10%的利润率乘以减少的销售收入乘积作为其因侵权所受到的实际损失，在本案中总计主张1000万元，有事实和法律依据，可予支持。

（一）巴洛克木业公司遭受了实际损害，且实际损害与浙江巴洛克公司的侵权行为之间存在因果关系。

首先，巴洛克木业公司和浙江巴洛克公司之间存在直接的竞争关系，由于侵权竞争导致巴洛克木业公司的业务实际转移到了浙江巴洛克公司。浙江巴洛克公司和巴洛克木业公司经营的是同一种商品，且两公司大部分产品的品名、规格完全相同。自2015年8月至2016年间，浙江巴洛克公司在全国各地开设了48家销售被诉侵权产品的店铺。这些店铺开设的地点或与巴洛克木业公司的店铺在同一商场，或在其附近区域，且以较低的价格销售被诉侵权产品，这在客观上抢占了巴洛克木业公司的市场份额，影响巴洛克木业公司地板的销售。本案大量证据显示，浙江巴洛克公司在全国各地的经销商使用统一版本的店铺门头、宣传海报、产品宣传手册、订货单等。浙江巴洛克公司与其经销商还以“门迪尼巴洛克”为生活家、生活家巴洛克旗下的系列品牌进行宣传，导致各地消费者将其产品与巴洛克木业公司的产品产生实际混淆与误认，使得原本应当由巴洛克木业公司实现的销售被浙江巴洛克公司夺取。

其次，通过各项数据的对比分析可以进一步证明巴洛克木业公司的实际损害与浙江巴洛克公司的侵权行为间存在因果关系。

1.自2015年2月起，浙江巴洛克公司以低于巴洛克木业公司的价格向其经销商私下发货，并且订货量为1万平方左右。此后，浙江巴洛克公司陆续向该经销商发货，直至被巴洛克木业公司发现。据此可知，浙江巴洛克公司的被控侵权行为至少自2015年2月已经开始。巴洛克木业公司的经销商在已向浙江巴洛克公司订货之后，自然向巴洛克木业公司的订货量就会变少。而巴洛克木业公司整年的销售收入也就是自该月开始下降。这两个时间点具有非巧合般的一致性。

自2015年6月至2015年12月期间，浙江巴洛克公司向巴洛克木业公司南京经销商、合肥经销商销售其自身产品，销售收入达1852586元，且该部分产品系与巴洛克木业公司的产品混同销售。而在该期间，巴洛克木业公司每月的销售收入同比2014年都呈明显下降趋势，并且在2015年6月至9月间，销售收入下降的最为严重，这期间恰恰是浙江巴洛克公司同时向巴洛克木业公司南京经销商与合肥经销商供货的阶段。由此可见，浙江巴洛克公司侵权行为的介入与巴克洛木业公司销量流失之间存在很大的相关性。

2.巴洛克木业公司为了应对浙江巴洛克公司低价销售给其经销商带来的冲击，于2015年11月第一次采取力度较大的降价措施，结果该月的销售收入成为2015年下半年唯一一个同比销售收入增长的月份。由此可见，巴洛克木业公司之前几个月销售收入的下降与浙江巴洛克公司低价销售被诉侵权产品具有很大的关联性。

3.巴洛克木业公司2015年地板外销收入同比增长了59.4%，而同年内销收入却下降了10.71%。与同行业的大亚圣象、大自然家居等上市公司相比，巴洛克木业公司的外销增长率远远高于这两家公司，高出两三倍之巨，而其内销增长率却与这两家上市公司相去甚远。对比分析巴洛克木业公司自身内外销的情况以及其与同行业其他企业的情况可得，巴洛克木业公司的内部管理并非系其内销收入减少的重要变量因素，因为内外销均处于巴洛克木业公司的统一管理与经营之下，如若系因其管理不善所导致的内销减少，那么无法解释外销为何会呈大幅度增长的事实；同理，亦可得出市场大环境并非系巴洛克木业公司内销减少的重要变量因素，因为同时期、同行业、行业地位相当的其他企业内销收入呈增长趋势，如若系市场大环境巨大波动所致内销减少，那么无法解释同时期、同行业、行业地位相当的其他企业销售收入为何会增长的事实。因此，在未有相应反证的情况下，现有证据可以证实内部管理因素以及市场因素并非系巴洛克木业公司内销收入减少的重要影响因素。

再次，纵观本案事实，结合浙江巴洛克公司不具备从事出口业务资质的情况，因此其侵权行为不会影响到巴洛克木业公司的外销，只会对其内销产生影响，这就能很好地解释了为何巴洛克木业公司外销收入明显增长内销却明显下降的原因。浙江巴洛克公司抗辩认为巴洛克木业公司销量减少与其无关，是因巴洛克木业公司内部管理混乱以及整个市场环境变得恶劣所致，这一抗辩不仅没有证据支持，而且与本案证据所体现的客观事实不相符，对其抗辩不予采信。

综合以上几点，法院有充分理由认为除了被诉侵权行为之外，没有证据证明有其他重大因素会导致巴洛克木业公司的销量严重受损，因此被诉侵权行为系造成巴洛克木业公司地板内销收入减少的最重要原因。

（二）巴洛克木业公司实际损失的构成与确定

1.因销售流失而损失的利润

因销售流失而造成的损失，是指侵权行为导致巴洛克木业公司未能实现其原本能够实现的销售业务而损失的利润。计算公式为：损失的利润=损失的销售额*被侵权产品的净利润率。

关于地板产品的净利润率问题，同行业的大自然家居和大亚圣象公司因涉及其他业务，因此无法单独核算出地板类产品的净利润，巴洛克木业公司主张参照德尔公司地板类产品的净利润来确定。法院认为，巴洛克木业公司在地板行业中处于领先地位，其行业地位与大自然家居、大亚圣象、德尔地板等公司在某种程度上具有一定的可比性。而德尔公司和巴洛克木业公司在业务结构和公司规模上相似。德尔公司地板产品2015年的净利润率为16.25%，2014年为18.97%。巴洛克木业公司在本案中按照10%的净利润率进行主张，远低于同行业同类企业，也低于其经销商到庭陈述的数据。在法庭询问浙江巴洛克公司关于巴洛克木业公司的净利润率及其自身产品的净利润率问题时，其未予回应，只是简单否认巴洛克木业公司的主张不能成立。在巴洛克木业公司已经提供初步证据证明10%的净利润率具有相应的事实依据时，法院对浙江巴洛克公司的简单否认抗辩不予采信。

根据上述分析可得，巴洛克木业公司2015年销售利润实际损失的计算公式为：2015年度比2014年度地板内销减少的销售收入*10%的净利润率，即=（4343.54万元*10%）=434.354万元。

关于2016年的实际损失问题。2016年浙江巴洛克公司在全国各地开设了37家经销门店，开设的门店数量远远多于2015年的11家。根据证据显示浙江巴洛克公司被诉侵权行为开始的时间为2015年2月左右，浙江巴洛克公司在2016年的侵权行为贯穿整个年度。因而有足够理由认定浙江巴洛克公司在2016年对巴洛克木业公司造成的实际损失远大于2015年所造成的金额。故巴洛克木业公司在2016年的实际损失≥2015年的实际损失，即大于等于434.354万元。

2.因价格侵蚀而损失的利润

巴洛克木业公司因浙江巴洛克公司被诉侵权行为所受到的实际损失还包括因价格侵蚀而损失的利润。所谓因价格侵蚀而损失的利润，是指侵权产品的竞争迫使巴洛克木业公司降低价格或者无法实现较高的价格而导致销售利润的损失。

巴洛克木业公司为了应对浙江巴洛克公司的低价销售给其经销商带来的冲击，应各经销商的要求，两次采取降价措施，降价中降幅最小的为5元每平米。巴洛克木业公司在庭审中陈述自2015年10月至2016年上半年，其共接到降价申请约800单，总量约232万平方米。巴洛克木业公司盐城地区的经销商亦到庭陈述其因为浙江巴洛克公司侵权行为的冲击要求巴洛克木业公司降价20-25元每平米，其每年的销量在25000平方左右。其作为巴洛克木业公司经销商，提供的关于侵权行为对价格影响的信息与巴洛克木业公司提供的证据能相互印证，应属最佳同期信息，具有可采性。如果仅按照巴洛克木业公司降低通知中所列的降幅最小的五元每平米来计算，因价格下调而损失的利润=232万平米*5元每平米=1160万元，已超过1000万元。

3.未来损失的销售利润

未来损失的利润，是指未来销售流失和未来价格侵蚀导致的利润。对于权利人而言，主张未来利润损失赔偿的关键在于证明，如果没有侵权行为，其可以确定地获取此种利润。而事实上，这种确定性和损失的利润，通常可以从权利人原有的商业关系中得到证明。

本案中，巴洛克木业公司和其湖北孝感、湖南湘潭、江西丰城的经销商保持了长期的供销关系，销售巴洛克木业公司的地板对几家经销商来说也是一项有利可图的业务，在与巴洛克木业公司合作的几年中，这三家经销商也没有寻找另一家厂商来代替巴洛克木业公司，而巴洛克木业公司也希望能与其经销商保持稳定的合作关系。但是自浙江巴洛克公司销售被诉侵权产品之后，这几家经销商转而从浙江巴洛克公司处购买价格更低的被诉侵权产品，并中断了与巴洛克木业公司持续几年的良好合作关系。结合上述情况可以判定，如果浙江巴洛克公司不生产、销售被诉侵权产品，这三家经销商极有可能会继续保持与巴洛克木业公司的经销合作关系。因此，对于巴洛克木业公司而言，此部分的未来利润损失也是确定无疑存在的。至于具体的损失金额可以通过其与该三家经销商过去的交易情况进行确定，再结合巴洛克木业公司的销售额、利润、成本等进行计算。

4.商誉的损害

商誉是指企业拥有的一种利益，源于该企业的名誉与顾客的联系以及使顾客的联系得以保持的条件。商誉的实质在于其所蕴含的消费者对于该企业的信任利益。一旦商誉受到非法侵害，其势必导致信任利益受损，从而使得消费者拒绝与该企业继续交易，而转而选择生产同类商品的其他企业。换言之，商誉受损不仅影响企业的获利能力，同时也会在一定程度上改变相关市场的竞争格局。

本案中，在江苏连云港、淮安、黑龙江均有消费者因误将浙江巴洛克公司的地板当做巴洛克木业公司的地板进行购买，后发现并非其想要的生活家品牌而向行政部门进行举报、投诉的记录。市场上充斥着被控侵权产品，而消费者对此又真假难辨，还经常发生误购误认的情况，这无疑会在一定程度上降低消费者对于生活家地板的信任。更为严重的是，消费者从巴洛克木业公司正品经销门店中购买到了浙江巴洛克公司的地板，购买后不仅发现正品门店混售侵权产品，而且所销售的侵权产品还存在质量问题，故而向媒体进行曝光，最后由巴洛克木业公司的经销商赔偿消费者25000元。以上的种种投诉与举报，不仅对巴洛克木业公司品牌形象造成重大影响，也对巴洛克木业公司通过长久努力积累起来的商业信誉造成损害。因真假难辨、假货充斥、真假混卖和质量问题，消费者对于巴洛克木业公司的信任利益会因此受损，也将会使部分消费者不愿意继续购买巴洛克木业公司的地板，潜在的消费者拒绝与巴洛克木业公司进行交易，转而选择市场上生产同类产品的其他企业，从而最终影响到巴洛克木业公司的市场份额与竞争格局。

根据上述分析可以确定的是，浙江巴洛克公司的被控侵权行为确实导致巴洛克木业公司商誉受损。对于商誉损害赔偿额的确定问题，法院认为可以考虑巴洛克木业公司消除影响所需费用、侵权行为的程度、发生范围及产生的损害后果等多方面因素进行确定。

（三）本案属恶意侵权且情节严重者应适用加倍赔偿

根据《商标法》第六十三条的规定，对于恶意侵权情节严重者，可以适用惩罚性赔偿。法院认为，本案符合适用惩罚性赔偿的条件。1.浙江巴洛克公司属于恶意侵权。浙江巴洛克公司和巴洛克木业公司有过多年的OEM代工合同关系，在双方合作期间内以及合同解除后，浙江巴洛克公司从事针对涉案商标的侵权行为，其主观上系基于对涉案商标的了解，恶意从事侵权行为谋取该商标所蕴含的商业利益。其在巴洛克木业公司已向其发出侵权警告后仍继续实施侵权行为。并且其在全国各地的多家经销商因商标侵权和不正当竞争被当地的市场监督管理局予以了行政处罚，其依旧不停止侵权行为。在法院下达禁令之后，浙江巴洛克公司拒不履行已经发生法律效力的裁定，继续实施被控侵权行为。由此种种可见，浙江巴洛克公司不顾权利人的侵权警告，无视行政部门的行政处罚，拒不履行法院的生效裁定，侵权恶意极其严重。2.浙江巴洛克公司属于侵权情节严重者。正是基于浙江巴洛克公司与巴洛克木业公司有过多年的合作关系，因此浙江巴洛克公司的行为给巴洛克木业公司造成的损害后果比其他普通主体的侵权行为更为严重。浙江巴洛克公司在全国各地开设门店进行销售，销售网络遍布全国15个省，侵权规模巨大。浙江巴洛克公司跟经销商之间的业务往来不通过公司账户进行结算，而是直接通过私人账号进行，这使得公司成为了个人获得非法利益的工具。另外，从浙江巴洛克公司向巴洛克木业公司南京经销商和合肥经销商几个月的私售事实可以反映出浙江巴洛克公司侵权获利丰厚。

综合上述两点，应加大对于浙江巴洛克公司的惩罚力度，在本案中确定两倍的赔偿比例。上述所确定的实际损失数额的2倍已经远远超过1000万元，鉴于巴洛克木业公司在本案中主张包含合理支出在内总计1000万元的损害赔偿金额，因此对其主张予以全额支持。

综上，法院判决三被告立即停止商标侵权行为，浙江巴洛克公司立即停止不正当竞争行为，注销包含有“elegantliving”字样的域名，办理企业名称变更登记手续，赔偿原告巴洛克木业公司经济损失1000万元，太仓门迪尼商行在15万元范围内承担连带责任，福建世象公司在30万元范围内承担连带责任。

【典型意义】

本案综合考虑侵权人的主观恶意程度以及权利人的损失，全额支持了权利人主张1000万元赔偿额的请求，体现了当前最严格保护知识产权的价值导向。同时，该案判决的亮点还体现在对权利人损失额的认定方面。对损失因素的分析全面、细致，既有理论又有数据支持，既有填平规则，又有惩罚性要素，逻辑推理合理，计算方法科学。本案全面分析了权利人因销售量流失而损失的利润、因价格侵蚀而损失的利润、未来损失的销售利润以及商誉损失。因此，本案堪称损害赔偿额精细厘定的典范，对于精细化裁判标准的运用以及高额赔偿的计算等均具有借鉴意义。特别需要说明的是，由于法院对损害赔偿额的分析说理科学到位，当事人在收到判决后都表示信服。被告主动向对方实际履行了给付1000万元的义务。该案审判取得了良好的法律效果和社会效果。

5.涉民生特种设备知识产权侵权认定及赔偿额确定纠纷案

案号：南京中院 (2015)宁知民初字第179号

江苏高院 (2017)苏民终206号

原告：Global Water Solutions Limited（环球水务有限公司）

被告：南京捷登流体设备有限公司

【裁判要旨】

权利人就其主张的赔偿额提供详细计算方式及其酌定参考因素，并说明其计算方式的合法、合理依据，如果侵权人仅作简单否认而并未提供任何反证或有力的反驳理由，法院可以根据诉辩意见及现有证据支持权利人的合理诉求。恶意侵犯商标权，情节严重的，还可以适用惩罚性赔偿。

【基本案情】

环球水务有限公司（以下简称环球水务公司）系“”“SuperFlow”商标的权利人，上述商标核定使用于阀（机器零件）、压力水箱、供水设备、压力调节器（机器部件）等商品上。其商标在中国压力罐行业具有很高知名度和品牌价值。南京捷登流体设备有限公司（以下简称捷登公司）曾是环球水务公司的销售代理商，自2008年起在中国为环球水务公司代理销售压力罐。

后环球水务公司发现，捷登公司生产销售假冒环球水务公司的压力罐，为此环球水务公司向案外人格兰富水泵（苏州）有限公司（以下简称格兰富公司）调取了格兰富公司与捷登公司的采购记录，环球水务公司主张通过采购记录反映捷登公司存在制假售假的情况：（1）根据采购发票以及环球水务公司给捷登公司的发票统计反映，捷登公司存在多种型号产品的销量大于捷登公司从环球水务公司处采购数量的情况。（2）环球水务公司生产的GC系列的压力罐最大工作压力是10BAR，从未生产过16 BAR产品，但捷登公司向格兰富公司多次销售16 BAR的GC系列压力罐。

环球水务公司遂向法院起诉称捷登公司构成商标侵权及不正当竞争，具体指：1.捷登公司销售的带有环球水务公司涉案商标的大量产品并不是正品；2.捷登公司未经环球水务公司许可，使用了公司名称缩写注册域名www.gwstank.com，其中tank是压力罐的英文简称，相关公众通过该域名购买容易产生误认；3.捷登公司销售的侵权产品上使用环球水务公司的英文名、注册地址、美国和台湾办公室地址及产品信息、产地等产品标识说明等，上述信息足以使相关公众误认为捷登公司销售的侵权产品是环球水务公司的产品；4.捷登公司在网站宣称其是环球水务公司中国区总代理，在对外寄送的产品目录、员工名片上直接印制环球水务公司名称、侵权网站域名及“GWS销售经理”，为此环球水务公司请求法院判令捷登公司停止侵权、消除影响、赔偿经济损失以及为制止侵权所支出的合理费用共计人民币300万元整。

【法院认为】

一、捷登公司的被控侵权行为侵害了环球水务公司涉案注册商标专用权，构成不正当竞争

法院经审理认为，在捷登公司未提供充分有效相反证据的情况下，环球水务公司提供的证据能够证明捷登公司向格兰富公司等销售的多款型号产品数量大于其从环球水务公司购进的数量，亦有一部分产品，环球水务公司从未生产过，故捷登公司存在销售假冒环球水务公司产品的行为，其在侵权产品上标注涉案商标、产品信息、公司信息的行为构成商标侵权及不正当竞争。同时，因捷登公司存在销售侵权产品的行为，故其注册使用带有环球水务公司简称GWS的www.gwstank.com域名，并在该网站上宣传其为“环球水务公司中国区总代理”，在产品目录、员工名片上直接印制环球水务公司名称、侵权网站域名及“GWS销售经理”等行为，足以使相关公众产生误认，亦应认定构成不正当竞争。

二、本案赔偿额的确定

环球水务公司为证明捷登公司的侵权获利，在审理中提交了“被告侵权获利测算表”，该表是环球水务公司根据捷登公司于2010年-2014年向格兰富公司销售压力罐产品所开具的811张发票以及捷登公司于2008年-2014年向环球水务公司采购的报关发票等，按照产品型号、销售发票年份、销售数量、销售均价、捷登公司的采购数量、环球水务公司出口单价等进行的统计，捷登公司经过梳理，也认可上述发票中所记载的数量。对此，法院认为：

第一，环球水务公司的上述计算依据合理。如，关于“被告侵权获利测算表”中，捷登公司销售的GC系列产品与PWB系列产品。由于环球水务公司GC系列、PWB系列产品标注的最大压力数为10BAR，故捷登公司向格兰富公司销售的GC系列16BAR产品、PWB系列25BAR产品均为侵权产品。针对上述侵权产品，环球水务公司直接采取（侵权产品的售价－侵权产品的进货成本）×侵权数量的方式计算侵权获利，其中侵权产品的售价为捷登公司向格兰富公司开具的销售发票上所记载的数额，侵权产品的进货成本选择以环球水务公司出口相类似产品的报关单价等为依据。

又如，关于“被告侵权获利测算表”中，捷登公司销售的SF系列产品。由于环球水务公司提供的证据显示SF系列产品的保修期系自生产之日起一年，故环球水务公司在计算捷登公司销售的SF系列产品的侵权获利时，系按照捷登公司向其采购的一年期限进行计算。针对SF系列侵权产品，环球水务公司采取（侵权产品的售价－侵权产品的进货成本）×侵权数量的方式计算侵权获利，其中侵权产品的售价为捷登公司向格兰富公司开具的销售发票上所记载的数额，侵权产品的进货成本选择以环球水务公司出口单价等为依据，侵权数量为每个系列产品计算后的数量。

综合以上分析，法院通过环球水务公司制作的“被告侵权获利测算表”计算捷登公司的侵权获利为1794504.52元。

法院同时考虑：

1.环球水务公司主张侵权产品的进货成本假定为“环球水务公司的出口单价”，从常理而言，该价格应当高于侵权产品的制售成本。

2.环球水务公司主张的侵权数量为“捷登公司的对外销售数量”减去“捷登公司从环球水务公司处的购买数量”，其中“捷登公司从环球水务公司处的购买数量”为捷登公司自2008年-2014年从环球水务公司处购买的数量，而“捷登公司的对外销售数量”针对的是2010年-2014年的销售数量，少统计了两年，且仅针对格兰富公司等3个销售对象的销售数额。

综合以上因素，法院认为环球水务公司提供的上述计算依据合理，且有利于捷登公司，捷登公司的实际侵权获利有可能大于1794504.52元。

第二，捷登公司主观恶意明显，侵权性质恶劣。压力罐广泛用于企事业单位、住宅区及农村的生产、生活、办公用水等系统中，起到稳定水压的作用。如果压力罐质量不好，会导致控压不稳定，容易发生爆炸，造成财产损失和人员伤亡。因此，压力罐作为安全性能要求极高的特种设备，具有很高的制造质量要求。捷登公司作为环球水务公司的代理商，明知其销售的产品非正品，存在质量隐患，可能会引发安全事故，给生活和生产安全带来极大危害，仍实施侵权行为，且侵权时间持续多年，应当认定其主观恶意明显，侵权性质恶劣。故本案赔偿额的确定应当体现对恶意侵权行为加大惩治力度的司法态度。

第三，考虑环球水务公司的合理开支。环球水务公司在二审中提供新证据，证明其为制止侵权行为在本案中共支出合理费用238846.75元，包括律师费173821.72元和差旅费、查档费24059.8元等，该费用的支出在本案中具有一定合理性，且本案系因捷登公司的侵权行为而引发，故对环球水务公司发生的上述合理支出应予全额支持。

因此，法院在认可环球水务公司提交的“被告侵权获利测算表”中捷登公司侵权获利计算的基础上，综合考虑捷登公司的侵权时间、主观过错程度、压力罐产品性质、环球水务公司为本案支出的合理费用等因素，确定捷登公司应向环球水务公司承担的赔偿责任。

综上，法院判决：捷登公司停止侵权、注销www.gwstank.com的域名及网站、消除影响，并赔偿环球水务公司经济损失人民币300万元。

【典型意义】

江苏法院一直精细化审理知识产权案件，合理确定赔偿额。针对权利人主张较高赔偿额的侵权案件，在诉讼中强化当事人针对赔偿额的举证责任，引导权利人就其主张的赔偿额，提供详细的计算方式及其酌定参考因素。本案中，法院全面分析了权利人计算赔偿额的具体依据，并综合考虑侵权人主观恶意程度等因素，全额支持了原告主张的300万元赔偿额。该案精细化裁判思维的运用以及高额赔偿额的计算对类案具有借鉴意义。同时，本案侵权产品涉及特种用水设备，给居民生活和工业生产带来安全隐患。因此，本案裁判体现了当前最严格保护知识产权背景下进一步加大保护力度，以及对涉民生侵权行为严厉制裁，对侵害社会公共利益零容忍的价值导向。

6.涉洋河驰名商标被恶意注册及泛化使用纠纷案

案号：南京中院（2016）苏01民初1243号

江苏高院（2017）苏民终1781号

原告：江苏洋河酒厂股份有限公司

被告：徐州发洋食品有限公司、淮安他能量饮料有限公司、江苏丹胜商贸有限公司、宿迁市宿城区意鑫酒业经销处、汤新民

【裁判要旨】

被告基于故意攀附使用与他人驰名商标近似的标识，致使驰名商标注册人的利益可能受到损害的，即使被告使用的标识已成功注册，人民法院可以根据原告的请求，依法判决被告禁止使用该商标，并赔偿相应的经济损失。

【基本案情】

江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称洋河酒厂）成立于2002年12月27日，是知名白酒酿造企业，2005-2007年连续三年被认定为白酒制造行业效益十佳企业，2007年，在中国企业集团纳税500强中位列第253名，在白酒制造行业位列全国第5名，2009年，获“2008年度中国白酒制造业十强企业”荣誉，2012年2月17日，《经济晚报》报道洋河酒厂市值超五粮液，在白酒公司总市值排行榜上位居第二。2013年，洋河酒厂入围《财富》中文网发布的“2013中国企业500强”榜单，2015年，洋河酒厂入围福布斯发布的“亚太地区最佳上市公司50强”榜单。

2000年11月7日，案外人江苏洋河集团有限公司在第33类商品上注册了“洋河”文字商标，商标注册证号为1470448，核定使用商品为：酒类产品等，有效期至2010年11月6日，现已续展至2020年11月6日。该商标于2004年1月14日经核准转让给洋河酒厂。“洋河”等系列产品品质卓越，得到公众高度认可，加之洋河酒厂长期大量地宣传、推广、销售、维护，其品牌在市场上具有极高的知名度和美誉度。2002年3月12日，国家商标局认定第1470448号“洋河”文字商标为驰名商标，2007年-2013年，江苏省工商行政管理局连续三次认定“洋河”商标为江苏省著名商标。

2016年9月12日，洋河酒厂的委托代理人在公证人员的监督下，在宿迁市宿城区意鑫酒业经销处（以下简称意鑫酒业）以75元的价格购买了“‘洋河’椰汁+牛奶”一箱。该被控侵权产品的外包装箱及包装瓶正面均印有“洋河Yanghe”商标，下印有“椰汁+牛奶”文字以及椰果、椰树的图案；外包装及包装瓶两侧均印有授权方：徐州发洋食品有限公司；被委托方：淮安他能量饮料有限公司；运营商：江苏丹胜商贸有限公司，以及地址、服务热线等信息；外包装顶部印有“舌尖上的洋河挑逗你的味觉”、“营养多一些健康多一些”文字。

将被控侵权标识与涉案商标进行比对，洋河酒厂认为，被控侵权标识与涉案商标的文字部分完全一致，只是被控侵权产品的洋河标识除了洋河中文汉字，下面还印有洋河的拼音“Yanghe”，构成近似；被控侵权产品外包装上“舌尖上的洋河”宣传语，利用了洋河酒厂品牌的知名度，会让普通消费者联想到被控侵权产品系洋河酒厂生产制造，构成不正当竞争。

徐州发洋食品有限公司（以下简称徐州发洋公司）、汤新民、淮安他能量饮料有限公司（以下简称淮安他能量公司）、江苏丹胜商贸有限公司（以下简称江苏丹胜公司）、易鑫酒业认为，被控侵权产品上的“洋河Yanghe”标识系汤新民合法注册享有，其提供的《商标注册证》载明，2009年5月21日，汤新民经国家商标局核准在第29类商品上注册了第5540137号“洋河Yanghe”商标，该商标核定使用商品为肉；水果蜜饯；腌制蔬菜；蛋；牛奶制品；食用油；果冻；加工过的瓜子；干食用菌；豆腐制品等。2014年9月14日，汤新民又注册了第12356049号“洋河Yanghe”商标，核定使用商品除了没有上述牛奶制品以外，其余相同。“舌尖上……”是通用的宣传用语，被控侵权产品上使用的“舌尖上的洋河”宣传语不构成不正当竞争。

2016年11月23日，国家工商行政管理总局商标评审委员会作出《关于第5540137号“洋河”商标撤销复审决定书》，该决定认为第5540137号商标于2010年5月2日至2013年5月1日期间在“肉；水果蜜饯；腌制蔬菜；蛋；牛奶制品；果冻；加工过的瓜子；干食用菌；豆腐制品”商品上未进行有效的商业使用，决定该商标在“食用油”商品上予以维持，在“肉；水果蜜饯；腌制蔬菜；蛋；牛奶制品；果冻；加工过的瓜子；干食用菌；豆腐制品”商品上予以撤销。

庭审中，洋河酒厂还提供了第16632989号、12356049号、21258206号“洋河Yanghe”商标查询信息，申请人均为汤新民，以证明汤新民不断进行恶意商标注册，欲攀附洋河酒厂的商誉。

洋河酒厂主张，徐州发洋公司、淮安他能量公司、江苏丹胜公司、易鑫酒业、汤新民的行为具有攀附“洋河”驰名商标的故意，使公众误认为该产品与洋河酒厂的产品具有特定联系，侵害了洋河酒厂的注册商标专用权，并构成不正当竞争，请求判令徐州发洋公司、汤新民、淮安他能量公司、江苏丹胜公司停止使用商标证号为12356049、5540137的商标及包含有“洋河”文字的商标，停止商标侵权及不正当竞争行为，赔偿经济损失及为制止侵权支付的合理费用50万元。

【法院认为】

洋河酒厂享有的第1470448号“洋河”注册商标为驰名商标，徐州发洋公司、汤新民、淮安他能量公司、江苏丹胜公司、意鑫酒业的行为侵害了洋河酒厂注册商标专用权并构成不正当竞争。

《中华人民共和国商标法》第十三条第三款规定，就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第（二）项规定，复制、摹仿、翻译他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或者不相类似商品上作为商标使用，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，属于侵犯注册商标专用权行为。《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条规定，被告使用的注册商标违反商标法第十三条的规定，复制、摹仿或者翻译原告驰名商标，构成侵犯商标权的，人民法院应当根据原告的请求，依法判决禁止被告使用该商标。但被告的注册商标有下列情形之一的，人民法院对原告的请求不予支持：（一）已经超过商标法第四十一条第二款规定的请求撤销期限的；（二）被告提出注册申请时，原告的商标并不驰名的。《中华人民共和国商标法》第四十一条第二款（2001年修正）规定，已经注册的商标，违反本法第十三条等规定的，自商标注册之日起五年内，商标所有人或者利害关系人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。

涉案商标为“洋河”文字商标，被控侵权产品上的标识为“洋河Yanghe”，该标识的文字部分与涉案商标一致，“Yanghe”为“洋河”文字的拼音，两者构成近似，容易造成混淆，构成商标侵权。被控侵权产品上突出使用“洋河Yanghe”标识，对驰名商标权利人的合法权益造成了损害，这种可能的损害主要表现为：首先，普通消费者在选择商品时会产生误认，洋河酒厂经多年经营而拥有相对固定的消费群体，该群体容易为被控侵权商品所吸引，以为是洋河酒厂扩大经营范围和拓展经营项目的行为，或是认为两者之间具有商标许可使用、关联企业的特定联系；其次，如果被控侵权产品出现质量问题，会产生消费者和相关公众对“洋河”注册商标评价贬损的后果，洋河酒厂也会因此而丧失相应的市场份额；最后，即使相关公众在事后得知被控侵权产品与洋河酒厂没有任何联系，该商标侵权行为也在一定程度上减弱了洋河酒厂商标的显著性，削弱了“洋河”商标与洋河酒厂之间的特定联系，降低洋河酒厂商标对消费者的吸引力，从而损害洋河酒厂商标的商业价值。同时，汤新民在明知“洋河”商标知名度和影响力的情况下，没有合理避让，仍选择洋河文字作为第5540137、12356049号注册商标的主体部分，具有傍名牌的故意。除被控侵权的第5540137、12356049号“洋河Yanghe”商标外，汤新民还申请注册了大量的洋河商标，其攀附洋河酒厂商誉的主观意图明显。故汤新民申请注册并使用两商标侵害了洋河酒厂的商标专用权。因汤新民系恶意注册“洋河Yanghe”商标，根据《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条之规定，洋河酒厂除可请求法院判决汤新民禁止使用其于2014年注册的第12356049号“洋河Yanghe”商标，还可不受五年期间限制，请求法院判决禁止汤新民使用其于2009年注册的第5540137号“洋河Yanghe”商标。

同时，法院认为，《中华人民共和国反不正当竞争法》第五条第（三）项规定，擅自使用他人的企业名称或者姓名，引人误认为是他人的商品的，构成不正当竞争。《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第六条规定，具有一定的市场知名度、为相关公众所知悉的企业名称中的字号，可以认定为反不正当竞争法第五条第（三）项规定的“企业名称”。“洋河”虽系地名，但洋河酒厂在长期经营、对外宣传中一直使用“洋河”字号作为企业简称，社会公众、媒体以及官方也已习惯使用“洋河”指代洋河酒厂，因此“洋河”是具有很高市场知名度并为公众认知的洋河酒厂的企业简称。被控侵权产品上印有“舌尖上的洋河”宣传文字，“舌尖上的……”虽系通用的宣传用语，但该宣传用语将“舌尖上的……”与“洋河”结合使用，意在突出“洋河”二字，具有明显攀附洋河酒厂商誉的主观故意，足以误导公众将该产品误认为是洋河酒厂产品或与之建立联系，构成对洋河酒厂的不正当竞争。

关于法律责任，法院认为，根据《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条的规定，被告使用的注册商标违反商标法第十三条的规定，复制、摹仿或者翻译原告驰名商标，构成侵犯商标权的，人民法院应当根据原告的请求，依法判决禁止被告使用该商标。《中华人民共和国商标法》第十三条第三款规定，就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。因此，洋河酒厂要求徐州发洋公司、汤新民、淮安他能量公司、江苏丹胜公司禁止使用第12356049、5540137号注册商标的诉讼请求有事实和法律依据，应予支持。

关于赔偿责任。本案中，虽然“洋河Yanghe”商标的注册人系汤新民，但被控侵权产品的外包装上印有“授权方：徐州发洋食品有限公司”，且汤新民既是徐州发洋公司的法定代表人，也是该公司的唯一股东，因而汤新民和徐州发洋公司应承担连带赔偿责任。庭审中，江苏丹胜公司陈述其选择与汤新民合作系基于“洋河”品牌的了解，希望借此帮助其产品销售，且被控侵权产品外包装上“舌尖上的洋河”宣传文字亦系其设计使用，可见江苏丹胜公司具有明显攀附洋河酒厂商誉的故意，其作为被控侵权产品的生产商应承担连带赔偿责任。淮安他能量公司系被控侵权产品的接受委托加工者，意鑫酒业系被控侵权产品的销售者，在能确定本案实际生产者，且无证据证明淮安他能量公司和意鑫酒业有侵权故意的情况下，上述当事人不应当承担赔偿责任。

关于赔偿数额。洋河酒厂请求法院依法酌定，法院主要考虑以下因素确定赔偿数额：首先，汤新民多年来持续注册大量包含洋河文字的商标，并授权他人生产经营以此获利，造成洋河酒厂合法利益受损和市场混乱，其主观恶性较大；其次，从江苏丹胜公司提供的授权书附件内容来看，“自商标授权有效日起三年内江苏丹胜商贸有限公司承诺年平均销量不低于5万箱。自第四年起年平均销量不低于10万箱”，可见授权方和生产方对于被控侵权产品的市场销量前景均比较看好；再次，江苏丹胜公司陈述被控侵权产品成本约33元每箱，市场零售价约60-75元每箱，该产品利润率较高；最后，综合洋河酒厂涉案商标的显著性及知名度，洋河酒厂为制止侵权行为支出的合理费用等因素，从保护权利人的注册商标专用权、维护正常的市场经济秩序、保障社会公众的正当权益、制裁侵害知识产权违法行为的角度出发，确定赔偿数额为50万元。

综上，法院判决：徐州发洋公司、汤新民、淮安他能量公司、江苏丹胜公司立即停止使用第12356049、5540137号注册商标的行为；徐州发洋公司、汤新民、淮安他能量公司、江苏丹胜公司、意鑫酒业立即停止侵害第1470448号“洋河”注册商标专用权及不正当竞争的行为；徐州发洋公司、汤新民、江苏丹胜公司赔偿洋河酒厂经济损失及为制止侵权行为所支出的合理开支共50万元。

【典型意义】

本案涉及驰名商标与注册商标之间冲突的解决。商标侵权案件中，被诉标识为注册商标的，一般需要先行通过商标行政争议途径解决，但本案通过判决明确：尽管被诉标识是注册商标，但被告恶意攀附驰名商标商誉，抢注并使用相关商标的，法院应当立案受理，并禁止抢注商标的使用。从这个意义上讲，本案裁判开创了先河。

在我国现行的商标注册制度下，商标权人为了防止其权利受到侵害，往往不得不大量注册防御性商标，但仍然不能有效阻止大量存在的恶意抢注和攀附行为，每年因此产生大量争议和诉讼，导致行政和司法资源浪费。本案中，法院基于“洋河”商标长期累积的品牌商誉和知名度，不仅给予“洋河”驰名商标跨类保护，还直接判决禁止侵权人使用其恶意注册的“洋河Yanghe”商标，从纠纷的源头避免了原告权利再次受到侵害，正本清源、避免混乱，维护了原告的合法权益和商标注册秩序，充分体现了知识产权司法保护的主导作用，以及最严格保护知识产权，鼓励诚实信用、诚信经营的价值取向。

本案对于准确理解驰名商标司法保护法律规定，准确把握驰名商标司法认定条件，以及加强对驰名商标司法保护力度，具有典型意义。

本案的审理和判决结果引起了社会公众和新闻媒体的广泛关注，江苏城市频道、南京新闻频道、南京日报、江苏工人报等传统媒体，以及知产力、江苏知产视野、南知审判、荔枝新闻等新媒体都进行了相关报道。判决生效后，洋河公司给法院送来锦旗，感谢信上称本案为“洋河商标跨类保护第一案”，赞誉法院知识产权审判“保护知识产权激励创新，彰显司法权威维护公平”。判决取得了良好的法律效果和社会效果。

7.适用惩罚性赔偿的植物新品种权纠纷案

案号：南京中院（2018）苏01民初427号

江苏高院（2018）苏民终1527号

原告：江苏明天种业科技股份有限公司

被告：江苏省泗棉种业有限责任公司

【裁判要旨】

基于新育成品种及其审批的特殊性，获得植物新品种权保护的品种与其名称之间形成了特定的联系。在侵权人用无任何标识的白皮包装，并以与受保护的植物新品种相同的名称对外销售品种时，如果其所销售的并非被授权品种，但仍会使得购买者误认为是被授权品种，其行为构成不正当竞争。同时，该行为也对植物新品种权造成了损害。因此，在侵权人侵权故意明显、侵权方式隐蔽，权利人取证难度异常大的情况下，人民法院除了依据反不正当竞争法的相关规定确定赔偿责任外，还可以参照种子法第七十三条的规定适用惩罚性赔偿，加大赔偿力度。

【基本案情】

江苏省农科院育成的“宁麦13”小麦品种于2005年通过省级审定，2007年通过国家级审定， 2008年1月1日被授予植物新品种权。明天种业公司于2006年与品种权人江苏省农科院订立品种实施许可合同，被授权以独占方式对该品种进行市场推广和销售，以及对侵权行为以自己名义提起民事诉讼。明天种业公司提供的证据已经证明“宁麦13”小麦种子具备了一定的知名度和市场影响力。

泗棉种业公司实际销售了白皮包装的“宁麦13”小麦种子，且销售方式较为隐蔽，销售数量巨大。明天种业公司对此进行了多次取证，有公证取证，也有视频录像取证。从购买到的实物看，该相关种子均为白皮包装，其上没有标注诸如作物种类、品种名称、生产经营者、质量指标、品种适宜种植区域、检疫证明编号、信息代码等必要信息。

【法院认为】

“宁麦13”为知名商品之特有名称，泗棉种业公司在销售小麦品种过程中擅自使用了该名称，其擅自生产、销售白皮包装“宁麦13”小麦种子的行为构成不正当竞争，明天种业公司要求其停止不正当竞争行为、赔偿损失的诉讼请求，有事实和法律依据，应当予以支持。

关于赔偿损失。明天种业公司主张参考泗棉种业公司侵权行为的性质、时间、仓储种子数量、泗棉种业公司涉案行为给明天种业公司经营造成的影响、明天种业公司为本案诉讼所支出的合理费用等因素，并参照种子法的相关规定，综合予以确定。法院认为，明天种业公司的赔偿请求及其主张的计算方法有一定的事实和法律依据，应予支持。具体理由如下：1.泗棉种业公司涉案行为性质严重，主观故意明显，对明天种业公司的生产经营产生了直接的影响。泗棉种业公司涉案行为严重违反了种子法等所规定的种子经营管理制度，严重损害了明天种业公司以及品种购买者、使用者的利益，侵权行为性质严重，主观故意明显。2.有别于植物品种之外的其他知名商品，涉案“宁麦13”小麦种子和其名称之间形成了双重唯一性和对应性。“宁麦13”小麦品种获得了植物新品种权保护，意味着具备了法律规定的新颖性、特异性、一致性、稳定性和适当的命名等条件。亦即该品种被保护和所蕴含的生命信息是独特的和唯一的；该品种（商品）内在本质（生命信息）和品种（商品）名称均是唯一的，两者之间是相互对应和体现的。这种商品特性和商品名称及其两者之间所体现的唯一性和对应性均为植物新品种特有。其他人未经许可使用，如生产和销售该小麦种子或者使用该特有的名称，均构成对权利的侵害。本案中，泗棉种业公司销售白皮包装“宁麦13”小麦种子会使得购买者认为其中就是被授权品种而非其他品种，并对购买意向产生了决定性的影响；当购买者决定并购买被告的种子，就不会再去购买正品的“宁麦13”小麦种子，即在实际上形成了完全替代正品种子销售的后果。这也实际上产生了等同于侵害“宁麦13”植物新品种权的后果。因此，泗棉种业公司涉案行为对明天种业公司的生产经营产生了直接的损害。泗棉种业公司涉案行为不仅构成不正当竞争行为，也违反了种子法的相关规定，侵害了植物新品种权，故而不仅可以依据《反不正当竞争法》的相关规定，同时也可以参照《种子法》第七十三条的相关规定确定具体的赔偿责任。3.泗棉种业公司销售涉案“宁麦13”小麦种子的时间及可能的数量和规模。从销售的时间看，销售行为发生在小麦种子的销售季节和小麦播种季节，即为小麦种子的销售旺季。同时，其销售的白皮包装种子数量巨大，库存数量也巨大。4.明天种业公司为本案诉讼支付了公证费、律师费和取证费用等合理费用。

综上，法院酌定泗棉种业公司赔偿明天种业公司经济损失及合理开支300万元。

【典型意义】

植物新品种权保护尤其是对农业种子品种权的保护事关国计民生和我国的粮食安全。以与植物新品种名称相同的名称，用白皮包装销售品种的侵权行为时有发生。此案的亮点在于对此行为的侵权定性及赔偿额的确定，为类似纠纷的处理提供借鉴，并体现了最严格保护知识产权的司法态度。一是认定经营者此种行为同时构成不正当竞争与侵害植物新品种权。法院认定了被授权品种与其名称之间特定的对应性，侵权人不仅构成冒用知名植物新品种名称的不正当竞争，也实质性损害了权利人的植物新品种权。二是除了依据反不正当竞争法的相关规定确定赔偿责任外，还考虑到侵权方式隐蔽、种子销售旺季的侵权时间特殊、侵权数量较大、主观故意明显、后果严重等因素，参照种子法第七十三条的规定适用了惩罚性赔偿。种子法第七十三条规定，侵犯植物新品种权的赔偿数额依次按照权利人的实际损失、侵权人所获的利益、该植物新品种权的许可费用确定，侵犯植物新品种权情节严重的，可以按照该方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。本判决开拓性地适用了惩罚性赔偿规定，加大了对权利人植物新品种权的保护和对侵权人恶意侵权行为的惩治力度，维护了种子市场交易秩序的稳定，保护了民生利益，对于同类案件的审理亦具有一定的参考和指导意义。

8.涉新闻集合式新媒体著作权侵权纠纷案

案号：无锡中院（2015）锡知民初字第00219号

江苏高院（2018）苏民终588号

原告：江苏现代快报传媒有限公司、江苏现代快报传媒有限公司无锡分公司

被告：北京字节跳动科技有限公司、北京字节跳动网络技术有限公司

【裁判要旨】

网络服务提供者未经著作权人许可，在网络媒体上使用其新闻作品，使公众可以在个人选定的时间和地点获得涉案作品，侵害了著作权人的信息网络传播权。即使该网络媒体经营者仅对相关新闻作品提供链接服务，其只有在证明自己对所链接的作品侵权不存在“明知或者应知”的情形下，才能免责。在确定网络服务提供者的侵权赔偿额时，应综合考虑其经营规模、影响力，涉案作品的传播范围，以及主观过错程度等因素，并可适当地提高侵权赔偿标准，以切实保护著作权人的合法权益。

【基本案情】

江苏现代快报传媒有限公司（简称现代快报公司）、江苏现代快报传媒有限公司无锡分公司（简称现代快报无锡分公司）发现“今日头条”手机新闻客户端未经许可使用其享有著作权的《出租屋爆燃一家三口烧成重伤》等6篇新闻作品。头条网（www.toutiao.com）的ICP备案显示备案号为京ICP备12023439号，主办单位为北京字节跳动科技有限公司（简称字节跳动科技公司）；苹果系统中“今日头条”App下载页显示的开发者是字节跳动科技公司，安卓系统中“今日头条”客户端显示的开发者是北京字节跳动网络技术有限公司（简称字节跳动网络公司）。因此，现代快报公司、现代快报无锡分公司诉至法院，请求字节跳动科技公司、字节跳动网络公司赔偿损失20万元，支付合理费用1万元。

【法院认为】

一、涉案6篇文章构成《著作权法》意义上的作品

涉案的6篇文章是由记者采访、撰写并经编辑后发表在《现代快报》的书面语言表达形式，无证据显示其内容与他人已有作品相同或实质性相似，亦无其他证据表明存在其他作者，故涉案6篇文章系从无到有的独立创作，符合作品的要件要求。涉案6篇文章虽是对客观事实的描述，但其文字表达中不仅包含单纯事实情况，还含有以文艺创作手法创作的新闻评论，该表达属于作者的独创性智力劳动，属于《著作权法》意义上的作品。

二、现代快报公司、现代快报无锡分公司为适格原告

涉案作品均有署名，在无相反证据的情况下，应认定在作品上署名的人为作者。涉案6篇文章作者薛晟、朱鲸润、陈泓江签订的《职务作品创作合同》中明确其作为现代快报公司聘用的记者，所创作的作品系完成工作任务的职务作品，著作权属于两原告，故两原告享有涉案文章的著作权，与本案有直接利害关系，具有原告主体资格。现代快报无锡分公司作为现代快报公司的依法设立并领取营业执照的分支机构，属于民事诉讼法规定的可作为原告的其他组织。虽然涉案的《出租屋爆燃……》的作者唐奕并未在《职务作品创作合同》上签字，但该文署名“现代快报记者唐奕朱鲸润”，属于合作作品，根据《著作权法实施条例》，合同作品不可分割使用的，著作权由各合作作者共同享有。现朱鲸润明确其作品著作权属于两原告，则两原告可据此对该文主张著作权。

三、今日头条客户端提供涉案6篇文章构成部分侵权

《打工妹……》及《9旬老太……》两篇文章显示于今日头条客户端时，左上角都标明了具体的上传用户的名称，结合字节跳动科技公司提供的公证书中成都商报和汉网注册该头条账号时所提交的相应证明文件的后台记录，能够证明涉案作品系第三方头条号上传，字节跳动科技公司提供的是信息存储空间服务。此外，本案中，没有证据证明字节跳动科技公司知道或有合理的理由应当知道涉案作品侵权，也没有证据证明其改变了涉案作品并从中获利，故在字节跳动科技公司对上述两篇文章及时删除涉案作品的情况下，其不应对上述涉案作品的传播行为承担赔偿责任。

对于《为能多见见孙子……》等其余涉案的四篇文章，字节跳动科技公司未经许可，在其经营的今日头条客户端上使用了涉案作品，使公众可以在其个人选定的时间和地点获得涉案作品，侵害了两原告享有的信息网络传播权，应当对其侵权行为承担相应的法律责任。字节跳动科技公司主张其仅提供链接服务，但没有充足证据予以证明。首先，字节跳动科技公司提交的9395号公证书中虽然有该四篇文章的后台信息，但是该后台信息显示的URL地址并无与之对应的今日头条客户端页面显示信息予以佐证，也即9395号公证书中该四篇文章的后台信息仅为字节跳动科技公司的单方陈述内容，无相应证据予以证明；而字节跳动科技公司提交的20345号公证书并非针对涉案文章进行的公证，与本案无关；其次，字节跳动科技公司现有举证只能证明其与第三方网站存在以链接方式进行作品传播的协议，并不能进一步证明其对涉案四篇文章确实仅提供链接服务，而未将涉案文章复制至其服务器中；第三，本案缺乏证据证明用户阅读今日头条客户端中的涉案作品时存在跳转或链接到第三方网站的情形；最后，两原告否认就涉案作品授权江苏网、中青网、东方网等使用，也无证据证明两原告对涉案作品许可他人转授权使用。

退一步说，即使字节跳动科技公司确实仅提供链接服务，字节跳动科技公司只有在证明其不存在“明知或者应知”的情形下，才能免除赔偿责任。《为能多见见孙子……》及《女子民政局……》分别由中国江苏网及东方网提供，在字节跳动科技公司于这两家网站的授权许可协议中，均明确可设链转载的内容为两网站“自有版权”的内容。庭审中字节跳动科技公司及字节跳动网络公司均确认“自有版权”为“合法拥有”之意，也即字节跳动科技公司在签订协议时即认为中国江苏网及东方网应对可设链的内容拥有合法的信息网络传播权。但字节跳动科技公司并未要求该两家网站提供任何关于其拥有合法的信息网络传播权所涉权利人的清单列表，而仅在合同中要求网站承担知识产权权利瑕疵担保责任，尚不足以认定字节跳动科技公司尽到了审查义务。同时，在《为能多见见孙子……》一文中，左上角有“中国江苏网”字样，而文章首页首段后标明“现代快报记者薛晟通讯员苟连静”，基于今日头条的管理信息的能力，这种明显差异应引起字节跳动科技公司的注意从而通过诸如设置关键词等方式将此类作品进行筛选甄别，现字节跳动科技公司并无证据证明其进行相应操作，故应当认定其主观上存在过错，构成应知。另外，字节跳动科技公司主张《仪仗队……》《煤气泄漏……》2篇文章系通过新浪网合法授权链接而来，但其与新浪网的合作协议有效期至2014年12月31日已终止，而今日头条客户端登载《仪仗队……》《煤气泄漏……》两文时间为2015年9月。字节跳动科技公司虽称其与新浪网的协议可续展执行，但并未提供证据证明，故其无权对新浪网内容设链转载。

关于赔偿主体，因头条网的ICP备案为字节跳动科技公司，且字节跳动科技公司在本案中明确其为头条网及今日头条客户端的经营者和运营者，其应承担侵权责任。虽然在安卓应用系统下的开发者信息为字节跳动网络公司，但并不能因此认定字节跳动网络公司属于法律意义上的网络服务提供者，故字节跳动网络公司无需承担侵权责任。

关于赔偿金额，法院认为，当前网络环境下，网络服务提供者是信息网络传播的中枢，是连接版权人和用户的桥梁和媒介，在网络传输中起着举足轻重的作用。这一新的经营主体和法律主体成为相关权利义务关系的连接点。网络服务提供者客观上为大量分散的用户的网络传播行为提供了便利条件，对其法律责任的考量应注意平衡各方利益、有效节约诉讼成本而又不阻碍技术的发展。但是，此种考量的前提依然是充分尊重著作权利人的合法权益，以促进创新、促进知识生产为核心。具体到本案而言，两原告主张法定赔偿，一审法院综合考虑今日头条系业内具有相当影响力的媒体，经营规模大，涉案文章通过网络进行传播，受众多，影响范围广，字节跳动科技公司主观上具有一定的过错等因素，支持本案赔偿金额10万元。两原告为本案支出律师费和公证费，系为制止侵权所支出的合理费用，应当予以支持。

据此，法院判决：北京字节跳动科技有限公司赔偿江苏现代快报传媒有限公司、江苏现代快报传媒有限公司无锡分公司经济损失10万元及为维权支出的合理费用10100元。

【典型意义】

本案涉及在现行著作权法框架下对“今日头条”这种新闻集合式新媒体未经许可转载他人作品行为性质的认定。法院根据查明事实，以及字节跳动科技公司的陈述，认为“今日头条”的算法技术完全可以支持对特定关键词的筛查检索，“今日头条”也已经注意到其设链行为存在侵害信息网络传播权的可能性。在此前提下，字节跳动科技公司仅在与第三方的合作协议中要求第三方网站承担权利瑕疵担保责任，而未要求其提供合法权利人清单列表，也未设置可能引发侵权的关键词进行筛查，在搜索所得内容显示的权属情况与来源网站不一致的情况下，未采取措施进行甄别，应当认定未尽到合理审查义务，其为涉案4篇文章设链的行为对相关作品的传播提供了便利，主观上为“应知”。关于赔偿数额的确定，法院综合考虑“今日头条”作为新闻集合式浏览媒体这一网络平台的特殊性，结合平台的受众范围、影响范围，导致的侵权作品的传播速度和传播广度，以及其主观上具有过错等因素，确定赔偿金额10万元，并支持两原告为本案支出的律师费、公证费等合理费用。本案中，人民法院最终确定的裁决尺度，特别是结合个案情形判决较高的赔偿额，对于明晰不同媒体之间的竞争关系，规范网络转载，打击和遏制侵犯信息网络传播权的行为，具有积极意义。

该案涉及“今日头条”，确定的赔偿额高，具有广泛的社会影响力。案件判决后，引起了媒体界的广泛关注，新浪网、搜狐网、网易订阅、新京报网等多家媒体进行了报道，中国报业协会亦对本案高度关注。在2018年举行的第七届中国国际版权博览会上，国家版权局有关负责人对媒体表示本案“对规范网络转载是一个很好的判例”。

9.涉恶意诉讼构成要件及赔偿标准的知识产权纠纷案

案号：无锡中院（2016）苏02民初71号

江苏高院（2017）苏民终1874号

原告：江苏中讯数码电子有限公司

被告：山东比特智能科技股份有限公司

【裁判要旨】

行为人在明知系争商标为他人在先使用并具有一定影响力的情况下，抢先注册系争商标，从而获得形式上的商标权。行为人据此向在先使用人的被许可人提起的商标侵权诉讼，应当认定为恶意提起知识产权诉讼，由此造成他人损害的，应当承担损害赔偿责任。

【基本案情】

江苏中讯数码电子有限公司（以下简称中讯公司）是美国美爵信达有限公司“TELEMATRIX”品牌的酒店电话机在中国的代工生产商，山东比特智能科技股份有限公司（以下简称比特公司）也曾是美国美爵信达公司在中国的代工生产商。2008年1月，比特公司向中讯公司发送律师函，主张其拥有“TELEMATRIX”商标专用权（注册号为第435950号，核定商品包括电话机），认为中讯公司宣传、生产、销售“TELEMATRIX”商标的电话机产品构成商标侵权，要求中讯公司停止上述行为。2008年3月，比特公司向山东省日照市中级人民法院起诉中讯公司侵犯上述注册商标专用权，要求中讯公司停止侵权、赔偿损失。此后该案移送至无锡中院审理。庭审中比特公司请求赔偿612万元。比特公司还于2008年8月向工商部门投诉，要求对中讯公司进行查处。2009年11月，比特公司以需要新证据为由，申请撤诉并获法院准许。迫于比特公司压力，中讯公司被迫终止与美爵信达公司关于“TELEMATRIX”品牌电话机的代工合作，损耗了大量产品和物料，比特公司上述行为给中讯公司的生产经营造成了巨大损失。此后，经北京市高级人民法院终审判决，比特公司被认定系以不正当手段注册了“TELEMATRIX”商标，遂撤销该商标。故中讯公司认为比特公司恶意诉讼，要求其赔偿损失并公开消除影响等。

【法院认为】

一、恶意提起知识产权诉讼的构成要件

首先，行为人提起知识产权诉讼无事实或者法律依据。常常表现为行为人没有知识产权权利或者行为人虽然享有形式上“合法”的知识产权，但因该知识产权系恶意取得等多种原因而不具有实质上的正当性。其次，行为人提起诉讼主观上具有恶意。行为人的恶意表现为两个方面：1.认识因素。即行为人提起知识产权诉讼时，明知其提起知识产权诉讼无事实或者法律依据，明知其取得知识产权不具有实质上的正当性。2.目的因素。即行为人提起知识产权诉讼以损害他人合法权益或者获取非法利益为目的。行为人恶意取得知识产权，自然可以作为认定其提起诉讼时具有恶意的依据。最后行为人恶意提起知识产权诉讼给他人造成了损失，且损失与行为人恶意提起知识产权诉讼之间具有因果关系。

二、比特公司提起第57号诉讼符合恶意提起知识产权诉讼的构成要件

比特公司向中讯公司提起诉讼时，虽然获得了“TELEMATRIX”商标注册，但其系恶意注册他人在先使用并有一定影响力的商标，商标被撤销后，其商标专用权视为自始即不存在。因此，比特公司实质上从该商标获得注册至最终被撤销的期间内并不享有“TELEMATRIX”商标专用权，据此可以认定比特公司在提起诉讼时不具备合法的权利基础。

比特公司在恶意获得商标注册后，以商标权人的身份威胁中讯公司停止生产、销售相应产品，并最终提起侵权诉讼，试图以此方式迫使中讯公司不再接受相关委托，停止代工生产行为，从而达到控制“TELEMATRIX”商标商品在国内市场的生产、销售并据此获取非法利益的目的。因此，比特公司提起诉讼的目的在于损害中讯公司的合法权益，系恶意行使商标权的滥用行为。

同时，比特公司提起诉讼行为会对中讯公司的生产经营产生负面影响，中讯公司接受委托加工TELEMATRIX电话机的经营交易机会必然会失去，故涉案诉讼损害了中讯公司的合法权益，造成其经济损失。比特公司应当承担赔偿损失的法律责任。比特公司的恶意诉讼行为还给中讯公司造成了不良影响，中讯公司要求其公开消除影响的诉讼请求，应予支持。

比特公司在明知TELEMATRIX商标系抢注他人在先使用并有一定影响的商标情况下，以损害中讯公司合法权益和获取非法利益为目的，提起第57号诉讼，符合恶意提起知识产权诉讼的构成要件，已构成恶意诉讼。

三、关于赔偿数额的确定

恶意提起知识产权诉讼本质上属于侵权行为的一种，恶意诉讼行为人承担的赔偿数额应当以受害人的损失为限。在受害人的损失难以确定的情况下，可以综合考量相关因素，酌情确定赔偿数额。本案中，法院综合考虑了以下因素确定赔偿数额：1.中讯公司现实的经济损失;2.中讯公司预期利润的损失;3.恶意诉讼对社会诚信体系的破坏。比特公司明知其不应当享有TELEMATRIX商标权的情况下，恶意抢注该商标，其后又对他人恶意提起诉讼，主观恶意十分明显。比特公司的恶意诉讼行为不但给中讯公司造成了较大的损失，而且对全社会的诚信价值体系以及诚实信用的诉讼体系造成冲击和负面影响，对此种行为应当给予相应的惩戒。如此，才能防止此类恶意抢注和恶意诉讼行为的再度发生。

法院判决比特公司赔偿中讯公司经济损失及合理支出100万元。

【典型意义】

本案涉及知识产权恶意诉讼的认定，一、二审判决均认定原告即形式上的商标权利人恶意取得权利，并提起知识产权侵权诉讼，属于滥用该权利。恶意提起商标侵权诉讼行为，应当承担相应的损害赔偿责任。该案二审判决明确了恶意诉讼的认定条件：一是无事实依据和正当理由提起民事诉讼，即原告提起知识产权诉讼并没有合法的权利基础；二是以损害他人合法权益或意图取得不正当的竞争优势为目的，即主观上具有恶意；三是给他人造成了损害，即给他人造成了经济损失或竞争优势的削弱。因此，此案对于类似案件的审理具有借鉴意义和指导价值。该案判决恶意诉讼提起人承担了100万元的赔偿责任，并要求其向被损害方公开登报消除影响，有力地打击和遏制了此类恶意诉讼，维护了诚信诉讼的体系，净化了知识产权创新环境。

10.BT天堂网站影视作品侵犯著作权罪案

案号：淮安中院（2018）苏08刑初26号

公诉机关：江苏省淮安市人民检察院

被告人：袁德飞

【裁判要旨】

未经著作权人许可，以营利为目的，通过信息网络向公众传播他人影视作品，应当视为“复制发行”他人影视作品，构成侵犯著作权罪。侵犯著作权罪中，对于非法经营数额巨大，犯罪情节特别严重的，不宜适用缓刑。

【基本案情】

2015年，被告人袁某某以营利为目的，通过网络购得BT天堂网站（www.bttiantang.com）域名、服务器及虚拟主机后，在均未取得相关影视作品著作权人许可的情况下，将大量影视作品的磁力链接、种子文件链接发布在其管理运行的BT天堂网站上供网民点击下载以赚取广告收入。2015年5月至2016年7月，被告人袁某某通过此方式共获取广州星众信息科技有限公司投放在BT天堂网站上的广告费用1402513元。经远程勘验，BT天堂网站共有影视作品资源24737个，通过抽样下载，有效下载率达43.956%，有效链接影视作品资源数达10873个。2016年9月9日，被告人袁某某被公安机关抓获，归案后如实供述相关犯罪事实，并主动退出违法所得人民币30万元。

【法院认为】

被告人袁某某以营利为目的，未经相关影视作品著作权人许可，复制发行他人影视作品，违法所得数额巨大，情节特别严重，属于刑法第二百一十七条规定的“违法所得数额巨大”，其行为已构成侵犯著作权罪。被告人袁某某的非法经营数额应为1402513元，对辩护人提出的1402513元中只有43.956%属于违法犯罪所得的辩护意见，不予采纳。被告人袁某某归案后如实供述自己罪行，系坦白，可以从轻处罚，但因其犯罪情节特别严重，不宜适用缓刑。

据此，为维护社会主义市场经济秩序，保护著作权所有权人合法权益不受侵害，法院最终依法判决被告人袁某某犯侵犯著作权罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八十万元。

【典型意义】

本案系国家版权局挂牌督办案件。被告人袁某某以营利为目的，通过网络购得BT天堂网站（www.bttiantang.com）域名、服务器及虚拟主机后，在均未取得相关影视作品著作权人许可的情况下，将大量影视作品的磁力链接、种子文件链接发布在其管理运行的BT天堂网站上供网民点击下载以赚取广告收入，侵犯了著作权人的著作权，已构成侵犯著作权罪。

该案判决以后，被告人未上诉。案件登上微博热搜，引发网民热议，点击量过亿，跟帖评论数过六千余次。本案判决对于严厉打击侵权，引导创新主体诚信创业、公平竞争，具有积极的社会效应。