详解《专利审查指南》修改内容(中)
来源：国家知识产权局
2017年2月，国家知识产权局局长申长雨签署发布第74号局令，《国家知识产权局关于修改<专利审查指南>的决定》自2017年4月1日起施行。诸多修改内容解决了近年来业界非常关心的问题，引起了广泛关注。笔者亲历了《专利审查指南》（下称《指南》）整个研究和修改过程，尝试从修改的背景出发，解读修改方案，说明对于争议问题的研究和思考，希望帮助读者对《指南》修改方案形成更为全面清晰的认识。继上期的详解《专利审查指南》修改内容(上)，本期就“涉及化学领域发明专利申请审查的若干规定”及“涉及无效宣告请求的审查”进行详细的解读。
关于涉及化学领域发明专利申请审查的若干规定
此次修改，澄清了我国《专利审查指南》（下称《指南》）第二部分第十章有关“不予考虑”申请日之后补交的实验数据的误解，同时明确了对补交实验数据审查的一般原则。
（一）修改背景
2006版《专利审查指南》修改时，在第二部分第十章3.4节“关于实施例”部分加入了“判断说明书是否充分公开，以原说明书和权利要求书记载的内容为准，申请日之后补交的实施例和实验数据不予考虑”。其中“不予考虑”的措辞有时会被误解为审查员可以直接忽略或不予审查后补交的实验数据，这与上述规定的本意不符，也不符合审查的实际情况。
因此，有必要通过修改《指南》进一步澄清认识，并且明确对于后补交实验数据的审查原则。
（二） 修改方案及其说明
1.删除“申请日之后补交的实施例和实验数据不予考虑”，增加“对于申请日之后补交的实验数据，审查员应当予以审查”。
在审查过程中，在面对审查员质疑创造性或公开不充分等审查意见时，申请人经常会提供补充实验数据来证明申请确实具有说明书声称的技术效果，或者证明申请相比现有技术具有预料不到的技术效果，具备突出的实质性特点和显著的进步。
申请人补交实验数据也是在履行自身的举证责任，有助于审查员正确认定申请事实，作出客观公正的审查决定。审查中应当保障申请人举证的正当权利，并不因实验数据是在申请日后提交的，就否定其证据资格。因此，此次《指南》修改，明确了“对于申请日之后补交的实验数据，审查员应当予以审查”。
2.加入“补交实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的”。
此次《指南》修改明确了补交实验数据的审查原则。
对于何为能够从专利申请公开的内容中“得到”，需注意考虑以下几个方面：
首先，从审查的角度来说，要求“补交实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的”，是先申请制的本质要求。在后补交的实验数据，不是原始申请记载的内容，其必须与原始申请记载的内容之间存在内在联系，联系的桥梁就是技术效果。申请人补交实验数据的目的通常就是证明发明具有说明书所述的技术效果或者相对现有技术更优异的效果。
其次，是否能够“得到”的判断应以原始申请文件公开的事实为依据进行。补充实验数据所证明的事实，不能超出原始申请文件公开的范围。补充实验数据只能是对原始申请文件公开事实，即技术效果的验证和补充证明，而不能证明一个新的事实。
最后，是否能够“得到”的判断应当站位本领域技术人员进行，其结论并不取决于原始申请文件对该技术效果是否有文字记载或记载形式本身。审查员应站位本领域技术人员，综合考虑现有技术情况、申请文件记载的内容等，认定申请文件公开的事实，判断技术效果是否公开。而申请事实一旦认定，将成为后续“三性”评判以及权利范围审查的事实基础。
需要说明的是，虽然能够“得到”的判断不取决于对于技术效果的文字记载或记载形式本身，但是，申请人在原始申请文件中完整描述技术方案，清楚地说明和/或证明技术效果，包括记载实验方法、实验样品或实验结果等，对审查员认定所述技术效果是否公开是非常有意义的。因为在原始申请文件中记载的这些内容，是审查员判断技术效果是否公开的重要依据之一，特别是在本领域技术人员无法根据现有技术预测所称技术效果或用途的情况下。
其他国家的规定和做法也是类似的。美国要求补充实验数据所证明的技术效果应当在原始申请文件中有“依据”。在欧洲，补充实验数据所要证明的技术效果应当隐含在原申请中或至少与原始申请中公开的效果有关。对于医药用途发明T609/02决定更具体指出，虽然授予专利并不需要化合物能够治病的绝对证据，如临床实验或至少动物实验的证据，但是，仅仅指出化合物X可以用于治疗疾病Y也并不意味着用途充分公开了，至少，专利申请中应当说明化合物可以治疗疾病的适宜性，包括提供一些信息如实验数据等，以证明化合物对疾病的发生发展（机理）具有直接作用或影响，这种作用或影响可以是通过现有技术已知的，也可以是通过本申请内容证明的。
3.《指南》章节优化
《指南》修改同时对行文逻辑进行了精细梳理，将原属于第3.4节的有关补交的实验数据的内容移至新设的第3.5节。
（三）有关问题
申请人提交实验数据通常是为了证明某种技术效果，这种技术效果的认定可能与多个法律条款的适用有关，例如，申请人可以以此证明说明书的充分公开，或用于证明权利要求的技术方案取得了预料不到的技术效果等。但是，审查所秉持的原则是一贯的，不论审查员在审查过程中具体适用哪个条款，补充实验数据所证明的事实，必须是原始申请文件公开的，或者说是所属技术领域技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的事实，这是先申请制的内在要求。
此次修改的具体位置虽然是在《指南》第二部分第十章有关化学发明的充分公开部分，但是，可以看到这里阐明的是补充实验数据作为证据与原始申请文件公开的事实之间的关系问题，是基于先申请制本质要求的问题。因此，一般原则上也适用于其他技术领域的类似问题。当然，不同领域有不同的特点，需要根据个案情况具体问题具体分析。
涉及无效宣告请求的审查
本次修改主要适度放开无效程序中专利文件的修改方式，并相应调整了无效请求人增加无效宣告理由和补充证据的规定。
（一）修改背景
考虑到授权文本权利要求书的公示作用和公众信赖，无效程序中专利权人的修改方式历来是需要规范的基本问题之一。
2001版《指南》中明确了专利文件的具体修改方式：修改权利要求书的具体方式一般是指权利要求的删除、合并和技术方案的删除。这一规定规范了双方当事人之间，以及公众与专利权人之间的权利和义务关系，有利于规范审查程序。
权利要求修改方式非常严格，而修改方式的限制可能会导致专利权人无法做出相应合理的修改而面临专利权被宣告无效的风险。实践中，专利权人呼吁应当放宽专利文件修改的方式，特别是我国很多申请人撰写专利申请文件的能力相对不高，这方面的问题更加突出，不利于保护真正的发明创造，会大大挫伤国内申请人创新的积极性。
（二）修改方案及其说明
本次修改主要包括两方面内容：
1.适度放开专利文件的修改方式
对《指南》第四部分第三章第4.6.2节第1段进行修改，在满足上述修改原则的前提下，修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正，并进一步进行了定义：权利要求的进一步限定是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征，以缩小保护范围。
此次修改通过将“权利要求的合并”扩大至权利要求特征的补入，并增加了“明显错误的修正”作为第四种修改方式，客观上是对原来严格的修改方式的放宽。
在《指南》第4.2节和第4.6.3节中将“合并方式修改的权利要求”修改为“删除以外方式修改的权利要求”，是一种适应性修改。
2.调整请求人增加无效宣告理由和补充证据的规定
当专利权人的修改方式放宽后，对无效请求人的一些规定也要作出相应调整：
《指南》第4.2节第（2）项中明确，无效请求人在提出无效请求之日起一个月后，针对专利权人的修改内容增加无效理由时，一般是会被国家知识产权局专利复审委员会考虑的。这具有一定的合理性，因为专利权人进行了修改，无效请求人相应地可以增加无效理由。但是，此次修改强调了“针对修改内容”，也就是说不允许请求人增加一些与此次专利权人的修改无关的理由。
在此次修改中，虽然允许请求人相应地增加无效理由，但是不能补充证据，具体体现在直接删除了《指南》第4.3.1节中的“以合并方式修改的权利要求”，而没有修改成“删除以外方式修改的权利要求”。修改理由是，考虑到请求人在提出无效请求时已经对权利要求书中的全部技术特征进行了充分考虑，而此次修改虽然放宽了专利权人的修改方式，但仍只是权利要求书技术特征的组合，并不允许出现权利要求之外的技术特征，因此原有的证据一般已经足够。如果允许申请人再次补充证据，将会导致无效程序的不合理延长。当然，无效请求人可以调整证据组合方式，可以补充公知常识性证据。
（三）修改的影响
《指南》修改草案征求意见过程中，对于是否应当允许专利权人将说明书特征补入权利要求书存在两方面的意见。有代表认为，应进一步放开修改方式，允许根据说明书和附图修改权利要求书，其理由主要是美国的司法判例和欧洲异议程序均允许如此，并且这样修改并不超出原授权文本的范围而不会损害权利要求的公示性。但另外有一些代表提出了反对意见，认为通过引入说明书中的内容可能导致该专利权无法被宣告无效，使得权利人始终处于不败之地，权利人通过修改所形成的技术特征组合方案可能是无效申请人或他人在此之前未考虑到的，允许此类修改会造成审查程序的浪费。
综合考虑有关意见，《指南》进行了如上所述的修改。对此，各方反响非常积极，认为修改响应了业界需求，有利于提升专利质量，促进专利的使用和运营。
（未完待续）
