方法专利诱导侵权的判定
——Limelight Networks, Inc. v. Akamai Technologies, Inc. 一案简介
2014 年 6 月 2 日,美国最高法院就 Limelight Networks, Inc. v. Akamai Technologies, Inc. 572 U.S. ___, Case No. 12-786, (June 2, 2014) 一案做出判决。这一案件涉及方法专利的侵权问题,当一项方法专利的不同步骤分别由不同行为人实施时,如何判断诱导侵权(induced infringement)是否成立。
涉案专利保护一种通过内容分发网络(content delivery network, "CDN”)传输数据的方法,该方法由多个步骤组成。本案被告仅实施了涉案专利的部分步骤,剩余步骤则由被告的用户完成。
之前,联邦巡回上诉法院(the U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC)判决1认为,即便没有任何人实施了直接侵权(direct infringement)行为,被控侵权人仍可能承担诱导侵权的责任,因为诱导侵权行为可以独立存在。最高法院则认为只有在直接侵权成立的情况下,诱导侵权才可能成立,并据此撤消了CAFC的判决。
对于方法专利的侵权问题,一直以来都认为只有在其全部步骤均被实施的情况下,侵权才可能成立。最高法院援引2008年CAFC在Muniauction一案2中的认定,即直接侵权只有在专利方法全部步骤的实施均可归因于(attribute)一方之时才可成立。具体来说,要么某一方独自实施了专利方法的全部步骤,因而构成直接侵权;如果专利方法的不同步骤是由多方实施的,只有当某一方指示或控制(direct or control)其他各方完成整个专利方法的实施,才构成直接侵权。最高法院直接沿用了Muniauction案的原则,认为本案中不存在直接侵权行为,因为专利步骤不是由一方完成的;也不存在上述指示或控制行为。由于直接侵权不成立,专利权人的利益没有受到侵害,因此,诱导侵权也不成立。
最高法院也承认,确实有可能存在相互没有指示或控制关系的多方共同实施了某一方法专利,然而任何一方均不需要承担侵权责任的情形。但最高法院认为这是Muniauction案原则的必然结果,CAFC不能为了绕开Muniauction案而创立诱导侵权的新规则。
美国专利法第271条规定了侵犯专利权的行为,其中35 U.S. Code § 271(a)项规定了直接侵权的行为;(b) 项规定诱导侵权行为,即任何人积极地诱导专利侵权行为应承担侵权责任(Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer);(c) 项则规定了帮助侵权(contributory infringer)的情形。
“指示或控制”标准则来源于2007年CAFC在BMC Resource v. Paymentech, L.P., 498 F.3d 1373 (2007)一案中的判决。BMC案中同样涉及一项方法专利,其所包含的步骤由多方分别完成。CAFC认为,根据文意解释,如果要构成35 U.S. Code § 271(a)项中的直接侵权,一方必须实施了专利方法的全部步骤。如果一方参与或支持侵权行为但又不属于直接侵权,还可能承担间接侵权(indirect infringement)的责任。作为一贯的法律原则,间接侵权责任以直接侵权的成立为前提。但是,这样似乎就存在一个法律漏洞,一方可以通过与其他方签订合同,约定由其他方实施专利方法的某些步骤,以逃避专利侵权的责任。为此,CAFC判决,在上述情况下,指示或控制整个实施过程的一方应承担直接侵权责任。
CAFC在BMC案中也讨论了如果不存在指示或控制,多方共同实施某一专利的行为可能不构成侵权的情况。CAFC认为如果追究彼此独立的多方的行为,会过分扩展直接侵权的范围,毕竟直接侵权要求一方实施了专利方法的全部步骤。而即便是就间接侵权而言,诱导侵权也要求有明确的意图(specific intent)。而帮助侵权在主观上要求明知(mens rea,knowledge),客观上也只限定于特定的行为。因此,不宜将没有指示或控制的多方共同实施某一专利的行为认定为侵权。
在2008年的Muniauction案中,CAFC进一步阐释了在BMC案中确立的“指示或控制”标准,指出只有一方“指示或控制”整个实施过程,每个步骤的实施都可归因于该控制方(mastermind)时,直接侵权才成立。如果各方直接仅存在平等独立的合作关系(arms-length cooperation),则任何一方均不承担直接侵权责任。
1Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc., 629 F.3d 1301 (2012).
2Muniauction, Inc. v. Thomson Corp., 532 F.3d 1318 (2008).
(孟璞,www.cpahkltd.com)