美国案例简讯——显而易見性,必须由分析和事实的调查来支持
美国联邦巡回上诉法院强调需要事实的调查以支持显而易見的结论, 駁回了一审法院专利无效的判决,确定一定要有调查事实结果来支持法官对专利因为显而易見判为無效。Malico Inc. v. Cooler Master USA Inc., Case No. 13-1680 (Fed. Cir., Nov. 17, 2014) (Chen, J.) (non-precedential).
Malico告Cooler Master and LSI Logic侵犯其散热电子元件的散热技术专利。Cooler Master and LSI提出了现有先前技术(prior art)和专家的证词说明Malico的专利根据先前存在的散热技术是显而易見的,提出该专利应该简易判决無效。Malico没有提供足以反駁被告Cooler Master and LSI Logic动議的专家证词,亦無法提出可被接受的次要条件证据。一审联邦法院批准被告所提简易判决无效的动議,并认为Malico的专利仅仅是在先前技术上的一个改善。 Malico上诉。
联邦巡回法院重审一审法院专利无效决定, 发现一审法院未能解释现有先前技术如何揭露和如何以一个显而易見的方式进行修改,以满足Malico专利诉求的3个限制。联邦巡回法院表示,按先前案例,显而易見是否或必须建立在根据事实支持的问题。即使当现有先前技术没有指出专利中每个诉求的限制,一个被要求保护的发明可以是显而易見的,只要该记录包含一些原因,而这些原因可以解释为何一般从事该行业的技术人原会做出类似技术修改来达到目的,因而才能证明‘显而易見’。
联邦巡回法院发现,联邦法院在Malico 专利的某些诉求要素与现有先前技术的比较上没有事实的调查结果,且并没有分析为什么一个行业内熟练的技术人原会修改现有技术。虽然一些证明无效的分析是由被告方的专家报告提供的,但联邦一审法院并没有采纳。即使有,联邦巡回法院解释,专家的分析并不足够,联邦一审法院必须作出充份有效足够的分析以证明Malico的专利在现有先前技术做的改善是显而易見的。因此,联邦巡回法院发回重审案件的无效部份。