标准必要专利并不绝对排斥禁令救济的适用
——"Apple v. Motorola"一案的启示
美国联邦巡回上诉法院于2014年4月25日就备受关注的Apple, Inc. v. Motorola, Inc. 一案作出二审判决1。这一案件涉及多件专利的权利要求解释、损害赔偿的计算、专家证言的准入等问题，特别是该案讨论了标准必要专利（SEPs）是否适用禁令救济这一争议问题，具有相当重要的意义。
在本案的一审过程中，Motorola就其一项标准必要专利请求法院给予禁令。一审法官认为，Motorola同意将其专利许可给任何愿意按FRAND标准支付许可费的人，这就暗示其认可许可费足以弥补其损失。2 可以说这一判决建立了一项原则，即专利权人将其专利纳入标准并同意按FRAND标准进行许可的行为本身，就足以导致其无法享有禁令救济。
二审判决认为上述原则是错误的。虽然在判断是否颁发禁令时，承诺以FRAND标准进行专利许可是一个重要的考量因素，但是没有理由专门为此类专利设立单独的规则或评价体系。最高法院在eBay案中已经提供了有力并富有弹性的分析方法，足以应对标准必要专利的禁令适用问题。
法院还认为如果专利权人同意按FRAND标准进行许可，确实可能较难证明不可挽回的损害。但是，如果侵权人单方面拒绝符合FRAND标准的许可费，或者不合理地拒绝谈判而导致类似结果，那么则可能是禁令颁发的合理理由。当然，这并不意味着被控侵权人只要拒绝专利权人的许可提议就会引发禁令，毕竟许可提议也有可能不满足FRAND标准。此外，从公众利益的角度，一方面应鼓励专利权人参与标准的制定，另一方面也要保证标准必要专利的价值不被过分高估。
就本案而言，Motorola没有证明Apple的侵权行为导致其遭受不可挽回的损害。同时Motorola已经就涉案专利授予了多项许可，这也强力支持金钱赔偿足以弥补其损失。由于很多竞争者已经在使用该项专利，Motorola没有证据证明增加一个竞争者会导致不可挽回的损害。证据材料表明谈判仍在继续，也没有证据证明Apple单方拒绝许可提议。Motorola的禁令请求无法获得支持。
首席法官Rader在其部分异议意见中指出，某一专利是标准必要专利这一事实本身不会使专利权人更容易获得禁令救济，但也不会更加困难。在标准必要专利的许可中，被许可人专利要挟（hold out，例如，即便专利许可费是基于该专利带来的技术进步而确定的，被许可人仍试图逃避许可费）和专利权人的专利钳制（hold up，例如，专利权人因为其专利被纳入标准而要求过高的许可费）不仅同时存在，也与禁令的颁发密切相关。问题的关键在于判断标准必要专利的价值有多少来源于专利技术本身，而又有多少是因为其被纳入了标准，许可费是否真正符合FRAND标准？
法官Prost在其部分附议部分异议意见中同样认为没有必要单独为标准必要专利建立单独的规则。但是Prost认为在考虑是否发出禁令时，不应考虑一方在之前许可谈判中的行为，被控侵权人拒绝达成许可协议不应成为发出禁令的理由。因为被控侵权人可能因挑战专利的有效性而不积极谈判。而且，即便没有禁令，被控侵权人也可能为了避免高额律师费或可能的故意侵权代理的惩罚性赔偿而进行谈判。Prost认为即便金钱赔偿足以补偿损害，如果被控侵权人经济上无力赔偿，或者拒绝支付赔偿，也可以发出禁令。
2006年，美国最高法院在eBay案中确立了著名的永久禁令的“四要素”测试，既如要获得禁令救济，原告必须证明：（1）原告已经遭受不可挽回的损害；（2）法律上的救济方式，如金钱赔偿，不足以补偿此损害；（3）考虑原被告双方的利弊得失，此项衡平法的救济方式是正当的；（4）永久性禁令的颁发不会对公众利益造成危害。3 本案明确了上述原则也适用于标准必要专利。
1. Apple, Inc. v. Motorola, Inc., Nos.12-1548,-1549 (Fed. Cir. Apr. 25, 2014).
2. Apple, Inc. v. Motorola, Inc., 869 F. Supp. 2d 901,913-914 (N.D. Ill. 2012).
3. eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388, 391 (2006).
（孟璞，www.cpahkltd.com）
