介绍美国最新案例--写在功能性限定学术研讨会召开之前
2013年10月22日,美国联邦巡回上诉法院就一项以功能性限定的驾驶员瞌睡监测专利作出裁决,维持了新泽西地区法院以该专利权利要求不确定(indefiniteness)作出的专利无效裁定。
涉案专利(第6,313,749号美国专利)来源于拉夫堡大学Louise Reyner 和 Jim Horne两位博士的一项发明。二位发明人因他们在驾驶员瞌睡的研究中对降低车祸死亡率作出的贡献,于2007年获得英国女王奖。2010年3月,一家英国公司获得了这项专利,随后在美国向美国的奔驰和戴姆勒两家汽车公司提起侵权诉讼。奔驰汽车公司被迫应战,向法院提出专利无效的主张。
本案中,联邦巡回上诉法院认为,涉案专利权利要求书中的“计算方法”表示的是一种具有特定功能的方法。由于在说明书中未能对 “计算方法”具体的结构进行充分的限定,不能满足美国专利法35 U.S.C. § 112(f)对功能性限定权利要求的要求。
在联邦巡回上诉法院以往的案例中,对于功能性限定的权利要求,要求说明书必须公开特定的结构,以确定功能性限定的界限。本案中,权利人为了使专利的保护范围足够大到覆盖其他竞争者的产品,对权利要求做了过宽的限定。该专利说明书中给出了一组用来确定驾驶员进入睡眠状态的变量和一套应用这些变量的算法。权利人依靠这种算法使计算方法获得结构上的限定。然而,法院认为,这种算法不足以使权利要求书具有确定的边界和被人理解,因为根据说明书中列出的变量,本领域技术人员需要使用自己的方法来确定驾驶员的瞌睡程度。法院进而认为,在对该算法的描述中,对这些变量是如何计算的,如何组合的,以及如何衡量的,均未作限定,也因此不足以使人们理解权利要求的界限。
详见:Ibormeith IP, LLC v. Mercedes-Benz USA, LLC, No. 13- 1007 (Fed. Cir. October 22, 2013)
(左尔,www.cpahkltd.com)