(2012)民提字第61号江苏迈安德食品机械有限公司申请再审案
中华人民共和国最高人民法院民事判决书
(2012)民提字第61号
申请再审人(一审被告、二审上诉人):江苏迈安德食品机械有限公司。住所地:江苏省扬州市邗江工业园。
法定代表人:徐斌,该公司董事长。
委托代理人:王涌,北京市隆安律师事务所律师。
委托代理人:卞鹏萱,江苏致邦律师事务所律师。
被申请人(一审原告、二审上诉人):江苏牧羊集团有限公司。住所地:江苏省扬州市邗江区工业园牧羊路1号。
法定代表人:李敏悦,该公司董事长。
委托代理人:马东晓,国浩律师(北京)事务所律师。
委托代理人:韦之,国浩律师(北京)事务所律师。
江苏迈安德食品机械有限公司(简称迈安德公司)因与江苏牧羊集团有限公司(简称牧羊公司)侵犯注册商标专用权、不正当竞争纠纷一案,不服江苏省高级人民法院(2010)苏知民终字第26号民事判决,向本院申请再审。本院于
扬州市中级人民法院(简称一审法院)查明,牧羊公司设立于1996年1月,其经营范围为:粮油、食品、饲料、仓储机械制造及工程等。
第1253437号、第1255640号、第3867365号注册商标
第3962804号注册商标
迈安德公司设立于2002年11月,其前身为江苏润扬线缆制造有限公司,于2003年8月更名为迈安德公司。其经营范围为油脂、淀粉、植物蛋白加工及综合利用成套设备的制造、安装、销售;食品机械、农业机械、农副产品加工设备、干燥设备的研究、制造等。
为了规范牧羊公司及其成员企业对企业标识的使用,牧羊公司自1998年开始使用视觉识别系统,并在2003年进行了完善,成为集团公司内部按照该系统要求使用集团标识。其中:1、PART A\4,企业简称、中英文组合:上面是“牧羊集团”,下面是“MUYANG GROUP”,字体由方正综艺体演变而来;2、PART A\5,标识、企业简称组合,左为羊头图形,右上为“牧羊集团”,右下为“MUYANG GROUP”;3、PART A\10,标识、企业简称、子公司全称组合:羊头图形在左,右边分为上下两排,上排左为“牧羊集团”和右为“MUYANG”,下排企业中文全称在上和企业英文名称全称在下。牧羊公司下属的牧羊粮食机械工程公司、牧羊仓储工程有限公司等均按该规定规范使用企业标识。
在牧羊公司网站主页“牧羊新闻”栏目下,有一则标题为《牧羊3个项目获‘2006年度中国粮油学会科学技术奖’》的新闻:“……牧羊集团有3个项目入围,分别是‘YJCX型箱链式浸出器’……此次牧羊有3个项目从众多的申报项目中脱颖而出,实属不易,再次证明了牧羊集团强大的科技创新能力……”而“YJCX型箱链式浸出器”生产技术为迈安德公司所有。
迈安德公司在经营活动中,使用了带有“牧羊”和“ ”的相关标识,具体如下:在企业宣传画册(油脂工程及淀粉机械)中使用了“ ”(左)+牧羊集团及MUYANG GROUP(右上)+迈安德公司的企业名称(右下)组合及“牧羊•迈安德”(下面对应各自汉语拼音)和“ ”(左)+牧羊集团(右上)+MUYANG GROUP(右下)组合;在迈安德公司网站的网页上及信封上使用“ ”(左)+牧羊集团及MUYANG GROUP(右上)+迈安德公司的企业名称(右下)组合。
迈安德公司曾为江西万载酒业有限公司制作玉米预处理生产线,其中“脉冲布筒滤尘器”的铭牌上标有“ ” +R标识及牧羊公司的企业名称;“牧羊水滴王968粉碎机”、“自动振动筛”、“TDTGK系列斗式提升机”上的铭牌上标有“ ” +R标识、牧羊公司的企业名称及江苏牧羊集团。
在一审过程中,牧羊公司于
一审法院认为:
一、牧羊公司对第1253437号、第1255640号、第3867365号“牧羊MUYANG及 ”商标及第3962804号“ ”商标享有注册商标专用权
经商标局核准,牧羊公司获准注册了第1253437号、第1255640号、第3867365号“牧羊MUYANG及 ”商标及第3962804号“ ”商标,核定使用商品均为第7类,依据商标法第五十一条的规定,牧羊公司在核定使用的商品或服务上就相关注册标识拥有专用权,有权禁止他人未经许可、擅自在相同或类似商品或服务上以及在域名、商号上使用与其注册商标相同或近似标识,第1253437号商标作为驰名商标有权禁止他人在不相类似的商品服务的范围使用。
二、 迈安德公司在经营过程中使用“牧羊”字号已经牧羊
公司许可,其作为牧羊公司成员企业在经营过程中为彰显成员身份而使用“牧羊集团”标识,并不构成侵权。由于牧羊公司许可迈安德公司使用“牧羊”字号,未收取对价,且未约定使用期限,该许可为无偿不定期许可,牧羊公司可随时取消许可,但须给予迈安德公司合理期限。牧羊公司在本次诉讼中已明确表示不再许可迈安德公司使用“牧羊”字号,且不再承认迈安德公司企业集团成员身份,在此情况下迈安德公司应在合理期限内停止使用相关标识。
三、 迈安德公司在经营活动中使用“ ”标识,侵犯了牧
羊公司的注册商标专用权,同时构成不正当竞争
董事会是公司的经营决策和业务执行机构,
虽然迈安德公司提供了其法定代表人徐斌与当时牧羊公司法定代表人徐有辉签订的《“牧羊”注册商标许可使用合同》,合同约定牧羊公司准许迈安德公司可使用的商标名称。但是徐有辉和徐斌作为牧羊公司董事,均应受《上岛协议》的约束。徐有辉作为董事长,无权未经董事会讨论,单方与同样作为董事会成员的徐斌签订商标许可使用合同,许可迈安德公司无偿使用牧羊公司商标,其行为是对公司最高执行机构董事会决议的违反,亦损害公司及其他股东的权益。而迈安德公司法定代表人徐斌同时兼任牧羊公司董事的身份,对于《上岛协议》所载明的,使用“牧羊”商标的条件是明知的。在迈安德公司不能提供证据证明商标许可使用合同已经牧羊公司董事会批准,且牧羊公司也拒绝追认的情况下,《“牧羊”注册商标许可使用合同》为无效合同。牧羊公司、迈安德公司均为粮食机械类经营企业,迈安德公司未经牧羊公司有效许可而在对外经营过程中以多种形式使用牧羊公司“ ”商标,侵犯了牧羊公司的注册商标专用权,同时也构成不正当竞争。
综上,一审法院根据《中华人民共和国合同法》第五十一条、《中华人民共和国商标法》第五十二条第(五)项、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十一条第一款、《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、第九条之规定,判决:一、迈安德公司于判决生效之日起立即停止使用与牧羊公司“ ”相同的标识;二、迈安德公司于判决生效之日起六个月内停止使用“牧羊集团”字样及“江苏牧羊迈安德食品机械有限公司”中的“牧羊”字号;三、迈安德公司应于判决生效之日起三十日内在《中国油脂》上就其侵权行为刊登声明以消除影响,声明的内容须经法院审核;四、迈安德公司于判决生效之日起十五日内赔偿牧羊公司20万元;五、驳回牧羊公司的其他诉讼请求。
牧羊公司和迈安德公司均不服一审判决,向江苏省高级人民法院(简称二审法院)提起上诉。牧羊公司的上诉请求为,撤销一审判决第四项,改判迈安德公司赔偿牧羊公司损失50万元。迈安德公司的上诉请求为,撤销一审判决,依法驳回牧羊公司的全部诉讼请求,并由牧羊公司负担一审、二审诉讼费用。
在二审审理中,迈安德公司对企业名称进行了变更,将原“江苏牧羊迈安德食品机械有限公司”更名为“江苏迈安德食品机械有限公司”。
二审法院另查明:1、江苏润扬线缆制造有限公司于2003年8月更名为迈安德公司后,迈安德公司利用牧羊公司下属中宏公司的场地进行生产,其办公场所亦设在牧羊公司内,2004年生产场所和办公场所均搬离原址。2、2001年扬州市邗江县粮食局(简称粮食局)与牧羊公司签订关于商标等无形资产使用协议,协议约定粮食局同意牧羊公司继续使用“牧羊”商标及“江苏牧羊集团有限公司”自身形成的其他无形资产,牧羊公司须依法保全和使用“江苏牧羊集团有限公司”、“牧羊”商标及其他无形资产,如需变更、转让必须征得粮食局同意等。
二审法院认为:一、关于迈安德公司是否存在侵犯牧羊公司注册商标专用权及不正当竞争侵权行为的问题
l、迈安德公司对“ ”的使用行为,侵犯了牧羊公司的注册商标专用权。牧羊公司制定企业视觉识别系统时,将其注册商标“ ”与“牧羊集团”文字及字母组合后作为集团标识使用,由于集团标识中的“ ”能够起到识别产品来源的作用,故迈安德公司在宣传画册、合同、信封及企业产品等处对“ ”标识的使用,是一种商标性使用行为。因此,对迈安德公司辩称其使用的是带“ ”的企业形象标识,而非对“ ”注册商标使用的意见,不予支持。牧羊公司作为“ ”商标的注册人,有权禁止他人未经许可、擅自在相同或类似商品或服务上使用与其注册商标相同或近似的标识。2004年2月签订的《上岛协议》,其目的包括规范牧羊公司董事在投资设立公司过程中的经营行为。其中在规范牧羊公司董事设立的公司使用牧羊公司相关知识产权时,《上岛协议》对注册商标的使用提出了高于其他知识产权使用的条件,不仅要求商标使用需要签订有偿许可使用合同,而且还要求商标许可使用合同需经牧羊公司董事会批准等条件。现迈安德公司提供的商标许可使用合同,虽然有时任牧羊公司法定代表人徐有辉的签名,但并没有证据表明徐有辉的签约行为已得到牧羊公司董事会的批准,由于牧羊商标许可使用合同约定的内容,违反了《上岛协议》有关董事设立公司使用牧羊商标时所需要的条件,因此,迈安德公司仅依据该商标许可使用合同,不能取得涉案商标的使用权。
2、迈安德公司使用牧羊公司企业名称、牧羊公司质量标志、将牧羊公司的荣誉和厂房外景作为其公司场所进行宣传的行为不构成不正当竞争
首先,根据牧羊公司
综上,迈安德公司的行为对牧羊公司不构成不正当竞争。但牧羊公司许可迈安德公司使用公司企业名称等资源,是基于迈安德公司为集团成员企业的身份,且未收取费用,虽然迈安德公司之前的使用行为不构成不正当竞争,但牧羊公司有权不再认可迈安德公司的集团成员企业身份,并有权要求迈安德公司停止对牧羊公司相关资源的使用。
二、 关于一审判决确定的责任是否适当的问题
迈安德公司未经涉案注册商标权人许可使用“ ”商标,构成商标侵权,应当承担停止侵害、赔偿损失的责任,但迈安德公司的商标侵权行为并未损害牧羊公司企业声誉,因此,对牧羊公司诉请要求迈安德公司向其赔礼道歉、消除影响、在全国性报刊上刊登致歉声明的请求不应予以支持;迈安德公司使用牧羊公司企业名称、牧羊公司质量标志、将牧羊公司的荣誉和厂房外景作为其公司场所进行宣传的行为不构成不正当竞争,不应承担赔偿责任,因此,一审判决迈安德公司基于商标侵权行为和不正当竞争行为赔偿牧羊公司损失20万元的数额应予调整。关于迈安德公司经牧羊公司许可,在其企业名称中使用的“牧羊”字号,因迈安德公司在二审审理期间已经自行变更了企业名称,不再使用“牧羊”字号,因此,对双方争议的“牧羊”字号使用问题本案不再理涉。
综上,一审判决认定事实清楚,但关于迈安德公司构成不正当竞争的认定有误,应予以纠正。二审法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)、(三)项,《中华人民共和商标法》第五十二条第(五)项,《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十一条第一款,《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条第二款之规定,判决:一、维持一审判决第一项、第五项;二、撤销一审判决第二项、第三项;三、变更一审判决第四项为:迈安德公司于判决生效之日起十五日内赔偿牧羊公司12万元。
迈安德公司申请再审称:1、二审法院认定迈安德公司使用“ ”图形的行为是商标性使用行为,并认定迈安德公司构成商标侵权是错误的。首先,迈安德公司是对含有 “ ”图形的牧羊公司集团标识的使用,而非对“ ”注册商标的使用。“ ”单独使用时,发挥识别商品来源的作用;“ ”组合使用时,它只是牧羊公司集团标识中的一个图形元素,与其他文字元素融合为一个完整的视觉形象,在经营活动中以区别其他不同类型的企业。迈安德公司作为牧羊公司的成员企业,有权使用集团标识。其次,迈安德公司在企业宣传画册、网站、信封中一直规范使用牧羊公司的集团标识,从未在任何产品上单独使用“ ”图形标识,以混淆商品来源。2、迈安德公司是牧羊公司的成员企业,有权使用集团标识,以彰显其成员企业的身份。相关事实在牧羊公司董事会纪要、《牧羊通讯》、牧羊公司网站等可以得到印证。无论迈安德公司是否取得了“ ” 图形注册商标的使用权,均有权使用含“ ” 图形注册商标的使用权,均有权使用含“”图形的集团标识。其次,《上岛协议》项下牧羊公司董事设立的公司可以有偿使用该注册商标,所给付的对价是向其他董事无偿分配共同事业创业股。迈安德公司按照“共同事业创业股委托代管协议”实际给付了商标使用的对价。《“牧羊”注册商标许可使用合同》事实上已经得到了牧羊公司董事会的批准,徐有辉作为牧羊公司的法定代表人和董事长,其签字无论是否经过牧羊公司董事会的批准,都合法有效。即便徐有辉未获得牧羊公司董事会的批准,其内部程序不能产生对外效力,迈安德公司系善意相对方,该合同仍然有效。请求撤销二审判决第一项、第三项,驳回牧羊公司的全部诉讼请求。
牧羊公司答辩称:1、迈安德公司使用牧羊公司集团标识的行为构成商标意义上的使用。带有“ ” 的商标组合,是牧羊公司使用商标的表现形式之一,该使用方式凸现了“ ” 图案及“牧羊”文字的商标属性。迈安德公司在其业务活动中大量使用这种商标组合,是对牧羊公司商标的使用。无论迈安德公司是否属于牧羊公司的成员企业,其均无权使用牧羊商标和所谓的“集团标识”,其使用行为构成商标侵权。2、《“牧羊”注册商标许可使用合同》与《上岛协议》的内容互相矛盾,系事后伪造。第一,该合同仅有牧羊公司徐有辉一人签字,没有其他董事签字,且没有加盖公章,即便该合同存在,至今也未生效;第二,该合同签订时,商标所有权人为扬州市邗江区粮食局,故牧羊公司无权许可迈安德公司使用牧羊商标。即便该合同存在,也属于无效合同。第三,共同事业创业股不是迈安德公司商标许可使用的对价,且所谓“共同事业创业股”的承诺从来就没有兑现过。综上,迈安德公司对牧羊公司商标的使用不具有正当性,请求驳回迈安德公司的再审申请。
本院经审查,对一审、二审法院查明的事实予以确认。
本院认为,根据迈安德公司申请再审的理由及牧羊公司的答辩意见,本案再审审查的争议焦点为:迈安德公司是否侵犯牧羊公司注册商标专用权。而分析迈安德公司是否构成侵犯牧羊公司注册商标专用权,则需从《“牧羊”注册商标许可使用合同》是否有效,迈安德公司在经营活动中使用牧羊公司的集团标识是否具有正当性方面予以分析认定。
一、 《“牧羊”注册商标许可使用合同》是否有效的问题
首先,《“牧羊”注册商标许可使用合同》是否有效,取决于该合同是否符合《上岛协议》的要求。鉴于牧羊公司与迈安德公司对《上岛协议》的效力均不持异议,因而作为规范牧羊公司董事行为的《上岛协议》,对其相关各方而言,均有约束力。《上岛协议》就牧羊公司的董事新设立公司,在经营活动中使用牧羊公司注册商标事宜,作了限制性的规定,即除有偿使用并签订书面许可使用合同外,还要求该合同需经牧羊公司董事会批准等。作为牧羊公司的各位董事应知悉《上岛协议》的上述规定,但迈安德公司提交的《“牧羊”注册商标许可使用合同》,只有迈安德公司的法定代表人徐斌与牧羊公司法定代表人徐有辉的签名,没有牧羊公司的印章,也没有徐有辉的签约行为已得到牧羊公司董事会批准的证据,在牧羊公司否认该合同真实性,并对合同内容(有否对价等)提出质疑的情况下,二审法院认定《“牧羊”注册商标许可使用合同》约定的内容,违反《上岛协议》有关董事设立公司使用牧羊商标时所需要的条件,迈安德公司仅依据该商标许可使用合同,不能取得涉案商标的使用权。该认定并无不当。迈安德公司以“该合同事实上已经得到了牧羊公司董事会批准,迈安德公司按照‘共同事业创业股委托代管协议’实际给付了商标使用的对价,迈安德公司有权使用牧羊商标”作为申请再审的理由,因缺乏证据证明,本院不予支持。
二、迈安德公司在经营活动中使用牧羊公司的集团标识是
否具有正当性问题
1、 迈安德公司与牧羊公司的关系。由于《上岛协议》没
有就何谓“成员企业”予以界定,导致双方当事人对迈安德公司是否属于牧羊公司的成员企业说法不一。本院认为,虽然《上岛协议》没有就牧羊公司成员企业作出界定,但根据牧羊公司董事会会议纪要等相关证据,可以证明迈安德公司系牧羊公司的成员企业。
2、迈安德公司是否有权使用牧羊公司的集团标识。牧羊公司为了规范使用其集团标识,制作了相关企业视觉识别系统,且有多种表现形式。从牧羊公司公开使用的不同的集团标识看,整体上都含有“ ” 注册商标及牧羊公司企业名称及其字母组合;涉及分(子)公司的,“ ” 与文字及字母如何排列也有严格的要求。
本案中,迈安德公司是否有权使用牧羊公司的集团标识,是双方当事人争议的核心问题。鉴于牧羊公司对其分(子)公司及其成员企业是否均有权使用牧羊公司的集团标识没有限制性规定,因而迈安德公司作为牧羊公司的成员企业,为彰显其牧羊公司成员企业的身份,在经营活动中使用牧羊公司的集团标识符合常理,且无不正当性。根据查明的事实,迈安德公司在经营活动中,系按照与其他分(子)公司或成员企业相同的方式使用牧羊公司的集团标识,没有在其产品上单独使用牧羊公司的“ ” 注册商标,或存在不规范使用牧羊公司的集团标识的行为。对于迈安德公司使用牧羊公司的集团标识的行为,牧羊公司非但没有禁止,反而代表迈安德公司与《中国油脂》杂志签订广告发布合同,委托该杂志为迈安德公司发布广告,并约定广告采用客户提供的样稿。牧羊公司在长达一年的时间内,主动在公开发行的杂志上为迈安德公司使用集团标识的事实,亦证明牧羊公司认可迈安德公司有权使用集团标识。牧羊公司辩称迈安德公司无权使用其集团标识证据不足。
综上所述,迈安德公司对牧羊公司的集团标识的使用行为具有正当性,不构成对牧羊公司注册商标专用权的侵犯。二审法院认定迈安德公司侵犯牧羊公司的注册商标专用权事实依据与法律依据不足,本院予以纠正。依照《中华人民共和国商标法》第五十二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第(三)项、第一百八十六条之规定,判决如下:
一、撤销江苏省高级人民法院(2010)苏知民终字第26号民事判决及扬州市中级人民法院(2009)扬民三初字第0019号民事判决;
二、驳回江苏牧羊集团有限公司全部诉讼请求。
一审案件受理费9600元,二审案件受理费9600元,合计19200元,由江苏牧羊集团有限公司负担。
本判决为终审判决。
审 判 长于晓白
代理审判员王艳芳
代理审判员李 嵘
二○
书 记 员王 晨