曾关生与国家知识产权局专利复审委员会发明专利申请驳回复审行政纠纷案
中华人民共和国最高人民法院
行政裁定书
(2011)知行字第27号
申请再审人(一审原告、二审上诉人):曾关生,男,汉族,
委托代理人:姚季云(曾关生之母),女,汉族,
被申请人(一审被告、二审被上诉人):国家知识产权局专利复审委员会。住所地:北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦10一12层。
法定代表人:张茂于,该委员会副主任。
委托代理人:葛永奇,该委员会审查员。
委托代理人:朱茜,该委员会审查员。
申请再审人曾关生因与被申请人国家知识产权局专利复审委员会(以下简称专利复审委员会)发明专利申请驳回复审行政纠纷一案,不服北京市高级人民法院(2010)高行终字第1117号行政判决,向本院申请再审。本院依法组成合议庭对本案进行了审查,现已审查终结。
曾关生申请再审称: 1. 00113917.7号专利申请(简称涉案专利申请)的原始说明书中虽然没有注明计量单位“两”系采用哪一种换算关系,但是由于本案涉及特殊的中医药领域,因此就必然限定了现有技术的选择范围,随之又进一步限定在中药三仙丹和红升丹的技术领域内。 2.《矿物本草》和《中药药剂学》中记载的三仙丹和红升丹均采用“一两＝
专利复审委员会辩称: 1.“两”与“g”的换算关系存在十六进制和十进制两种,在涉案专利申请文件没有明示或者暗示其采用的是哪种换算关系的情况下,不能唯一确定涉案专利申请系采用旧制。即使是采用旧制,如何舍去尾数也不具有唯一性。 2.曾关生提交的相关证据系行政程序之后提交的新证据,应当不予考虑,所述证据也不能证明涉案专利申请中“两”与“g”的换算关系具有唯一性。3.在换算关系不唯一的情况下,有可能实质上改变本发明的技术方案,将不能实施的技术方案改为可以实施的技术方案。
北京市第一中级人民法院审理查明,
北京市第一中级人民法院认为,曾关生在其于
曾关生不服该一审判决,向北京市高级人民提起上诉,请求撤销第20574号决定和一审判决。
北京市高级人民法院认为,目前“两”与“g”的换算关系为一两合5Og,我国旧制也有一两合
本院审查查明以下事实:
(一)涉案专利申请公开说明书中记载的有关事实
涉案专利申请公开说明书中记载:“炼丹术在我国已有两千多年的历史,……至明代陈实功《外科正宗》中对其丹药之组方,炼制及临床应用等有较详细的论述,为祖国医药应用化学药品奠定了基础。但是,时至今日,世界上均认为丹药对心、肾、脑等内脏组织有较强的毒性,只能外用,不可内服。其实,我们的炼丹家早已掌握了炼丹术的精髓所在,他所炼的丹药可以口服,而且对心、肾等内脏组织疾病,有意想不到的治疗作用,只不过是秘而不露而已。我有幸获得了部分炼丹术的精髓所在,经过最近几年的反复炼丹实践,终于完全掌握了古人的秘密”。“该中药与传统的三仙丹相比有如下优点:由于该中药配方中加入了硼砂,从而改变了三仙丹的药性,……提高了临床用三仙丹治病的疗效,扩大了治病的范围。”
(二)国家知识产权局相关审查意见通知书中记载的有关内容
在涉案专利申请的实质审查过程中,国家知识产权局于
(三)涉案专利申请日之前相关命令、文件中记载的有关内容
(四)涉案专利申请日之前相关科技文献中记载的有关内容
1998年5月印刷的《方剂学》第17页“古方药量考证”中记载:“由于历代度量衡制度的改变和地区的不同,所以古今用量差别很大,计量单位的名称亦不一致。……及至宋代,遂立两、钱、分、厘之目,即十厘为一分,十分为一钱,十钱为一两,十六两为一斤。元、明以及清代,沿用宋制,很少变异。”“根据国务院的指示,从
1989年4月印刷的《中药学》第13页5.3“剂量”中记载:“明清以来,采用16进制,即1斤＝16两＝160钱。现在我国对中药生药计量采用公制,即lkg＝
1995年10月印刷的《矿物本草》中记载了三仙丹(《疡医大全》)的配方及采集炮制方法。1987年10月印刷的《中药药剂学》中引述了包括《疡医大全》以及涉案专利申请说明书中提及的《外科正宗》在内的有关医学文献中记载的三仙丹的配方。从上述文献记载的相关配方的计量单位来看,均系采用“一两＝
本院认为,本案焦点在于:1.曾关生对涉案专利申请文件的修改是否超出原始说明书和权利要求书记载的范围。2.曾关生向本院提交的有关证据是否应当采纳。
(一)关于曾关生对涉案专利申请文件的修改是否超出原始说明书和权利要求书记载的范围
在审查专利申请人对专利申请文件的修改是否超出原始说明书和权利要求书记载的范围时,应当充分考虑专利申请所属技术领域的特点,不能脱离本领域技术人员的知识水平。就一般情况而言,虽然“两”与“g”的换算关系确实存在新、旧制的不同,但是从本院查明的相关事实来看,在传统中药配方尤其是古方技术领域中,在进行“两”与“g”的换算时均是遵循“一斤＝十六两”的旧制。根据涉案专利申请说明书记载的有关内容,涉案专利申请系在古方三仙丹的配方的基础上改进而成,因此,虽然说明书中没有明确记载“两”与“g”的换算是采用何种换算关系,但本领域技术人员结合涉案专利申请的背景技术、发明内容以及本领域的常识,均能够确定在涉案专利申请中的“两”与“g”的换算应当采用旧制,不应当采用“一斤＝十两”的新制。
根据《国务院批转国家标准计量局等单位关于改革中医处方用药计量单位的请示报告》的规定,在以旧制进行“钱”与“g”的换算时,旧制的“一钱”等于“3g”。由于旧制中“一两＝十钱”,因此,在依据旧制进行换算时,旧制的一两显然应当换算为
应当指出的是,即使在以旧制进行换算时还存在以其他方式舍去尾数,或者不舍去尾数的情形,亦应认识到这种尾数省略方式的不唯一性是由于中药配方领域的技术特点所决定的。不同的省略方式之间仅有细微区别,采用不同的省略方式并不会导致技术方案发生实质性的改变。在实践中,本领域技术人员可以根据具体的情况和要求,选择特定的尾数省略方式,而且一旦选择了特定的省略方式,本领域技术人员即会在一项中药配方中予以统一适用,不会也不应出现在同一配方中适用不同省略方式的情形。因此,在旧制的基础上选择不同的尾数省略方式,均属于本领域技术人员能够直接、毫无疑义地确定的内容,并不会引入新的技术内容,损害社会公众的利益;亦不会出现专利复审委员会所担心的“有可能实质上改变本发明的技术方案,将不能实施的技术方案改为可以实施的技术方案”的情形。事实上,在涉案专利申请的实质审查程序中,国家知识产权局曾先后在第二、六次审查意见通知书中就涉案专利申请文件的修改给出了明确指引,其中第二次审查意见通知书中指出“‘水银八两……’属于未使用本领域的标准国际计量单位”,明确要求曾关生对计量单位“两”进行修改;第六次审查意见通知书则对曾关生采用“一两＝
(二)关于曾关生向本院提交的有关证据是否应当采纳
在向本院申请再审时,曾关生向本院提交了《中华人民共和国国务院关于统一我国计量制度的命令》、《国务院批转国家标准计量局等单位关于改革中医处方用药计量单位的请示报告》,以及《中药学》、《矿物本草》、《中药药剂学》等教科书、技术手册。上述证据均系用于进一步说明在涉案专利申请日中药配方领域所普遍采用的“两”与“g”的换算关系,并非用于证明新的案件事实。根据所述证据,能够进一步合理地确定本领域技术人员在专利申请日应当具有的知识水平,有助于正确、客观地对相关法律问题进行审查、判断,因此,对于专利复审委员会有关所述证据在行政程序中未曾提交,不应当采信的主张,本院不予支持。
综上所述,曾关生的的再审申请符合《中华人民共和国行政诉讼法》第六十三条第二款和《最高人民法院关于执行<中华人民共和国行政诉讼法>若干问题的解释》第七十二条第(一)项、第(二)项及第七十四条规定的立案条件。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十三条第二款和《最高人民法院关于执行<中华人民共和国行政诉讼法>若干问题的解释》第七十七条第一款之规定,裁定如下:
一、本案指令北京市高级人民法院再审;
二、再审期间,中止原判决的执行。
院长 王胜俊
中华人民共和国最高人民法院（章）
书记员 张博
