17.判断商标侵权行为应考虑相关公众混淆、误认的可能性

在申请再审人山东齐鲁众合科技有限公司（以下简称齐鲁众合公司）与被申请人齐鲁证券有限公司南京太平南路证券营业部（以下简称南京太平南路营业部）侵犯注册商标专用权纠纷案【（2011）民申字第222号】中，最高人民法院认为，商标侵权原则上要以存在造成相关公众混淆、误认的可能性为基础；判断是否存在造成相关公众混淆、误认的可能性时，应该考虑商标的显著性和知名度。

本案的基本案情是：齐鲁众合公司成立于1995年5月31日，2006年企业法人营业执照记载经营范围为：软件开发与应用；网络工程施工；提供科技企业投资咨询服务。2009年4月2日，其经营范围变更为：软硬件开发及批发零售。同年7月16日，又变更经营范围为：证券、期货应用软件的开发及销售；硬件开发及销售；科技企业投资咨询（不含证券、期货咨询）。2001年7月14日，案外人山东省信达投资管理有限公司（以下简称信达公司）经国家工商行政管理总局商标局核准注册了第1603776号“齐鲁”文字商标，核定服务项目为第36类：资本投资、基金投资、金融分析、金融咨询、证券交易行情、期货经纪、信托、受托管理、金融信息。2008年4月20日，信达公司将第1603776号商标许可齐鲁众合公司独占使用。2000年7月25日，中国证券监督管理委员会向山东省人民政府下发证监函（2000）187号函，同意将齐鲁信托投资有限公司等联合组建证券经纪公司的方案，并于2001年4月27日向山东省齐鲁证券经纪有限公司筹建办公室下发《关于同意山东省齐鲁证券经纪有限公司开业的批复》文件。2001年12月9日，山东省齐鲁证券经纪有限公司经核准变更为齐鲁证券有限公司，其经营范围为：证券的代理买卖，代理还本付息、分红派息，证券代保管、鉴证，代理登记开户，证券的承销，证券的自营买卖，证券投资咨询（含财务顾问），证券资产管理业务等。南京太平南路营业部系齐鲁证券有限公司的分支机构。南京太平南路营业部在店面招牌上使用“齐鲁证券有限公司”文字及松树图形标识，在“齐鲁证券”、“齐鲁证券业务介绍”等宣传册上除使用“齐鲁证券”文字及松树图形标识外，还使用了“真诚待客户 满意在齐鲁”字样。齐鲁众合公司以南京太平南路营业部侵犯其“齐鲁”注册商标专用权为由提起诉讼，请求判令该营业部停止使用“齐鲁”字样的服务标识，停止在其企业名称中使用“齐鲁”文字，并赔偿其经济损失100万元。江苏省南京市中级人民法院一审认为，南京太平南路营业部使用“齐鲁”或“齐鲁证券”文字的行为是对其企业名称的简化使用行为，该营业部在企业名称中使用“齐鲁”文字及简化使用该企业名称的行为，不侵犯齐鲁众合公司的注册商标专用权。遂判决驳回齐鲁众合公司的诉讼请求。齐鲁众合公司不服，提起上诉。江苏省高级人民法院二审判决维持一审判决。齐鲁众合公司不服，向最高人民法院申请再审。最高人民法院于2011年7月13日裁定驳回其再审申请。

最高人民法院审查认为：本案中，南京太平南路营业部在简化使用其企业字号时，突出使用了“齐鲁”、“齐鲁证券”文字，但是否构成侵犯齐鲁众合公司对涉案注册商标享有的被许可使用权，原则上要以是否存在造成相关公众混淆、误认的可能性为基础，而判断是否存在造成相关公众混淆、误认的可能性时，必须要考虑涉案注册商标的显著性，特别是其知名度。由于“齐鲁”系山东省的别称，故将其作为注册商标使用，本身显著性较弱。本案涉案商标虽然核定服务类别为36类，但注册商标权人信达公司及其被许可使用人齐鲁众合公司经营范围与齐鲁证券有限公司及其南京太平南路营业部经营范围不同。鉴于国家对证券行业实行严格的市场准入制度，未取得经营证券业务许可证的企业，不得从事特许证券经营业务。由于信达公司及齐鲁众合公司不具备从事特许证券业务的资格，且二者也没有实际从事特许证券业务，故在该行业不存在知名度的问题，进而也就不可能使公众对齐鲁众合公司与南京太平南路营业部经营主体及经营范围产生混淆、误认。因此，原审法院认定南京太平南路营业部不构成商标侵权并无不当，应予维持。