最高法院判例：七好公司诉商标评审委员会、第三人啄木鸟公司商标争议纠纷再审案

 

 

● 在商标异议、争议和后续诉讼以及侵权诉讼中不能机械地以《类似商品和服务区分表》来判断类似商品，需要根据避免来源混淆原则依个案作出判断；

 

● 本案争议商标尽管经过长期使用，但并未形成已将相关商业标志区别开来的市场实际，两个商标共存容易使相关公众对商品来源产生混淆，考虑到其他因素，撤销争议商标更为公平合理；

 

● 审理商标争议案件应遵循不诉不理原则，二审判决适用《商标法》第四十一条第一款的规定错误。

 

 

 

杭州啄木鸟鞋业有限公司于2000年5月26日向商标局申请注册第1609312号图形商标，指定使用在第25类的鞋、靴商品，2001年8月7日该商标核准注册。

 

2004年2月3日，七好（集团）有限公司向商标评审委员会提出了撤销第1609312号争议商标注册申请，援引的引证商标一为七好公司于1993年1月3日在第25类服装商品上申请、1994年3月7日核准注册的第680928号商标。 

第1609312号争议商标

 

 

引证商标一

 

商标评审委员会认为，争议商标与引证商标指定使用的商品所属的范围和领域不同，在《类似商品和服务区分表》（简称《区分表》）中亦不属同一类似群组，不属于类似商品；争议商标与引证商标未构成使用在同一种或类似商品上的近似商标，作出维持争议商标注册的第2577号裁定。

 

 

七好公司不服第2577号裁定，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。

 

北京市第一中级人民法院认为：争议商标指定使用的鞋、靴商品与引证商标指定使用的服装、领带、皮包等商品不属于类似商品，争议商标与引证商标使用在非类似商品上，不会导致普通消费者对商品来源的混淆误认。一审判决，维持商标评审委员会的裁定。

 

 

七好公司不服一审判决，向北京市高级人民法院上诉。

 

北京市高级人民法院认为：争议商标与引证商标两者指定使用商品虽不为同一类似群组，但均为穿戴类商品，商品及生产商品的企业关联性极强，其在市场上的共同使用易使消费者对其商品来源产生混淆、误认。故争议商标与引证商标构成近似商标；啄木鸟公司对七好公司的引证商标应当知晓；由于七好公司的引证商标“鸟图形”使用在先，争议商标标识的设计与引证商标近似，存在对引证商标的抄袭、摹仿，属于商标法第四十一条第一款规定的采用不正当手段注册的情况。判决撤销一审判决和商标评审委员会的裁定。

 

 

啄木鸟公司不服二审判决，向最高人民法院申请再审。

 

啄木鸟公司的观点：

 

1. 服装等商品和鞋等商品在功能、用途、生产部门、销售渠道等方面均存在较大差异，不属于类似商品。对此，（2005）高行终字第27号判决书已经有明确的结论。而且在《区分表》中，鞋、靴和服装等商品被划分为非类似商品，不应突破《区分表》对上述商品之间的非类似关系的认定。争议商标和引证商标并无令相关公众产生混淆、误认的可能，不构成类似商品上的近似商标。

 

2. 七好公司在商标评审程序中并未就争议商标违反商标法第四十一条一款提出评审请求，商标评审委员会也未就此进行评审，二审判决直接适用此条款，超越了商标评审委员会的审理范围，剥夺了啄木鸟公司的合法抗辩权利。

 

3. 争议商标注册使用时间长达十年，已经建立较高市场声誉、形成自身的相关公众群体、并已经驰名，人民法院应当尊重相关公众已在客观上将相关商标区别开来的市场实际，慎重撤销，以促进品牌培养，避免社会资源的浪费。

 

商标评审委员会的观点：

 

1. 《区分表》是我国商标主管机关以世界知识产权组织提供的《商标注册用商品和服务国际分类》为基础，总结我国长期的商标审查实践并结合我国国情而形成的判断商品和服务类似与否的专业规范文件，具有公开性、一致性和稳定性的特点。该表对类似商品的划分本身就是在综合考虑了商品的功能、用途、生产部门、销售渠道、销售对象等因素的基础上得出的。商标确权程序中需要维护类似商品判断标准的一致性。诚然，由于商品和服务的项目更新和市场交易情况变化，类似商品和服务的类似关系不会一成不变，但对《区分表》的修正应当通过一定的程序统一进行并予以公布，以确保判断标准的相对稳定和商标审查的公平有序，避免商标申请人在申请注册时无所适从，保证注册商标的权利稳定。就本案而言，争议商标指定使用的鞋、靴与引证商标核定使用的服装、领带等商品在制作材料、生产工艺、功能用途、销售渠道等方面有明显区别，未构成类似商品。因此争议商标和引证商标并未构成使用在同一种或者类似商品上的近似商标。

 

2. 七好公司在行政程序中并未就争议商标违反商标法第四十一条第一款的规定提出评审请求，二审判决直接适用该条款并以此撤销第2577号裁定，超越了本案的审理范围。

 

最高人民法院的观点：

 

1. 关于商标法第四十一条第一款的适用

 

首先，商标争议为依请求启动的程序，争议理由一般限于当事人主张。与之相应的诉讼也仅限于行政裁决的审查，一般不能引入新的事由对商标注册合法性进行审查判断。从查明的事实看，七好公司在对争议商标提出撤销申请时，并未主张争议商标的注册违反商标法第四十一条第一款的规定，商标评审委员会也并未就此进行审理，七好公司提出一审诉讼和二审上诉时也并未就此提出异议。在申请人未主张，商标评审委员会未进行评审的情况下，二审法院直接认定争议商标存在对引证商标的抄袭、摹仿，进而认定争议商标属于商标法第四十一条第一款规定的采用不正当手段注册，缺乏法律依据。其次，商标法第四十一条第一款所规定的“不正当手段”属于欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段。对于只是损害特定民事权益的情形，则要适用商标法第四十一条第二款、第三款及商标法的其他相应规定进行审查判断。本案中，即使如二审法院认定，争议商标抄袭、摹仿引证商标，损害的也是七好公司的民事权益，并不属于扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的行为，不构成商标法第四十一条第一款所规定的“不正当手段”。综上，二审法院认定争议商标违反商标法第四十一条第一款错误，应予以纠正。

 

2. 关于争议商标和引证商标是否构成类似商品上的近似商标

 

在商标授权确权和侵权判定过程中，进行商标法意义上相关商品是否类似的判断，并非作相关商品物理属性的比较，而主要考虑商标能否共存或者决定商标保护范围的大小。避免来源混淆是商品类似关系判断时要坚持的一项基本原则。因此，人民法院在审理商标授权确权案件时，审查判断相关商品是否类似，应当考虑商品的功能、用途、生产部门、销售渠道、消费群体等是否相同或者具有较大的关联性，两个商标共存是否容易使相关公众认为商品或者服务是同一主体提供的，或者其提供者之间存在特定联系。

 

本案中，争议商标指定使用的商品为鞋和靴，引证商标核定使用的商品是服装等。虽然两者在具体的原料、用途等方面具有一些差别，但是两者的消费对象是相同的，而且在目前的商业环境下，一个厂商同时生产服装和鞋类产品，服装和鞋通过同一渠道销售，比如同一专卖店、专柜销售的情形较为多见。同时，争议商标与引证商标中的“鸟图形”虽然在细部上略有差异，但两者基本形态相同，且根据查明的事实，引证商标通过使用具有较高的知名度。在这种情况下，如果两商标在服装和鞋类商品上共存，容易使相关公众认为两商品是同一主体提供的，或者其提供者之间存在特定联系。因此，争议商标与引证商标构成类似商品上的近似商标。

 

《区分表》对类似商品的划分就是在综合考虑了商品的功能、用途、生产部门、销售渠道、销售对象等因素的基础上确定的。因此《区分表》可以作为判断类似商品或者服务的参考。尤其商标注册申请审查，强调标准的客观性、一致性和易于操作性，为了保证执法的统一性和效率，商标行政主管机关以《区分表》为准进行类似商品划分并以此为基础进行商标注册和管理，是符合商标注册审查的内在规律。但是，商品和服务的项目更新和市场交易情况不断变化，类似商品和服务的类似关系不是一成不变，而商标异议、争议是有别于商标注册申请审查的制度设置，承载不同的制度功能和价值取向，更多涉及特定民事权益的保护，强调个案性和实际情况，尤其是进入诉讼程序的案件，更强调司法对个案的救济性。在这些环节中，如果还立足于维护一致性和稳定性，而不考虑实际情况和个案因素，则背离了制度设置的目的和功能。因此在商标异议、争议和后续诉讼以及侵权诉讼中进行商品类似关系判断时，不能机械、简单地以《区分表》为依据或标准，而应当考虑更多实际要素，结合个案的情况进行认定。《区分表》的修订有其自身的规则和程序，无法解决滞后性，也无法考虑个案情况。把个案中准确认定商品类似关系寄托在《区分表》的修订是不现实和不符合逻辑的，相反个案的认定和突破才能及时反映商品关系变化，在必要时也可促进《区分表》的修正。因此对《区分表》的修正应当通过一定的程序统一进行并予以公布，否则不能突破的观点不能成立。事实上，商标评审委员会在一些评审案件中已经在考虑相关案情的基础上，在《区分表》类似商品判断划分外作出符合实际的裁决。因此啄木鸟公司关于鞋和服装在《区分表》中被划分为非类似商品，不应突破的观点缺乏法律依据。

 

需要强调的是，由于在商品类似判断时考虑了个案情况，相关商品是否类似并非绝对和一成不变的，基于不同的案情可能得出不同的结论。因此（2005）高行终字第27号判决中认定服装和鞋不属于类似商品并不意味着两者在特定案情下必然不构成类似，本案的认定与之并不矛盾。同时，由于具体案件中关于商品类似关系的认定考虑了个案情况，具有个案性，因此，个案认定结论并不意味商标注册管理上的商品类似关系发生变化，也不必然影响《区分表》中对商品类似关系的确定和划分，商标申请人在申请注册时仍可以《区分表》为准进行申请。同样的，个案的认定一般也不会影响到已经注册商标的权利稳定性。

 

此外，关联商品往往是针对《区分表》中被划定为非类似，但实际上具有较强的关联性，相关商标共存容易导致混淆误认的商品而言的。对于这些商品，仍需置于类似商品框架下进行审查判断，只要容易使相关公众认为商品或者服务是同一主体提供的，或者其提供者之间存在特定联系，在法律上即构成类似商品。本案中，二审判决认定服装和鞋为关联商品，并进而认定争议商标违反商标法第二十八条的规定，这种表述容易使人误解为在类似商品之外又创设另一种商品关系划分，为此，予以纠正。

 

3. 关于实际使用与商标应否撤销之间的关系

 

商标的真正价值源于实际使用，保护通过实际使用建立的商标市场声誉是商标法的重要立法精神。因此，实际使用情况是商标授权确权案件中决定商标应否撤销的重要考虑因素之一。对于使用时间较长、已建立较高市场声誉和形成相关公众群体的商标，应当准确把握商标法有关保护在先商业标志权益与维护市场秩序相协调的立法精神，充分尊重相关公众已在客观上将相关商业标志区别开来的市场实际，注重维护已经形成和稳定的市场秩序。但是，商标授权确权程序的总体原则仍是遏制搭车抢注，保护他人在先商标，尽可能消除商业标志混淆的可能性。本案中，根据啄木鸟公司提交的证据可以看出，啄木鸟公司除了注册争议商标等与七好公司引证商标近似的系列“鸟图形”商标外，还在鞋类商品上注册了“TUCANO”和“啄木鸟”等商标，并且在实际经营过程中，还常常将“鸟图形”与“TUCANO”、“啄木鸟”等共同使用，而“TUCANO”是引证商标一的组成部分，“啄木鸟”恰好也是七好公司在服装等商品上的在先注册和在先实际使用的并具有一定知名度的商标。这样的情况说明啄木鸟公司从商标注册到实际使用均具有搭车摹仿的主观意图。虽然通过啄木鸟公司的经营和对争议商标的实际使用，啄木鸟公司的产品和商标也具有较高的知名度，但是由于啄木鸟公司与七好公司在经营活动中均使用差别不大的“鸟图形”以及相同的“TUCANO”、“啄木鸟”等商标，显然对于不了解内情的相关公众而言，会认为两者提供主体同一，或者存在特定联系，容易造成来源混淆，因此本案客观上并未形成已将相关商业标志区别开来的市场实际。同时，虽然本案中引证商标权利人七好公司在《区分表》将服装与鞋划分为非类似商品的情况下，没有及时积极在鞋类商品上申请注册商标，在造成目前冲突的局面中也存在一定过失，但是，考虑到遏制搭车、避免混淆的基本原则以及啄木鸟公司的主观意图和容易混淆误认的客观现实，加之啄木鸟公司除争议商标外，还拥有其他实际使用的商标，撤销争议商标的注册并不会对啄木鸟公司的经营造成实质性影响，啄木鸟公司可以通过适当的方式延续多年经营所形成的商誉，并以此为契机创立自有品牌，尽量消除与七好公司商业标识的混淆可能性，故最高人民法院认为二审判决撤销争议商标的结论正确，应予维持。

 

最高人民法院裁定驳回啄木鸟公司的再审申请。

 

案号：

一审：（2009）一中行初字第1068号；二审：（2010）高行终字第743号；再审：(2011）知行字第37号

 

（左尔，www.cpahkltd.com）