美国专利局发布8个软件可专利性分析示例

来源：西南知识产权网

        2015年1月27日美国专利商标局发布了专利保护客体的范例（patent eligible subject matter examples），这是美国专利商标局首次发布涉及抽象概念（abstract idea）的范例。连同之前发布的指南（关于专利保护客体判断的“三步法”），将有助于申请人及专利审查员分析「软件专利」权利要求的可专利性。

        美国专利商标局提供的指南包括8个方案，其中4个涉及具有专利资格的客体，另外4个涉及不具备专利资格的客体。在一个方案中，美国专利商标局提供了包括计算机实施方法和计算机可读介质的权利要求具有专利资格的权利要求的范例。Hirshfeld解释说“这个假设方案在于说明并不是所有软件都是抽象概念。”

专利保护客体的判断方法

        回顾一下最高法院所谓的“Mayo 方法”将有助于理解专利保护客体的分析，美国专利商标局将该方法变成了三个步骤。

        在第一个步骤中，美国专利商标局指示专利审查员确定权利要求是否针对制法、机器、制造品、物质的组分。如果对这个问题的答案是否定的，可以确定权利要求不是专利保护客体。如果专利要求是针对法定类型的发明，专利审查员进行下一步判断。

        如果专利要求是针对法定类型的发明，判断权利要求是否针对自然规律、自然现象或者抽象概念，这被统称为专利保护客体的“法定例外”。如果权利要求不是针对抽象概念或者类似专利保护客体的法定例外，那么权利要求就是具备专利资格的，专利审查员就不再进行专利保护客体的判断。

        如果权利要求中存在抽象概念，那么确定权利要求中的任一元素或者元素的组合是否足以确保权利要求比抽象概念本身更显著。如果权利要求中没有有意义的限定，则以不是法定保护客体驳回该权利要求。

        美国专利商标局的前两个假设范例的意图是非常明显的，其在向申请人和审查员等说明撰写不仅针对抽象概念的保护软件创新的权利要求是可能的。

Patent Eligible Subject Matter Examples
Example 1

        假设范例1涉及到从电子邮件中隔离并删除恶意代码的软件技术。美国专利商标局提供了关于这项技术的基础背景信息、两项独立权利要求，以及对权利要求的分析。美国专利商标局对这两项权利要求为何是专利保护客体的分析和解释如下：

        这项权利要求针对在内存区中物理隔离接收到的通信信息，以及从该通信信息从提取出恶意代码得到杀毒处理后的通信信息，并将其存放在新的数据文件中。这不是描述一个抽象概念或者法院所确立的相似抽象概念，法院确立的抽象概念包括基础性经济惯例、组织人类活动的方法、思想本身或者数学关系。与法院确立的类似概念相反，这里权利要求针对执行隔离和消除计算机病毒、蠕虫和其他恶意代码，这一概念与计算机技术密切相关，并且区别于法院确立的抽象概念。因此，权利要求的步骤不是陈述一个抽象概念，也不设计到其他法定例外。因此，权利要求是专利保护客体。

Example 2

        假设范例2基于DDR控股案例，美国专利商标局适用了与联邦法院相同的解释：

        这项权利要求不是陈述一项数学算法，也不是陈述一个基本的经济或长期存在的商业惯例，其涉及一个与互联网相关的商业挑战（留住网站访问者）。权利要求保护的发明与法院确立的抽象概念不同，其不是“仅仅陈述执行互联网时代之前已知的商业惯例以及在互联网上执行它的要求。与之相反，要求保护的解决方案必须是克服植根于计算机网络领域中出现的特定问题的计算机技术。”在权利要求中并未发现法院先前确立的类似抽象概念。

        这个假设范例还具体指示专利审查员，如果权利要求中没有找到抽象概念，那么“权利要求应视为不是法定例外，权利要求就属于专利保护客体。”然而，由于联邦巡回法院提供了Mayo方法第二步分析，美国专利商标局同样也提供了分析。

Example 3

        假设范例3是基于Research Corporation Technologies诉微软一案。这个假设范例中的权利要求被认为是针对抽象概念，因为该权利要求覆盖了生成蓝噪声掩膜的数学运算。尽管如此，权利要求还是专利保护客体，因为权利要求陈述了“大大超过（significantly more）”抽象概念的其他元素。美国专利商标局对这个假设范例的解释如下：

        除了蓝噪声掩膜之外的步骤改善要求保护的计算机本身的功能……要求保护的处理中改进的蓝噪声掩膜使得计算机比先前使用的掩膜占用更少的内存，从而在不牺牲先前处理的图像质量的情况下计算时间更短，并由此产生改进的数字图像。

        这个假设范例的关键在于证明审查中的“significantly more”可以通过例如改进计算机功能来满足，并且这些改进可以在软件中体现。更具体地说，当使用“计算机功能改进（improvements to the functioning of a computer）”这一术语时，导致很多人可能错误地相信这些改进必须是有形的或者基于硬件的。正如假设范例3表明的，在改进是基于软件的情况下具备“significantly more”也是可能的。专利审查政策处副处长Drew Hirshfeld解释说“软件能够改进计算机的功能并且‘significantly more’，如果可以改进计算机本身的功能也可以满足‘significantly more’的要求。”

Example 4

        假设范例4是基于SiRF技术公司诉国际贸易委员会（ITC）一案。再一次，这里的假设范例提供的权利要求是针对抽象概念的例子，但是权利要求仍然是专利保护客体。权利要求包含使权利要求比抽象概念更显著的其他元素，因为这些元素显示出对其他技术或者领域的改进。

        关于假设范例4，美国专利商标局解释“计算机组件是高度概括地陈述的，并没有增加除执行通用计算机常规提供的基础数学运算功能的组件之外的其他组件。”当然，这并不足以满足专利保护客体的测试。然而，美国专利商标局解释如下：

        权利要求进一步限定到包括GPS接收机、微处理器、无线通信收发信机以及显示器的移动设备，其接收卫星数据、计算伪距率、以无线方式传输计算得到的伪距率到服务器、从服务器接收位置数据，以及显示从服务器接收计算得到的绝对位置的可视图像。经过编程的CPU的行为与所陈述的移动设备特征相关联，使得移动设备通过与远程服务器和多个远程卫星交互来确定及显示其绝对位置。对本申请要求保护的数学运算的有意义地限定显示出权利要求不仅仅针对在计算机上执行数学运算。相反，元素的组合提供了有效的限定，即数学运算被用来通过改进接收机的信号采集灵敏度来加强弱信号环境中的使用以及提供用于在移动设备上显示的位置信息，从而改善现有的全球定位技术。所有的这些特征，尤其是组合起来看，使得权利要求“significantly more”法定例外。

        假设范例4是相当重要的。在许多情况下，软件权利要求仅记载了计算机组件的概括性陈述，因为计算机组件本身并不能使发明独特。在软件领域，使得发明独特的是计算机组件上运行的处理。在这个范例中，我们了解到，如果能够提供对改进现有技术的运算的有效限定，计算机组件的概括描述并不是软件权利要求的丧钟。这意味着，改进现有技术的运算不能仅在通用计算机上，权利要求还必须具体提到必要的现有技术（integral existing technology）。

Example 5-8

        第二部分包括4个权利要求不具有专利资格的假设范例。这些假设范例基于：（1）Digitech Image Tec诉Electronics for Imaging；（2）Planet Bingo诉VKGS；（3）buySAFE诉Google；以及（4）Ultramercial诉Hulu and WildTangent。其中最有趣的是最后一个，对我而言这与巡回法院在DDR一案的观点是不能调和的。

        Ultramercial的发明涉及到解决数字版权媒体的盗版问题的方法。这项发明针对在通信网络上分发受版权保护的产品，其通过允许消费者选择查看赞助商的消息或与之进行交互来换取受版权保护的材料的使用权。在DDR案中巡回法院认为涉案发明没有真实世界的类似物并仅仅在互联网可行，这极大地影响了小组的决定。相似地，在Ultramercial中，发明不能存在与互联网环境之外，并且权利要求1的前序部分甚至专门将权利要求限定到“在互联网上分发产品…”。

        USTPO解释了Ultramercial中的权利要求不能满足Mayo方法中的“significantly more”。这个假设范例的结论如下：

        从组合的角度来看权利要求的限定，权利要求只是指示从业人员通过特定技术环境中高度通用的常规活动来实施使用广告作为交换或者货币的概念。当单独或者作为有序组合来看时，权利要求整体没有增加为使用广告作为货币或交换的抽象概念的“significantly more”。因此，权利要求是不可专利的。

        相信美国专利商标局所提供的范例对涉及到软件专利申请审查过程的所有人都是十分有用的。希望专利审查员开始遵循指南和实践这些假设范例。