浅谈实用新型的创造性判断

——从比较法的角度和几个案例出发

 

中国专利代理（香港）有限公司 曹若、王刚、杨磊

 

实用新型创造性的判断一直以来是各国立法及实务中广泛讨论但仍缺乏明确标准的焦点，本文试图从比较法及国内近期案例的角度分析实用新型与发明专利在创造性的评价上采用区别性标准的必要性，尝试分析立法及实务在此问题上的发展趋势。

 

虽然中国专利法中规定了实用新型与发明专利在创造性高度上的差别——即发明专利是“突出的实质性特点和显著的进步”，而实用新型与“实质性特点和进步”，并且，《审查指南》进一步提供了操作层面的具体规定，即1）对于实用新型专利而言，一般着重考虑该实用新型专利所属的技术领域；2）对于实用新型专利而言，一般情况下可以引用一项或两项现有技术评价其创造性（除非是现有技术的简单叠加）。但这种区别在审查实践中如何具体判断或者说如何进行量化分析，在中国一直是无效宣告请求审查实践中的难点，也是各方意见争论的焦点。

 

笔者首先从其他几个具有实用新型制度的主要国家进行比较出发，接着分析几个具体实用新型无效宣告请求的案例，试图梳理中国最近实用新型无效宣告请求审查实践中创造性判定中出现的倾向，希望引起大家对实用新型的创造性判定的兴趣和讨论。

 

 

到目前为止实施实用新型专利制度的国家有60多个国家和地区，主要包括德国、意大利、日本、韩国、我国台湾地区和澳大利亚、OAPI（非洲知识产权组织）等。

 

1. <德国>

 

中国的专利法律制度与德国渊源颇深，那我们就首先从德国出发。

 

德国法律中的实用新型与发明专利的创造性标准的区别在于实用新型要求为“发明步骤”（inventive step）而发明专利为“发明活动”(inventive activity)，但法律并未规定对于二者的判断标准，普遍的观点认为，只要一项技术革新超出技术人员日常活动的水平即可认定实用新型满足创造性的要求。这样使得实用新型专利的创造性标准过低，一定程度上扩充了专利权人的权利范围。直到2006年6月20日，德国联邦法院对联邦专利法院xzb27/05号判决的上诉作出终审判决，就一项名称为“展示柜”的实用新型专利是否具有创造性作出了开拓性的评述。

 

联邦法院认为，就保护效力而言，专利与实用新型基本上是相同的，只是某些领域仅可给予专利保护而不能获得实用新型保护，如生产方法或工作方法。从立法者的角度看，二者的差别并不在于业界通常认为的实用新型在发明贡献度上小于专利，而在于考虑现有技术的范围不同，这种差别不仅针对新颖性判断，也针对创造性判断。实际上实用新型与发明专利在创造性的评价标准上仅有微小的差异。德国联邦法院将实用新型和发明专利创造性的标准一定程度上进行了统一，但该判决对于德国专利法律体系的影响还需持续观察。

 

2. <日本>

 

日本在其专利法与实用新型法中规定专利与实用新型创造性评价标准的差别在于“轻易”与“非常轻易”。实用新型法第3条规定，“实用新型注册申请前，拥有该设计所属技术领域中的一般知识者，基于前款各项记载的设计可以非常轻易得出设计时，对该设计，不能进行实用新型注册”。专利法第29条规定，“专利申请前，具有该发明所属技术领域一般知识者，基于前款各项中所列的发明，已经能够轻易得出发明时，不受同款规定所限，此发明不能取得专利。”但是在实际的创造性判断时，难以量化“轻易”和“非常轻易”，因此也难以获得客观的令人信服的判决。

 

3. <韩国>

 

韩国对实用新型采用单独立法，1961年制定了第一部《实用新型法》。在韩国修订《实用新型法》之前，韩国知识产权局对实用新型申请进行实质审查。而1999年随着日本实用新型法的修改，韩国废除了对实用新型进行实质审查的制度，修改后的新法，为实用新型申请引进了非实质审查的系统，即改为只对实用新型申请的基础要件进行审查的登记制度，并辅以技术评估制度。

 

4. <意大利>

 

同样，发明和实用新型要获得授权，遵循的是同样的法律并获得同样的权利，仅在创造性标准上有所差别，实用新型的创造性标准低于发明专利的创造性标准。

5. <丹麦>

 

在丹麦海事和商业法院于2010年11月的判决中 (Powder Stow A/S v Board of Appeal)，仅要求实用新型与现有技术相比具有明显区别即可，（即降低了评价创造性的标准）。此外，在判断创造性时，尽管丹麦法院沿用了欧洲专利局的“problem-and-solution”原则，但是在确定现有技术时对比文件的技术领域的范围相对于发明的现有技术的领域要窄。这与中国《审查指南》中的相关规定有相近之处。此案已经上诉到丹麦最高法院，结果还未获知。

 

6. <澳大利亚> 

 

为了鼓励中小企业获得知识产权，改进专利申请（innovation patent相当于实用新型）的创造性标准低于标准专利申请 (standard patent相当于发明)的创造性标准）。

 

从以上几个国家实用新型制度的法律规定和最近的发展趋势看，除德国在实践中试图同一发明专利和实用新型的创造性判定标准，其他几个国家还是在坚持实用新型创造性高度应当低于发明专利的理念，只不过实践中也遇到与中国相类似的困难。

 

 

案例1  技术启示

 

200520011836.8号实用新型专利的名称为“缓冲装置及包含该缓冲装置的包装机”，该实用新型涉及，所解决的技术问题是在不改变现有的缓冲装置的总体尺寸前提下，在缓冲装置中储存更多的包装片材，满足因提高包装机的输出率对储存的包装片材量的要求。

 

该实用新型的权利要求1为：

 

一种配合动作的缓冲装置（15），所述配合动作的缓冲装置（15）将包装片材（3）输送到包装可倒出食品用的包装机的一个或多个工位（7，8，11，12），所述缓冲装置（15）具有导向元件（16－26），所述导向元件沿着一给定路径（PM）输送所述包装片材（3），该输送在至少两个相互交叉的方向（R，S）上具有运动分量；其特征在于：所述导向元件（16－26）中的第一导向元件（19，29，24，25）至少具有该包装片材（3）的输入区（I）和输出区（U），在所述方向（R，S）中的至少第一方向（R）上，该第一导向元件的输入区（I）和输出区（U）相对于所述导向元件（16－26）中的第二导向元件（16，17，18，21，22，23，26）的输入区（I）和输出区（U）是相对的。

 

针对上述实用新型专利权，无效宣告请求人向专利复审委员会提出无效宣告请求，认为本专利权利要求1相对于对比文件1不具备专利法第22条第3款规定的创造性。请求人提交的对比文件1是：03227383.5号中国实用新型专利。

 

无效宣告请求审查决定中认为，两者的区别在于：1）权利要求 1 还限定“在所述方向（R，S）中的至少第一方向（R）上，该第一导向元件的输入区（I）和输出区（U）相对于所述导向元件（16－26）中的第二导向元件（16，17，18，21，22，23，26）的输入区（I）和输出区（U）是相对的”，而对比文件1中的辊的输入区和输出区的方向是相同的，都是从右向左； 2）权利要求1限定包装材料输送到包装可倒出食品用的包装机的一个或多个工位。由于上述区别技术特征1）的存在，使本专利可以在不改变现有的缓冲装置的总体尺寸前提下，在缓冲装置中储存更多的包装片材，满足因提高包装机的输出率对储存的包装片材量的要求。因此，上述区别技术特征为本专利带来了有益的技术效果，并且也没有证据对上述技术特征的采用给出技术启示，因此，相对证据1，本专利权利要求1所要求保护的技术方案具有实质性特点和进步，具备专利法第22条第3款规定的创造性。

 

本实用新型中的导向元件与对比文件1中的辊在布置上有所区别，无效请求人坚持本领域的技术人员仅需对对比文件1中的辊的位置稍作调整即可获得本实用新型所保护的技术方案。但是，在此案中实际上的关键在于，对比文件1根本没有给出技术内容和相应的技术启示以促使本领域的技术人员去改进辊的布置。

 

在随后的行政诉讼中，北京市第一中级人民法院也支持了无效宣告请求审查决定中的上诉观点。

 

从某种角度来看，似乎本实用新型改进的幅度不大，所需的创造性劳动不高，（这也本案申请实用新型的原因之一），但是其忽略了发明人在作出发明创造时动机和启示。对于实用新型而言，不宜将这种启示标准定得与发明专利同等的高度。相反，只要对比文件中没有明确记载的相关技术启示即可。

 

笔者认为，实用新型的创造性标准低于发明的创造性标准并不应局限于本文开篇提到的《审查指南》所规定的两个方面，而且，上述规定也不应过于机械、僵化地执行，200520001516.4号实用新型专利无效决定已经证实了这一点。除上述两点之外，笔者认为实用新型的创造性标准与发明的创造性的区别还应体现在对于技术启示的判断上，即，如果现有技术即对比文件中没有明确记载相应的技术内容从而给出相应的技术启示以使得本领域的技术人员将区别技术特征应用到最接近的现有技术以解决存在的技术问题，则应当认为本领域的技术人员没有动机改进最接近的现有技术并获得要求保护的实用新型。

 

案例2：区别技术特征的判定

 

专利号为200820146231.3、发明名称为“多工位螺旋灯管内壁涂粉机”的实用新型专利，该实用新型专利“能够连续实现对定量注粉后的螺旋灯管正反旋转涂粉和烘干中间歇吹风等工序，确保螺旋灯管内壁涂粉均匀、无积粉、无流痕”。该实用新型的权利要求1包含如下技术特征：“动力驱动机构安装在机架内，转轴通过轴承安装在机架上，动力驱动机构动力连接转轴，多工位转盘安装在转轴上，转盘上安装有供风装置、配电装置，转盘边沿圆周均布多个工位头装置，工位头装置的吹气管、回转轴和回转轴驱动机构安装在座板上，座板安装在转盘上，回转轴上安装有灯管夹具，吹气管一端连接供风装置的供风接头、另一端与夹持在灯管夹具上的螺旋灯管端口相对应，回转轴驱动机构连接配电装置的分配电源；转盘烘烤工位周边的支架上环绕安装有烘烤装置，烘烤装置的烤腔两端开口、圆周内侧壁上开有槽口。”

 

在对该专利提出的无效宣告中，无效宣告请求人提供了多篇对比文件并组成多种结合方式，在无效宣告请求审查决定中，专利复审委员会认定“这些对比文件均没有公开权利要求1的下列区别技术特征：（c）所述转盘安装有配电装置，” 回转轴驱动机构连接配电装置的分配电源；（d）烘烤装置的烤腔两端开口；（j）权利要求1中的吹气管通过座板安装在转盘上，而对比文件中吹风口安装在转轴的前端，其吹风口的安装连接位置不同于权利要求1中吹气管，因此会随转轴转动。”。最后，无效宣告请求审查决定认为因为区别技术特征（c）、（d）、（j）均没有被对比文件公开，也没有其他证据表明以上区别技术特征为本领域公知常识，因此权利要求1相对于无效请求人提出的对比文件的各种结合方式不是显而易见的，同时所述区别技术特征为权利要求1请求保护的技术方案带来了有益的技术效果，因此权利要求1具备实质性特点和进步，具备专利法22条第3款规定的创造性。

 

与案例1进行比较，上诉区别技术特征的总结给我们带来一些思考：

 

1）区别技术特征的认定是否应该要求对应实用新型所要解决的技术问题？

由于实用新型不经过实质审查，所以也就可以不用划分前序部份和特征部份，这样又给无效宣告请求中创造性的判断带来了问题，即区别技术特征的认定是否要围绕实用新型所要解决的技术问题，未对现有技术做出贡献的本应划入前序部分的特征是否宜认定为区别技术特征？如果认定的话，这样区别技术特征是否处于和对于现有技术作出贡献度的那些区别技术特征征处于相同地位？这个问题在发明专利的无效审查中并不明显，第一是发明专利经过实质审查，都会要求划界；第二就是发明专利的对比文件不受个数的限制，而实用新型无效中一般不得超过两篇对比文件（否则无效宣告请求人就要承担证明实用新型是现有技术的简单叠加）。这个问题进一步发展，就会产生第二个问题，即

 

2）对比文件中未公开的公知常识性特征能否从相近领域中寻找或能否直接认定公知常识？

 

前述区别技术特征（c）“所述转盘安装有配电装置，” 回转轴驱动机构连接配电装置的分配电源”明显属于公知常识性特征，对于这样的技术特征，很多情况下在所属技术领域找到的对比文件并为公开，这时如果苛求所述技术领域中有公开或者要求所述技术领域中有技术启示，对于无效宣告请求人可能就带来不公平的诉累，而且也可能带来一些我们并不希望的指引，即鼓励实用新型的申请人大量加入公知常识性特征，这样的特征一般并不会实质性缩小实用新型的保护范围。所以，笔者认为对于公知常识性的特征，无效宣告审查中应该有不同的标准，允许请求人引入相近技术领域的对比文件，或者直接认定为公知常识，从更大量的复审决定中，我们可以观察到看到专利复审委员会已经进行了很多实践。

 

案例3：简单叠加

 

专利复审委员会第11586号无效决定针对申请日为2005年1月25日，名称为”热管散热器“的实用新型专利，其有10项权利要求，其中独立权利要求1为：

 

“1、一种热管散热器，其特征在于包括：基座，设置有开口部；导热板，呈U型，设置在所述开口部中，其上设置有容置部；散热体，设置在所述基座上；至少一热管，具有至少一扁状受热端与冷却端，所述受热端设置在导热板上，并与散热体接触，冷却端设置在所述散热体的端面上。”

 

无效请求人以权利要求1不符合专利法22条第3款规定的创造性要求为由向专利复审委员会提起无效请求，并提交200320102455.1号中国实用新型专利、00267984.1号中国实用新型专利、M249109号中国台湾专利分别作为对比文件1－3。专利权人在审理过程中提出本专利为实用新型专利，而无效请求人使用3篇对比文件来评价权利要求1的创造性，不符合审查指南关于判断实用新型创造性的规定。

 

专利复审委员会在其无效决定中指出，首先，对比文件1－3所属的技术领域均为散热器领域，可以用于评价本专利的创造性。其次，对比文件1作为最接近的对比文件，权利要求1与对比文件1相比，其区别技术特征为：（1）导热板呈U型，其上设置有容置部；（2）热管具有扁状的受热端和冷却端。对于区别技术特征（1），复审委认为，权利要求1中将导热板设置为U型，实际所要解决的技术问题是与基座的开口部配合从而使导热板容置于开口部，并在导热板上形成容置部以容纳热管受热端。对此，对比文件1已经公开了在基座10中形成“凸”字形开口部，并与片状导热体配合，使片状导热体容置于开口部下部并在导热体上形成容纳热管的容置部。可见，对比文件1已经给出了解决上述技术问题的技术启示，只是导热板的形状与权利要求1中的不同。而对比文件2公开了一种散热模块，其中金属导热固定座34呈U型，且具有容置部放置导热管31，并且该金属导热固定座34设置在下金属片的开口中。可见，对比文件2公开了区别特征（1），且该特征在对比文件2中所起的作用与本专利中相同，都是为了与基座的开口部配合从而将导热板容置于开口部，并在导热板上形成容置部以容纳热管的受热端，因此本领域技术人员在对比文件1公开的内容及技术启示的基础上，很容易想到用对比文件2中的下金属片33和固定座34替换对比文件1中的基座和导热体。对于区别技术特征（2），合议组认为，其要解决的技术问题是增大热管与导热板和散热体的接触面积。对此，对比文件3公开了一种散热器结构，其中将热管设置成扁状，从而使热管与导热板、散热片组形成面接触，由此增加热管与导热板、散热片组的接触面积。可见，对比文件3公开了区别特征（2），且该特征在对比文件3中所础上，根据对比文件3的教导很容易想到将对比文件1的热管3、3’的受热部30、30’和散热部31、31’设置为扁状。对比文件2、3已经分别公开了上述区别技术特征（1）、（2），并且这两个区别技术特征在对比文件2、3中所起的作用与在本专利中所起的作用相同，即对比文件2、3已经给出了将上述区别技术特征应用到对比文件1中以解决本专利实际所要解决的技术问题的技术启示。

对于专利权人坚持的对于实用新型专利创造性评述一般情况下引用不超过两份对比文件的观点。复审委认为，对于实用新型，一般不采用3篇以上的对比文件结合评价创造性，主要是考虑到3篇对比文件相互结合较为复杂，其结合所需付出的创造性劳动一般足以使其具有创造性。对比文件2、3所给出的技术启示分别解决了两个不同的技术问题：一是使导热板容置于基座的开口部，并在导热板上形成容置部以容纳热管受热端；二是使热管与散热体之间形成面接触从而增大接触面积，上述两个技术问题之间没有任何内在联系，且为了解决上述两个技术问题而分别采用的技术手段（即区别特征（1）、（2））之间既没有相互配合，也没有相互影响和作用，两者没有关联，在此情况下，本领域技术人员为了分别解决上述两个技术问题，可以分别在同一技术领域的两项现有技术中寻求技术启示，并且有动机将每项现有技术中存在的、可以解决相应技术问题的技术手段应用到最接近的现有技术中，以改进该最接近的现有技术，从而解决各自的技术问题。因此专利权人的理由不足以说明权利要求1的技术方案具有创造性。

 

此案例显示出在适用审查指南相关部分规定的时候，专利复审委员并不机械地套用审查指南关于评价实用新型创造性一般不适用两篇以上对比文件的规定，而是从实用新型的特点和立法宗旨上进行综合判断，以是否“简单叠加”为标准来评价实用新型专利的创造性，而“简单叠加”应当理解为多个相互之间无关联的技术特征的拼凑，拼凑后的各技术特征之间无相互作用、彼此不支持、且没有相互配合或影响的情况。

 

案例4：发明高度标准

 

虽然理论界和实务界一直有一个说法，即实用新型的创造性高度比发明低，可是这个高低的标准到底如何界定，专利法和实施细则中都没有进一步的规定，审查指南中没有列举这样一个的例子，即某一发明创造发明高度不高，发明专利难获授权，可以申请实用新型；实践中，笔者也未发现出现过这样的例子。

理论上这样的案例是有可能出现的，比如：申请人在同一天就同一个发明创造分别提交发明专利申请和实用新型专利申请，在实用新型专利授权后，利用实用新型专利去进行专利侵权诉讼，被告提出无效宣告请求，认为权利要求相对于对比文件A和对比文件B的结合没有创造性，无效宣告请求审查决定认为对比文件A和对比文件B的结合不足以破坏权利要求的创造性；后来，因为发明专利即将授权，申请人自始放弃实用新型。之后，申请人利用授权的发明专利进行专利诉讼，被告提出无效宣告请求，认为权利要求相对于同样的对比文件A和对比文件B的结合没有创造性，无效宣告请求审查决定认为对比文件A和对比文件B的结合足以破坏权利要求的创造性。如果有这样的案例出现，对于实务届和理论界都是一个教科书式的案例，对厘清发明专利和实用新型专利发明高度的判决将大有裨益。让我们期待有这样的案例出现。

 

在这样的案例出现前，笔者先介绍遇到过的一个案例，希望可以取到管中窥豹的作用。在02820864.1号中国发明专利涉及到一个具有金属状外观的勺子和刀叉餐具，该专利的权利要求1要求保护主要技术手段是通过真空沉积或溅射等工艺在塑料刀叉餐具上涂上薄金属涂层，该涂层具有足够的厚度使之具有金属状外观，使该塑料餐具象金属餐具。

 

无效宣告请求审查程序和后续的行政诉讼程序中，都认为对比文件中已经公开了在塑料基底上通过真空沉积或溅射等工艺涂覆金属薄层的技术手段，所以该发明专利没有创造性。

 

一个重要的事实是，对比文件中公开的塑料基底上涂覆金属薄层的作用主要是功能性的（比如防止电磁辐射等），而本专利中是装饰性的，而且在塑料餐具上进行涂覆使之具有以假乱真的金属状外观在现有技术中确实没有公开，而且专利产品确实也取得了很大的商业上的成功。在本案的行政诉讼中，法官口头表达了这样一个倾向：即这样的发明高度，申请实用新型问题还可以，但是作为发明专利，其发明高度不够。这表达了司法实践中一个倾向，即“小发明”如果申请实用新型，其稳定性更高。

 

 

国家知识产权局统计数据显示，截至到2010年底，我国有效实用新型专利总量为85.7968万件。其中，国内有效实用新型专利84.9454万件，占总量的99％；国外有效实用新型专利8514件，占总量的1％。从世界各国专利局的统计数据来看，基本都呈现本国申请远远多于外国申请的情况，如2009年日本本国实用新型专利为7799件，外国申请1708件；同年德国本国实用新型专利申请为14242件，外国申请为3134件（参见表1）。笔者认为，在专利法中对于发明专利和实用新型专利的创造性标准的不同表述，已经清楚且明确地体现了立法者的立法本意，即鼓励更多的申请人，特别是最活跃的市场主体——本国的中小企业，将更多的发明创造转化为可实施的知识产权，以便在商业竞争中保护自身应有的权益并且与大型企业甚至是跨国公司竞争，从而增强本国经济实力和国际竞争力。

 

表1 2009年 各国实用新型申请概要

 

	德国	日本	韩国	澳大利亚	中国台湾地区	中国
本国	14242	7799	168801	1024	24289	308861
外国	3134	1708	343	231	743	1910

 

在专利法的施行的二十多年来已经可以明显地看到，借助实用新型专利制度，国内申请人尤其是大部分的中小企业已经接触并大力实践了专利保护制度，实践中发生的专利侵权诉讼以及无效宣告请求案例中，实用新型占据了相当大的比例。

 

笔者认为，从目前来看，考虑到具体国情和实用新型申请人的实际情况，我国不宜采用发明专利和实用新型专利相同的实用新型标准；而是应按照当前的专利法的相关规定，给予发明专利和实用新型专利有所区别的创造性标准。此外，在比较法的角度来看，除了德国和法国，大多数的采用了实用新型的国家均给予了实用新型专利低于发明专利的创造性标准。