中华全国专利代理人协会代表团谈赴美培训的体会 

    2010年9月13-30日，中华全国专利代理人协会代表团赴美国约翰马歇尔法学院（John Marshall law school）参加了为期17天的“美国专利法及实务”培训项目。代表团包括31名成员，来自国内21家专利代理机构，均为具备一定工作经验的专利代理人。团长由程淼(中国专利代理香港有限公司专利代理人)担任，副团长由张浴月（隆天国际知识产权代理有限公司专利代理人电学部经理）、孙向民（北京戈程知识产权代理有限公司电学部经理）、付建军（贸促会专利商标事务所机械处处长）担任。这是马歇尔法学院与专利代理人协会首次联合组织的专门针对中国专利代理人的培训项目，各方面对此非常重视。在中美双方的共同努力下，此次培训取得了圆满成功。现将具体情况汇报如下。

一、赴美前的预热培训

    为了提高学员在美国的学习质量和效率，减轻由于语言不同所带来的障碍，在本次赴美学习交流行程之前，协会在国内安排了两天培训课程（中文），邀请了曾经在美国工作、学习过且对美国的法律制度、专利法体系有着深入理解的中国老师授课。其中，专利复审委员会医药生物申诉处的马文霞老师介绍了《美国法律框架及USPTO》，柳沈律师事务所的贾静环老师介绍了《美国专利法》、专利复审委员会的石兢老师介绍了《美国专利审查》的授权后程序、北京市高级法院知识产权庭的审判长李燕蓉老师介绍了《美国专利诉讼》、贸促会专利商标事务所的吴丽丽老师从热点案例出发介绍了案例的网上资源、书写方式，阅读案例的技巧，并结合案例阐述了美国专利的创造性和可授权客体。通过这个预热培训，使学员对美国的专利制度有了一个初步的概念，增强了对即将开始的美国学习交流之旅有了更加深入的认识和信心。

二、在马歇尔法学院学习

    代表团于北京时间9月13日下午4:00启程。从9月14日起， John Marshall（约翰.马歇尔）法学院的“美国专利法及实务”的正式开始培训。John Marshall法学院是矗立在芝加哥众多楼宇之间的彼此紧邻的像写字楼一样的三座楼，这与中国的大学围在校园里的风格不太一样，其中主楼是教学楼，里面主要是教室与图书馆，教授办公室主要在办公楼里。在这里，代表团开始接受了美国法学院教授经典的案例式教育方式，从《美国法律制度、专利法行政机构USPTO、法院系统》开始，比较全面地学习了美国的专利法规与实务。

    第一天，概括性地学习了在美国与知识产权相关的法律体系、美国的专利体系以及美国专利商标局的架构。另外，还提到了最近的两项专利改革提案。在接下来的7天中，分课题对各个方面进行了学习：

——专利申请的类型：临时专利申请、非临时专利申请、继续申请、部分继续申请、分案申请、复审(单方、双方)

——再颁和复审程序

——专利从申请、审查直到授权的程序

——发明人和先发明制度 (Conception、Diligence、Reduction to Practice、Laboratory Notebooks)

——抵触(interference)

——可获得专利保护的条件：实用性、新颖性、非显而易见性、充分公开、最佳模式、权利要求

——新颖性

——非显而易见性：审查标准的发展历史，KSR案之后最新的关于显而易见性判断的审查指南

——如何克服审查员指出的可预期、显而易见的驳回意见，法条131和132声明

——软件/商业方法专利：可授权主题、软件/商业方法权利要求的撰写

——专利侵权诉讼

    侵权诉讼的应对措施(Defenses)和补救(Remedies) ，包括：专利权人应当提供证据证明侵权，被诉侵权人可以提供证据证明专利的权利要求无效，证明专利不可执行，对权利人的补救措施，此外还有侵权类型、侵权判定、权利要求的解释等。总体来看，教授们的教学各有特点，但共同的一点是，授课教授都具有丰富的实践经验，他们用一个个案例，结合PPT或小黑板上的随机画图，生动地讲述各个制度、其历史演变，现在运行的情况以及未来趋势，如美国正在酝酿的专利法改革（其中涉及到有管辖权法院的重新设置，先发明制改为先申请制等等重大变革议题）。他们还有共同的一点，就是鼓励提问，而且总是称赞是一个好问题。确实是这样，中国代理人虽然也做了不少去美国申请的案件，可是对于美国法律制度的具体运行情况和规定，以及为什么这么规定多有不惑。例如，对于临时申请披露多少内容可以满足专利法112条规定的充分要求，为什么临时申请可以披露少的内容就可以作为优先权，其对于那些正式申请作为优先权是否有不公平之虞，在对应的正式申请中添加哪些内容属于new matter等等，此次终于获得一个满意的答复和解释。学员纷纷将自己工作中遇到的问题向教授们请教，教授们从问题中也能一窥中美制度之间的差异，增进了中美在专利领域中的相互理解，团员们感到收获很大。

    一些比较勤奋的团员还去主楼的图书馆上了自习，在静静的图书馆中通过选择与自己业务相关的书籍阅读，对上课的内容进行消化吸收，并且还挑选了一些介绍美国专利法的书籍购买，留待回国后指导实际工作。有些团员还购买了帮助取得美国专利人资格（patent bar）的考试书籍，以便更好地了解撰写一件美国申请的注意事项。

    此外，代表团还参加了法学院欢迎国家知识产权局原局长高卢麟先生的晚宴，在晚宴中，他们了解到John Marshall（约翰.马歇尔）法学院与中国的长期合作方式与成果，听取了高卢麟先生、法官以及教授的发言，并且还通过与美方交叉就座用餐的方式进一步相互沟通了解。

    在法学院两周的学习之后，校方为每位学员颁发了培训证书。在颁发证书仪式上，法学院中国合作中心的主任李汪引兰、法学院主任、院长以及高卢麟先生均出席讲话，并与学员合影留念，使学员深入了解到获得John Marshall（约翰.马歇尔）法学院与中国政法大学联合颁发的法学学位的途径，以及中国人获得美国专利代理人资格的途径等。

    在法学院学习期间，法学院知识产权执行主任、来自台湾并且在美国获得专利律师执业资格的袁丹吉老师一直与学员一同上课并参与答疑，使学员不仅有用英语了解美国专利法的途径，还多了用母语了解美国专利法及实务的途径。学员一致反映这种安排针对性很强，非常实用。

三、访问事务所

    除了授课之外，此次培训班还精心地安排了访问事务所的行程。代表团在芝加哥和华盛顿一共访问了6家事务所。协会及法学院为代表团的访问行程提前做了大量细致的工作，精心挑选了在知识产权界非常知名或在某些领域颇具影响力的事务所，并细致周到地提前安排好所有的访问行程，使得访问圆满顺利，成果显著。在走访各个事务所的过程中，每家事务所均精心准备了主题发言，介绍美国知识产权的方方面面，同时展示了各个事务所的企业文化，使学员们对美国知识产权，乃至美国文化有了更为深刻的认识。虽然这些事务所格局不同，人员风格也不尽相同，却有一个共同的特点，那就是他们都在各尽所能、各展绝活，充分地向中方代理人展示他们的实力，并且希望在知识产权的纵深领域更广泛地与中国的专利代理人合作。

    当学员步入位于密歇根湖边的Brinks，Hofer，Gilson & Lione 事务所的会场后，一个近些年炙手可热的有关337条款调查的主题发言得到了在场每一个听众的极大关注。由于近些年美国的337调查的很多案例都是针对中国，因此演讲人从ITC程序，答辩过程，证据调查，听证，法官的初步裁定以及ITC的最终裁定，复议，上诉以及救济措施等方面进行了全面介绍。从他们的讲述中可以看出美国律师的丰富经验及其敬业精神。这是一家拥有170多名律师的大型事务所，包括芝加哥，华盛顿，盐湖城等在内的6家分所。从2003年度-2008年度，获得伊利诺伊州的知识产权第一名，并获得包括全美最佳律师称号的若干奖项。他们的业务触角也涵盖各个技术领域，包括联合航空，金佰利公司，北方信托公司在内的美国大型企业均是其企业客户。代表团团员、资深代理人，贸促会专利商标所机械处处长的付建军先生根据多年实际工作经验，做了主题为中国专利诉讼状况的发言，详细介绍了中国专利诉讼的程序和实体问题，并着重介绍了诉讼过程中需要特别关注的重要细节，其精彩的演讲得到了美国同行的高度关注。

    位于芝加哥市内的LEYDIG，VOIT&MAYER，LTD，同样是一家中大型事务所，将近百人的代理人团队，和75名律师，工作在全美4个办事处内。他们在专利，商标和版权等方面均有不俗的业绩。事务所的Griffith 教授，作为John Marshall 法学院的老师，针对专利申请过程中的公开，现有技术如何充分说明，以及如果克服显而易见性，代理人如何阐述发明动机及充分说明发明效果和商业价值等内容，同时针对美国Rule 131和132声明的具体应用策略做了明确的阐释。

    在拜访Winston&Strawn 事务所时，其合伙人Michael阐释美国专利保护及司法诉讼的独特视角给学员留下了深刻印象。他针对中国，引证了大量数据和图表，从中国近几年的对美国的出口金额数量，2009年中国高新技术对美出口比例，对全球的出口趋势，尤其针对计算机和电信产业进行了详细研究，中国在国际市场上，因为技术驱动而获得了足够的关注和重视。而后，演讲顺势带入了中国公司如何在进入美国市场时尽可能的规避风险，从而实现利益的最大化。阐述结合实际的数据，十分具有信服力。版权和商标律师Jennifer介绍了美国的商标体系和策略。Winston&Strawn 事务所成立于1853年，超过900名律师，是典型的超大型所，在包括北京在内的多个城市均设有办事处。其诉讼实践非常丰富，在2010年1月荣获诉讼全美顶尖四个事务所之一的称号。

    在9月22日，走访McAndrews，Held&Malloy事务所过程中，资深合伙人又将学员们带入一个如何在专利申请和商业秘密之间进行抉择的话题，其从专利和商业秘密的立法本意入手，将专利和商业秘密的特点逐一阐述，并结合波音和可口可乐的商业秘密案件，从目的，经济效益，两者的优劣等方面小心谨慎的选择和甄别。让学员对知识产权的立体保护又加深了一层理解。会后，又带领学员参观了事务所，其人文环境给学员们留下美好的印象。

    在芝加哥的学习即将结束时，代表团走访了Polsinelli Sughart事务所，演讲者Randy一气呵成，将专利申请中很复杂的显而易见性问题，通过一个个案例铺陈。从KSR V. TELEFLEX案例，引出“teaching，suggestion or motivation”的创造性标准，到IN RE ICON HEALTH & FITNESS案例，指导在判断创造性时如何将现有技术和技术启示（teaching points）相结合，如何分析相关专利的保护范围等等。多达20几个案例的介绍，使学员对美国专利同行对案例的谙熟程度表示钦佩。

    位于华盛顿的PILSBURY WINTHROP SHAW PITTMAN，LLP，向学员讲述了有关337条款的注意事项，同时通过汽车剪型千斤顶（scissors jacks）的案例生动的说明ITC的审查过程。随后的韩国律师李先生，从三国中刘、关、张三人身上体会出专利中的Loyalty，Wisdom 和Courage。深入了解中国文化，又与专利制度相结合，学员不由得为美国同行的睿智而鼓掌。

    6家事务所一路走访下来，印象最为深刻的就是美国同行的开朗、轻松的个性。当学员进入事务所参观时，不论是接待人员还是其他工作人员如果与学员不期而遇，都会很大方地打招呼。学员们体会到他们大方开朗的笑容后面可能还有更深层次的思维模式和管理模式的因素吧。

四、参观美国专利商标局和联邦巡回上诉法院

    抵达华盛顿后，学员们在细雨中访问了美国专利商标局，一切过程都进行的井然而有序。主持人对专利商标局进行了全面的介绍，我们也对专利商标局的各个部门及计分制度进行了提问，并获得了满意的答复。主持人对近些年较为关注的PPH（Patent Prosecution Highway）进行了介绍，并希望中国代理人能为推动这一进程而努力。

    留有深刻印象的是通往会议室的走廊里，墙壁上有机玻璃后一张张专利文件和橱窗后一项项有关专利，商标的实物和商业业绩介绍。突然让人联想到EPO的异议办公场所走廊中的相似的场景，一个个专利的介绍和一项项知识产权的实物。这些绝对使人不会将这些场所和其他写字楼相混淆。其中的每一个，都暗示着对每一项知识产权，每一位创新者的敬畏。这种尊重和敬畏使得人们体会了创新的原动力，促进社会发展和变革的生命力。

    不同于美国专商局的高层建筑，当站在美国联邦巡回上诉法院门口时，诧异于其朴素的外表和不张扬的风格，只是一个小小的铜牌明示着路人。而当走进审判厅时，在场的每一个人都会放慢脚步，收低声音，仿佛被某种力量无形中影响着。本来首席大法官安排会见，但因恰好有事，于是4位书记员及工作人员与学员进行了交流。交流就选择在庄严的法庭进行，双方就二审对事实发生错误的处理问题，二审法院合议庭审判的方式、原被告及代理律师法庭陈述的特点、判决书不一致以及公开问题、全院审判（en banc）发起程序与条件以及审理的案件数量等全方位进行了交流。

    首席大法官还让招待学员们参观了他的办公室，宽敞的办公室里陈列的油画、围棋对弈、扇子等各种物品似乎看到了室主细致、丰富的人文情怀。

五、收获与体会

    1. 此次协会与美国马歇尔法学院首次合作的成功，离不开美国马歇尔法学学院所给予的大力协助，他们在与国家知识产权局的合作项目中积累了比较丰富的经验。除了李汪引兰女士之外，还聘用了华裔的美国律师袁丹吉全程陪同专利代理人在美国的学习，在其中起到了很好的组织和沟通作用。在课程安排上，注重案例和实务，聘请了经验丰富的教授和律师授课，同时针对专利代理人的特点，访问了6家事务所，加强了中美专利同行之间的深入交流，深受专利代理人的欢迎。

    2.在该代表团团员中，许多都是事务所的骨干力量，有比较丰富的代理经验，素质较高。在美期间，团长程淼带领三位副团长，积极主动地发挥了很好的作用。他们在课上积极发言，访问时做PPT演讲，主动地宣传中国的专利制度，彰显新一代专利代理人的高素质和高水平。短短的美国之行，培训班全体团员不仅收获了知识，更为重要的是开阔了视野，看到大洋彼岸同行的工作状态。美国专利同行的敬业精神深深的打动了他们。在他们的报告中说，我们这批学员，也许在国内算有些经验了，但可能大多数都埋头做着自己份内的工作，缺少对专利代理工作的意义的理解和对这份职业的敬畏。此次美国之行将对我们日后的工作产生重要的影响。我们深深感到作为祖国这个大机器上的一个小小螺丝钉，专利代理人不仅仅是一份谋生的手段，更是一份沉甸甸的责任。

    3.协会在项目上也积累了一些经验，需要在明年的培训班中加以改进。比如：学员们反应，行前的预热培训时间比较短，希望有针对的学习应有至少3天的时间；马歇尔法学院的教室不应设在办公楼而是应该在教学楼，使学员更加方便的使用图书馆；还有的学员不遵守时间，希望进一步加强行前教育等。协会将对这些意见加以收集、整理和改进，有些问题及时向美方反馈，争取把明年的培训班办的更好，使更多的专利代理人有机会到国外学习，为培养更多的国际化专利代理人积极的贡献。