商标近似的判定
--评“BEYOND PETROLEUM”商标行政诉讼案

梁慧

一、案情简介

原告BP股份有限公司（简称BP公司）在国际分类第4类工业用油、蜡（原料）等商品上向商标局提出“超越石油”和“BEYOND PETROLEUM”两件商标注册申请，商标局认为上述两个商标与在传动带用蜡等商品上注册的第1720395号“超越矿业及图”商标（引证商标1）和在工业用油及油脂上注册的第956456号“超越及图”商标（引证商标2）构成近似，因此驳回上述申请i。

BP公司不服商标局的驳回决定， 向商标评审委员会申请复审，商标评审委员会认为复审理由不能成立，两件商标注册申请不予核准注册ii。BP公司对商标商评审委员会的决定不服，向北京市第一中级人民法院提起诉讼。北京市一中院维持商标评审委员会的决定iii。BP公司没有上诉，目前上述两件商标皆已失效。笔者认为法院在上述两件商标行政诉讼案件中对商标近似的判定过多地考虑了两件案件之间的关联性，在“BEYOND PETROLEUM”与上述引证商标是否近似的问题上没有客观地考察商标文字的音、形、义是否近似，过多地强调了商标的含义在商标识别商品来源中的作用，没有考虑消费者在实际的消费过程中是否会引起联想从而产生混淆，因而扩大了在先商标专用权的保护范围，实际上影响了在后商标申请人的权利。

二、商标近似的判定标准

    上述两件案件的关键是BP公司申请的商标是否与两件引证商标构成近似。我国现行的《商标法》和《商标法实施细则》都没有对商标近似的判定标准做出具体的规定。商标局和商标评审委员会对商标近似的解释为商标文字、读音、含义近似，使用在同一种或者类似商品上易使相关公众对商品的来源产生误认iv；北京高级人民法院对文字商标近似是这样解释的：判断文字商标是否近似应以是否造成相关公众的混淆、误认为标准，考虑所用文字的读音、字体、含义、排列顺序等方面是否容易引起误认，并应将文字商标作为一个整体来看待v；而最高人民法院规定，商标文字近似是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系vi。上述商标行政管理机关和法院在文字商标近似的判定标准的叙述上虽有区别，但是原则基本相似，可以概括为两条，首先是申请商标与引证商标文字的读音、字体、含义是否近似，第二是相关公众是否会混淆，从而对商品的来源造成误认。只有在上述两个条件都满足的情况下，才能判定商标构成近似。上述两件申请商标与引证商标近似的判定也应当从这两个方面进行。

三、申请商标与引证商标的读音、字体、含义是否近似

    法院在判定“超越石油”商标与“超越矿业”和“超越”引证商标是否近似时认为:“超越石油”商标中的石油为申请商标指定商品所属行业，不具有显著性，因此超越石油的显著部分为超越，而在“超越矿业”商标中，矿业也是指定商品煤等所属行业，也不具备显著性，因此上述三个商标的显著部分均为“超越”，“超越石油“商标与“超越矿业”和“超越”两个引证商标均为近似商标。在判断商标的相同和近似时，不仅要从商标的整体进行比较，也从商标的显著部分进行比较，这是法院一贯使用的比较原则vii，也符合消费者的认知习惯。

法院在判定“BEYOND PETROLEUM”商标与“超越矿业”和“超越”是否近似时认为：外文商标如果不是臆造词的，要考虑该英文单词对应的主要中文含义。“BEYOND PETROLEUM”商标中的“PETROLEUM”的含义为石油，属于申请商标所属行业， 不具有显著性，该商标的主要部分为“BEYOND” 。“BEYOND” 并非臆造词，“超出”为“BEYOND”的一种常用含义，原告将“BEYOND”对应的中文定为“超越”，因此认定“BEYOND PETROLEUM”商标与“超越矿业”和“超越”两个引证商标也构成近似。

从法院的判决可以看出，法院在本案中将含义作为判断商标近似的唯一依据。笔者认为在中文商标与英文商标近似判定时也应当综合考虑商标的读音、字形和含义等方面，而不是只从含义方面比较。对于大多数中国消费者来说英文商标的读音在商标的识别作用中起到的作用最大，很多英文商标，例如“EXXON”、“SONY”、“KODAK”等商标，消费者都是根据读音认识这些商标的，而根本没有注意这些商标是否有含义。此外，很多中国消费者也能根据英文商标的拼写读出商标的读音，即使在商标没有含义的情况下，读音仍然能起到识别商品来源的功能。

有学者认为，对于英文商标的保护范围，总的原则是依照商标在保护国的认知程度来确定，外文商标有含义的，一般保护其意译，但以该含义为一般公众或相关公众知晓为限viii。笔者非常认同该观点。如果商标具有的不是一般公众熟知的含义，那么，相关公众则不会从商标联想到其中的含义，也不可能存在将含义混淆的可能。同理，在判定商标相同和近似时，英文的含义也应该以一般公众或相关公众知晓为限，仅仅在专业字典上才能查到的含义或者不是该英文单词一般对应的含义，其含义不应成为判断商标含义的依据(此处不包含英文商标是商品通用名称的情形)。法院在确定“BEYOND PETROLEUM”的含义时，认为该商标的显著部分是“BEYOND”，其常用的的含义是“超出”，那么，“BEYOND”在一般公众中所知晓的含义也应为超出，法院应该用超出的含义与引证商标进行比较，而不是用原告对应的中文含义“超越”。众所周知，“超出”和“超越”虽然都有超过的含义，但是含义上仍然是有区别的。当然，如果有足够的证据证明通过原告长期的使用，相关公众已经将“BEYOND”与“超越”的含义对应起来的情况除外。

在确定英文商标的中文含义时，也应考虑到英文的含义并不是一一对应的。当英文商标是名词时， 其含义是可以对应的，公众也容易联想到该外文的含义，例如“crown”，稍有英文知识的普通中国消费者会直接联想到其含义“皇冠”，此时将“crown”商标与“皇冠”商标判为近似并无不妥。但是当英文商标是一个动词、形容词、介词或者副词时，其英文含义则不是唯一的。“BEYOND PETROLEUM”商标的显著部分“BEYOND”是一个介词也是一个副词，英语中大多数介词含义灵活，一词多义多用，即使与 “PETROLEUM” 连接，“BEYOND”的含义也不是唯一的，BP公司在自己的网页上将其含义定义为"不仅贡献石油”，BP公司的代理律师将其含义理解为“在石油之外”，而法院将其理解为“超越石油”。如果没有 “PETROLEUM”的限定，那么，“BEYOND” 的含义就更多，更不是一个“超出”可以涵盖的。法院在认定中没有采用“BEYOND”一词最为公众熟知的含义，而是主观地以“超出”作为“BEYOND”的常用含义。即便如此，法院也没有将“超出”与引证的“超越矿业”和“超越”进行比较，而是将“BEYOND”的含义进一步引申为“超越”，再进行比较。法院如此确定英文商标含义的做法值得商榷。

另一方面，相同和近似商标判定的过程也是一个确定在先商标保护范围的过程，在先商标的专用权范围不应该无原则地扩大，如果根据本案中法院保护在先商标的含义的做法，那么，有“超越”含义的英文“exceed”、“outdo”、“surmount”、“surpass”、“transcend”都可以与“超越”判为近似。显然，如此判定，对在先商标的保护范围太过宽泛，对在后商标的申请人也显失公平。

四、相关公众是否会混淆、误认

判定商标近似的另一必要条件是易使相关公众产生混淆，对商品的来源产生误认。换句话说，即使商标的文字在读音、字形和含义某一方面近似，如果相关公众不会对商品的来源产生误认，也不会构成近似商标ix。这里的相关公众是指与商标所标识的某类商品的消费者和经营者x，“BEYOND PETROLEUM”和“超越石油”商标指定使用的商品为发动机用油、汽车和燃料非化学添加剂等等，商标评审委员会认为，润滑剂、发动机油等商品的销售机构、消费群体不限于石化行业，还应该包括识别能力较弱的普通消费者。这样定义“BEYOND PETROLEUM”和“超越石油”商标的相关公众是比较合理的。

在判定相关公众是否会混淆时，法院并不要求实际混淆的发生，只要存在混淆的可能性就足以判定商标的近似。混淆源于联想，只有消费者将一个商标联想到另一个商标，才有可能造成混淆。此外，在认定是否会造成混淆时，应当以以相关公众的一般注意力为标准xixii。

然而，法院在本案中似乎并没有从商标混淆的角度去进行商标近似的判定。对于象“BEYOND”这样一个非名词的英文商标，中国消费者更多的是注意商标的发音，例如香港著名的BEYOND乐队，中国大陆的观众和听众并没有将其称为“超越”乐队或者“超出”乐队，而是直接念英文的读音，呼其为BEYOND乐队。随着英文在中国消费者中的普及，中国消费者常常是直接认读英文，而不是去关注英文的含义，除非该英文是一个极其常见，含义确定的词。例如，原告在中国一直在石油产品上使用英文“BP”商标，消费者也一直将“BP”商标与原告的石油联系在一起，即使原告在中国没有与“BP”商标相对应的中文商标，也丝毫不妨碍中国消费者认识和使用原告的“BP”商标商品。同理，当中国消费者面对“BEYOND PETROLEUM”商标时，通常会直接呼叫其英文，除非商标所有人已经赋予该商标明确的中文含义并广泛在消费者中宣传，使消费者将该中文与英文对应起来。而BP公司对“BEYOND PETROLEUM”词义的解释是"不仅贡献石油”，并且也从没有向中国消费者传递过“其商标中的“BEYOND”有“超越”的含义，中国消费者也没有将“BEYOND PETROLEUM”与“超越”相对应，更没有将“超越”商标与原告的石油产品联系起来，因此，笔者认为，消费者是不会将中文的“超越”与英文的“BEYOND PETROLEUM”发生联想，从而产生混淆。
   
五、结论

笔者认为，在判定商标尤其是中英文商标是否近似时，应该综合考虑商标的音、形、义。英文商标的含义不应该是判定商标近似的唯一考察因素，对中国消费者来说，大多数英文商标的读音更为重要，采用商标的英文含义时，也应该以一般公众或相关公众知晓为限。在判定“BEYOND PETROLEUM”商标与“超越矿业”和“超越”是否近似时，法院过多地强调“BEYOND PETROLEUM”商标的含义，未考虑对相关公众是否会发生混淆，以此作出的商标近似判定，给予了在先商标不必要的扩大保护，也给在后的商标注册申请造成障碍。

作者：中国专利代理（香港）有限公司商标代理人
i 商标局第ZC3244734BHI号和第ZC3244729BHI号商标驳回通知书。
ii 商标评审委员会商评字（2005）第2959号、第2957号决定。
iii 北京市第一中级人民法院（2006）一中行初字第204号、第205号行政判决书。
iv 2005年12月国家工商局商标局和商标评审委员会共同制定的《商标审查及审理标准》。
v 2004年2月18日颁发的《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》。
vi 2002年10月12日通过的《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条。
vii 《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第10条。
viii 黄晖《商标法》，法律出版社，第135页。
ix “texwood及图”与“苹果”商标案件的判决确认了该观点，详见北京市高级人民法院（2005）高行终字第405号行政判决书。
x 2002年10月12日通过的《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第8条。
xi 《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第10条。
xii 《商标审查及审理标准》第78-79页。