在中国对外开放和全球经济一体化的进程中，中国市场对于海外投资者变得越来越具吸引力。为了占据市场上的竞争优势，越来越多的外国企业选择将他们的最新发明在中国申请专利，并将此作为企业的一项长期的市场策略。据国家知识产权局最近的统计，截至今年8月底，来自国外的专利申请已经达到62，594件，与去年同期相比增幅高达31％。为了帮助外国企业及其律师正确理解中国的《专利法》、《专利法实施细则》以及国家知识产权局的《审查指南》的一些重要规定，了解专利申请过程中的一些实践要求，本文拟就外国人在委托中国涉外代理机构代为办理专利申请的过程中，在程序方面应当特别注意的问题，提供个人的意见和建议。

 

一、    减少权利要求附加费用的策略

 

按照国家知识产权局《审查指南》第五部分第二章第1节的规定，当权利要求书包括了10项以上的权利要求时，需要就每一项超出的权利要求缴纳申请附加费。目前知识产权局专利局的收费标准是，从第11项权利要求开始，每项权利要求需要缴纳人民币150元（按照目前汇率约折合18.10美元）。如果申请中超出的权利要求数量较多的话，由此产生的申请附加费再加上代理机构收取的费用，将构成一笔不小的费用。

 

根据目前专利局的做法，对于权利要求附加费的收取，是依据申请提交时所提出的原始权利要求书中权项的个数来计算的：专利局不会因实质审查过程中权利要求的个数发生变化，而增收或退回那部分申请附加费；亦即，申请人不需要就后来增加的权利要求补缴附加费，也不能就减少了的权利要求请求退回以前已经缴纳的附加费。

 

因此，当申请人依据巴黎公约向专利局提交专利申请的时候，在为今后依据《专利法》第33条和第26条进行修改留有余地之后，应当尽可能减少权利要求的个数。另一方面，代理人一旦发现申请人依据优先权文本提供的申请文件中有太多的权利要求，应当在准备申请文件的过程中，就由此带来的相当可观申请附加费向申请人作出提示并提出相关的建议。

 

但是，对于PCT国际申请进入中国国家阶段的申请，专利局是依据国际公布小册子中披露的权利要求的个数计算和收取权利要求附加费的，所以，这类申请的申请人不可能再通过提交减少了项数之后的新权利要求书来减少附加费。事实上，在PCT申请进入国家阶段的时候，申请人可以选择将在国际阶段中依据PCT第19条对权利要求书进行的修改、或在国际初步审查阶段依据PCT第34条进行的修改，引入中国国家阶段，并作为实质审查的基础，也可以依据PCT第28条（如果依PCT第I章进入国家阶段的话）或第41条（如果依PCT第II章进入国家阶段的话）对申请的说明书及权利要求书进行修改。但是，这些修改都不能改变PCT公布中包括的权利要求书所导致的附加费的缴纳义务。也就是说，在进入国家阶段的过程中，申请人不能通过修改权利要求、减少权利要求个数的办法，来减少申请附加费。因此，考虑到将来进入各国家或地区阶段时，关于权利要求费用计算时可能遇到的不同法律规定，申请人在撰写PCT申请文件时，如果发明内容（注：此处英文用“nature of the invention"可能较好）允许，在满足充分公开要求并留足今后修改空间的前提下，应当适当控制原始权利要求个数。在中国国家阶段中，申请人可以在进入国家阶段的同时或之后，再利用法律允许的主动修改机会，对权利要求书乃至说明书进行修改，作为审查的基础。

 

二、    灵活运用主动修改申请文件的机会

 

在发明专利申请提交之后，申请人必须在申请日起（如果有优先权要求的话，自优先权日起）三年之内，提出实质审查请求。专利局收到申请人的实质审查请求并认为合格之后，将发出“进入实质审查通知书”，继而将该申请送到相应类别的档案库等待审查员的审查。如果申请人在提交申请的同时，提出实质审查请求的话，在专利局完成对申请的初步审查之后，将发出“公开和进入实质审查通知书”，这意味着对该申请的形式方面的审查已经结束，下一步申请人一般可以期望收到专利局关于该申请发出的审查意见通知书。

 

在申请发明专利的过程中，申请人拥有两次对申请文件进行主动修改的机会。根据《专利法》第33条和《专利法实施细则》第51条的规定，申请人可以在提出实质审查请求的同时，或者在收到“进入实质审查通知书”（包括“公开和进入实质审查通知书”）之后的三个月之内，在原始公布的范围内，对申请的说明书和权利要求书进行修改。专利局在收到修改文件之后，将依据修改后的说明书和权利要求书，对申请进行检索和审查。

 

对于循PCT途径进入中国国家阶段的申请，如果申请人在国际阶段提出过依据PCT第19条或第34条的修改，申请人在进入国家阶段的同时，可以就是否将所做过的此等修改引入中国国家阶段并作为中国申请的审查基础作出选择。如果是，则需要在提交PCT公布小册子全文的中译文的同时，提交国际阶段修改文件的中译文，并在PCT进入国家阶段请求书（PCT/CN/501表）的第7栏内，标明所提交的第19条或第34条修改系作为本案在中国的审查基础。

 

另外，对于PCT申请，申请人除了享有前述的两次主动修改机会之外，在进入国家阶段的同时，还可以依据PCT第28条或者第41条，对申请文件进行主动修改。

 

如果在申请的过程之中，申请人在法律允许的几个时间点，对申请文件先后进行了一次以上的主动修改，专利局将依据最后一次修改形成的结果，对申请作出实质审查。

 

灵活运用《专利法》赋予申请人的权利，高质量撰写专利申请说明书和权利要求书，参考已有的该申请在外国的检索和审查结果，充分利用适当的机会，对说明书和权利要求书进行主动修改，一方面可以适当降低申请附加费，另一方面有助于缩短审查的时间。

 

三、    绝对新颖性要求和相对新颖性要求相结合的专利性标准

 

中国专利局在专利性审查中采用的是绝对新颖性要求与相对新颖性要求相结合的标准。《专利法》第22条第一款和第二款规定：“授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。”“新颖性，是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知，也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。”

 

由此可见，对于出版物公开，与国际上其他国家和地区一样，中国采用的是绝对新颖性标准。在一件中国发明或实用新型专利申请的申请日（如果有优先权要求的话，为优先权日）之前，在国内外任何地方，用任何一种语言以出版物方式所披露的相同技术，都属于破坏该中国申请的新颖性的现有技术，使得该中国申请因为缺乏新颖性而不能获得专利授权。另一方面，对于以出版物公开以外的其他形式的公开，中国采用了相对的新颖性标准。通过销售、使用、口头介绍等方式在中国申请的申请日（优先权日）之前公开过的相同的技术，只有公开行为发生在中国境内，才会破坏该中国申请的新颖性。换句话说，如果在中国申请日（优先权日）之前，他人有同样的发明在国外销售过、使用过或者以出版物以外的其他方式为公众所知（英文可用publicly known 或者public knowledge），并不能被引用为损害在后中国申请新颖性的现有技术。《审查指南》又规定，在申请日当天公开的技术内容不被认为是现有技术。

 

值得注意的是，对于申请日之前发明本身被公开的情况，《专利法》第24条列出了三种属于新颖性丧失例外的公开的情况，并就此给予申请人6个月的宽限期。根据该条款，申请专利的发明创造在申请日以前六个月内，有下列情形之一发生，包括㈠在中国政府主办或者承认的国际展览会上被首次展出、㈡在规定学术会议或者技术会议上被首次发表、或者㈢他人未经过申请人同意而泄露其内容的，并不导致该专利申请丧失新颖性。申请人应当在上述情形发生之日起六个月之内，提出专利申请，并在申请的请求书中作出不丧失新颖性公开的声明，至迟在申请日起两个月内提交有关的证明材料。

 

但是，在实践中，外国申请人很少能够享受到第24条提供的新颖性丧失之例外的宽限。这是因为，外国申请人提供的证据很少能满足《审查指南》对展览会和学术会议范围的限定条件。《审查指南》第二部分第三章第5节所解释的展览会，是指中国政府主办的国际展览会或者承认的在外国举办的展览会，绝大多数外国申请人很难提供有关的展览会系由中国政府主办或承认的证明；而《审查指南》对“规定的学术会议”的解释就更加狭窄，“是指国务院有关主管部门或者全国性学术团体组织召开的学术会议或者技术会议”，这对于外国申请人所际遇的情形来说，基本上是不适用的。所以，对于申请日（优先权日）之前的在先公开，外国申请人应当小心处理。有些在本国或者其他国家或地区可以要求新颖性丧失例外的情形，在中国很可能不符合宽限期的条件。但是，由于中国对于出版物以外的“其他方式公开”采用相对新颖性标准，所以，有些在先公开行为是不影响该申请在中国的新颖性的，例如在外国展览会上展出展品，不构成现有技术，因而不需要就此在中国的申请中要求新颖性丧失例外。换言之，在有些情况下，在外国需要请求新颖性丧失例外的，在中国并不属于影响新颖性的公开行为，不需要提出新颖性丧失例外的请求。

 

在考虑新颖性问题时，《专利法》第22条对于抵触申请的影响力，给出了明确规定。如果存在一个他人就相同发明创造向中国专利局提出的专利申请（A案），其申请日早于申请人的中国申请（B案）的申请日（优先权日）、公开日晚于此申请（B案）之申请日的情况的话，A案构成损害B案申请新颖性的抵触申请。如果上述的A案是一个申请日早于B案申请日的PCT申请，只有当A案PCT申请真正进入中国国家阶段并被专利局公布之后，才构成破坏B案新颖性的抵触申请。换言之，如果A案PCT申请没有在PCT规定的期限内进入中国国家阶段，其在中国没有产生效力，A案的国际公布，不构成抵触申请，不影响B案的新颖性。

 

抵触申请只在评价一项在后申请的新颖性时加以考虑，对后一申请的创造性没有影响。

 

四、    分案的提出和提出分案的时间

 

《专利法》第31条第一款规定，“一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，可以作为一件申请提出。”《实施细则》第35条和专利局的《审查指南》，对单一性的审查原则，给出了比较详细和具体解释。中国专利局审查员对于发明专利申请的单一性标准普遍把握得比较严格。所以，在申请的过程中，往往需要就那些不得不按照审查员的意见而删除的权利要求提出分案申请。也有一些申请人，基于专利策略上的总体需要，即使申请的单一性并未受到挑战，仍然主动提出分案申请。

 

根据《专利法实施细则》第42条和第43条的规定，申请人在专利授权之前的任何时候，都可以提出分案申请，至迟可以在收到授权通知书之日起两个月内，提出分案申请。在考虑分案的时候，申请人应当注意以下几个方面的问题：

 

1． 分案不能改变申请的类型。在有些国家或者地区，例如台湾地区，申请人可以在发明专利申请难以获得授权的情况下，要求改变申请的类别，将申请改为实用新型申请，反之亦然。而中国大陆的法律规定与此不同，基于发明专利申请的母案，只能提出发明专利的分案申请；基于实用新型申请的母案，只能提出实用新型分案申请。

 

2． 分案的申请人必须与母案申请人一致。如果因转让引起申请人名称不一致时，需要提供母案申请人和分案申请人双方签署的转让证书，若系改名或者合并等其他原因造成申请人名称不一致的话，需要提供经公证机关公证过的证明名称变化的文件。

 

3． 母案申请被授予专利权并超过两个月的，母案申请被驳回且生效的，母案已经主动撤回或者被视为撤回且未被恢复的，不能再提出分案。如果申请人收到了驳回通知书，不论其最终是否向专利复审委员会提出复审请求，都可以在收到通知书之日起三个月内提出分案申请。

 

4． 复审过程中是否能提出分案，仍然存在争论。如果通过复审程序之后，最终获得专利授权的话，在复审过程中，也就是在收到驳回通知书超过三个月之后，申请人提出分案申请，此分案申请被认为符合《专利法实施细则》第42条规定的时间条件，是能够被专利局接受的。然而，在通过复审程序后复审结果为维持驳回决定的情况下，专利局的态度并不统一，也存在复审维持驳回之后，分案被认为是在收到驳回通知书超过三个月之后提出的，因而被视为未提出的情况。对于申请人不服复审委维持驳回的决定向人民法院提出行政诉讼之后，在法院审理的过程中是否还能提出分案申请，法律没有明确规定。但是在实践中，专利局的审查员对在此期间收到的分案申请暂不作处理，等到法院行政诉讼的判决结果。如果法院的判决结果是维持复审委维持驳回的决定，专利局将就分案发出视为未提出的通知。专利局的理由是，当复审或行政诉讼的结果维持驳回之后，驳回决定的生效追溯到驳回通知书发出后的三个月届满之日，在驳回通知书发出的三个月之后提交的分案申请，不符合《专利法实施细则》第42条的要求，因而不能被接受。笔者对此持不同的意见。事实上，《细则》第42条规定的“专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的，不能提出分案申请”应当理解为对申请人提出分案申请当时母案的法律状态的要求，而不论该母案后来的结果如何，都不应影响已经由该母案分出的分案的审查。在申请人提出复审请求之后，申请就是被维持在一种未决的审查状态，不能够认为驳回决定已经生效，所以申请人是有权依法提出分案申请的。至于维持驳回的复审结果，也只是对母案的结论，没有理由反推回去对已经存在的分案造成影响。这种狭义的反推有悖立法原意，相信这一问题在今后的《审查指南》的修改讨论中得到重视和澄清。但是，由于目前存在着的不确定因素，申请人如果考虑分案的话，建议还是尽量不要超过授权之日起三个月的期限。  

 

5． 中国的分案申请与美国的部分继续申请不同，分案的提出只能限制在原始公开的范围之内，不能加入新的内容。分案享有母案相同的优先权日和申请日。除了可以在原始提交的母案基础上提出分案申请之外，也可以在分案的基础上再提出分案，只要分案的提出时间满足《专利法实施细则》第42条的规定。

 

提出分案申请，还可以作为申请人错过了前面介绍过的主动修改机会，而又需要引入主动修改时的一种补救措施。

 

基于巴黎公约的原则，外国人在中国申请专利，享有与中国公民相同的国民待遇；在专利的实质审查过程中，外国企业及个人和中国公民及单位的标准没有不同。但是，由于外国企业和个人毕竟有其特殊性，在手续方面，往往会遇到一些特殊情况需要处理，例如外国优先权问题、转让问题，等等。尽量多地了解中国专利法及其实践中的一些要求，对于外国申请人制定专利策略和获得可实施的专利权保护，是非常必要的。

 

作者：中国专利代理（香港）有限公司律师、专利代理人